TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de junio de 2018 Proceso: 351-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 01007-2015-0-1801-JR-CA-24 Referencia: Patente “Nuevos derivados dihigroindolonas, su procedimiento de preparación y las composiciones farmacéuticas que lo contienen” Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 1007-2015-S-5*SECA-CSJLI-PJ de 15 de septiembre de 2017, recibido via correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó interpretación prejudicial del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 01007-2015-0-1801-JR-CA-24; y, El Auto de 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: LES LABORATOIRES SERVIER Proceso 351-1P-2017. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES LES LABORATOIRES SERVIER (en adelante, SERVIER) presentó recurso de apelación en contra de la Sentencia signada como Resolución N” 7, mediante la cual el Vigésimo Cuarto Juzgado de lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, declaró infundada su demanda contencioso administrativa, ratificando la denegatoria de la solicitud de patente de invención denominada “Nuevos derivados dihigroindolonas, su procedimiento de preparación y las composiciones farmacéuticas que lo contienen”.
En la sentencia impugnada se manifestó que la solicitante de la patente presentó un nuevo pliego de reivindicaciones junto con su recurso de apelación que impugnó la Resolución que concedió parcialmente la protección de la patente para las reivindicaciones 1 y 14 a 16 y denegó las reivindicaciones 2 a 13 y 17 a 19, por lo que de manera correcta la Sala del INDECOPI tuvo por no presentado su recurso ya que el nuevo pliego no podria ser sustento del recurso de apelación al no existir conexión lógica entre el petitorio y los hechos.
La actora en su recurso de apelación afirmó que la segunda instancia se ha negado a aceptar pequeñas modificaciones a las reivindicaciones y que la única limitación impuesta al solicitante consiste en que éste no debe realizar una ampliación del invento a la divulgación contenida en la solicitud presentada. NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!.
Procede la interpretación de la norma solicitada. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Modificación de solicitud de patente. Pregunta de la consultante. 1 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. el mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.” 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Proceso 351-1P-2017 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Modificación de solicitud de patente El Tribunal considera oportuno referirse al presente tema, toda vez que en el proceso interno se discute este aspecto. De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486, el solicitante de una patente tiene derecho a modificar los documentos iniciales en cualquier momento del trámite, sean las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y/o el resumen.
Puede, en particular, efectuar supresiones, agregados o correcciones, ya sea para responder a observaciones de la oficina o bien por su propia iniciativa. La regla general es que las modificaciones no deben ir más allá de la divulgación contenida en la solicitud inicial; por ello, no está permitido agregar a la descripción ni a los dibujos, informaciones adicionales de ninguna clase que sean necesarias para evaluar la invención o para ejecutarla.
El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina? señala que una modificación que suponga la ampliación del objeto inicial no será aceptada. Indica también que el solicitante podrá realizar modificaciones o complementar su solicitud siempre y cuando ellas cumplan con las siguientes condiciones: - Que no implique una ampliación de la protección de acuerdo a la materia contenida inicialmente. - Que cumpla con los requisitos de claridad y concisión. Si las modificaciones no cumplen con estas condiciones, estas no serán aceptadas.
Asimismo, este Tribunal, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 127-1P-2013 de fecha 16 de octubre de 2013, señaló condiciones adicionales a tener en cuenta al modificar o complementar la solicitud de registro: - Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a requerimiento de la autoridad competente, o por voluntad propia en cualquier momento del trámite. y) E > P Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, elaborado conjuntamente por la Secretaria General de la Comunidad Andina (CAN), la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Organización A de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Segunda Edición, año 2004, pp.89-90. 3 Proceso 351-1P-2017. Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado.
De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado. Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones estas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (Artículos 25 y 30 de la Decisión 486). 1.6.
El referido Manual precisa que, sin perjuicio de lo anterior, se aceptará lo siguiente”: ) iii) Documentos relevantes del estado de la técnica no citados, siempre que no incluyan interpretaciones, aclaraciones o comentarios del solicitante, respecto a la invención descrita. Adaptaciones de la descripción a las reivindicaciones, teniendo en cuenta los requerimientos del primer párrafo del Artículo 34 de la Decisión de la 486.
Otras de naturaleza similar. Asimismo, se admitirá la subsanación de errores materiales, considerándose como tales a los siguientes: 1) ii) La corrección de un defecto gramatical o de suma, tales como, colocar mal el nombre del solicitante, error en cuanto a la fecha, errores tipográficos, entre otros”. La corrección de una cita, referencia, fórmula o denominación siempre que no sea obvio.
Indica que cualquier información adicional que el solicitante desee proporcionar con relación a la invención que no estaba en la solicitud inicialmente depositada (por ejemplo, ventajas respecto al estado de ia técnica conocido, ejemplos comparativos, etc.) deberá ser aportada por el solicitante en documento separado y no incorporada al texto de la solicitud.
Ibidem, p.34. Ver Proceso 489-1P-2017 del 7 de julio de 2016. Proceso 351-1P-2017, 1.7. Asimismo, de conformidad con el literal c) del Articulo 1 de la Decisión 689, tampoco se considerará ampliación de la solicitud a todas aquellas modificaciones realizadas con la finalidad de subsanar omisiones incurridas al momento de presentar la solicitud, siempre y cuando dichas omisiones se encuentren contenidas en la solicitud inicial cuya prioridad se reivindica. 1.8.
Porotro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la administración. Al respecto este Tribunal en anterior Jurisprudencia ha expresado lo siguiente: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.
A contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.5 1.9.
Teniendo en cuenta que son las reivindicaciones las que definen la invención a proteger, y a fin de determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, es importante que el examinador analice la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto; es decir, en su presentación sistemática. Si la falta de claridad de las reivindicaciones modificadas impide que se observen nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, la autoridad rechazará las reivindicaciones correspondientes.
Solo cuando haya suficiente claridad en las reivindicaciones modificadas que permita entender las características técnicas de la invención, la autoridad deberá determinar si se está efectivamente frente a una modificación o si, por el contrario, se trata de una ampliación del objeto a patentarse. 1.10.Se deberá tener en cuenta que las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través Ñ Ñ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 25-1P-2002 de fecha 24 de mayo de 2002. 5 Proceso 351-1P-2017. de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la administración. 1.11.En atención a lo expuesto, se deberá determinar si la solicitud de SERVIER implicaba una modificación de la patente de acuerdo con los lineamientos antes expresados. 2.
Pregunta de la consultante Antes de dar respuesta a la siguiente pregunta formulada, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
¿Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 34 de la Decisión 486 respecto a la oportunidad para modificar la solicitud de patente de invención, y si esta puede efectuarse ante la segunda instancia administrativa en apelación una vez denegada la solicitud de primera instancia? La modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los países miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente siempre que no implique una ampliación de la protección del invento o de la divulgación contenida en la solicitud.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 01007-2015-0-1801-JR-CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto/en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ny— p Cérilia a la llón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero Y. MAGISTRADA MAGISTRADO > 6 Proceso 351-1P-2017, Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO interpretación prejudicial el Presidente y el > 1 PE afael Vergara Quintero, PRESIDENTE ¡SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.