PROCESO 502-IP-2016 — Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de junio de 2018 Proceso: 502-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2016-106482 Referencia: Signos involucrados SODIMAC/ SODIMAC SAN RAFAEL S.A.S. Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 1003-344 de 21 de septiembre de 2016, recibido vía correo electrónico el 30 de septiembre de 2016, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó interpretación Prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2016-106482; y El auto de 27 de julio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso interno Demandante: SODIMAC COLOMBIA S.A. Cc. D. Proceso 502-1P-2016 Demandada: SODIMAC SAN RAFAEL S.A.S. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión del expediente se desprende que el hecho controvertido es la presunta infracción marcaria por parte de la sociedad comercial SODIMAC SAN RAFAEL por el uso no autorizado de las marcas y nombre comercial “SODIMAC” (mixtas y denominativas) de propiedad de SODIMAC COLOMBIA S.A. NORMAS A SER INTERPRETADAS El consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!.

Se restringe la interpretación solicitada al literal d) del Artículo 155 de la norma citada, por ser procedente. De oficio se interpretará el Artículo 192 de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina, para tratar el tema de la acción por infracción a un nombre comercial. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos.

Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios; cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

Proceso 502-1P-2016 Derecho del titular de un nombre comercial o enseña comercial a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Respuesta a la pregunta del consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar En el presente caso, SODIMAC COLOMBIA S.A ha presentado una acción de infracción por el uso no autorizado de su marca SODIMAC, por parte de la sociedad comercial SODIMAC SAN RAFAEL, en tal virtud resulta necesario analizar lo establecido en el literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (.) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el litular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (Jr Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:3 a) Sujetos activos, personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos, personas sobre las cuales recae la acción: 1.3. 1.4.

Proceso 502-1P-2016 (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos.

El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.* Del comportamiento estipulado en el literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, gue no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidoró, A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio La conducta se califica mediante el verbo “usar”.

Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016.

Wer Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Proceso 502-1P-2016 posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.f c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.

Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.? Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ¡us prohibendi no es ilimitado.

La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.? Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.9 De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, se deberá comparar el signo registrado con el Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el * riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el “ riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso 70-1P-2008). Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-1P-2013, del 22 de mayo de 2013. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 37-1P-2015, del 13 de mayo de 2015.

Proceso 502-1P-2016 supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público constimidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 1.9. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. 2.

Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de un nombre comercial o enseña comercial a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar 2.1. En el presente caso, SODIMAC COLOMBIA S.A. alegó también el uso no autorizado de su nombre comercial SODIMAC tomando en cuenta la conducta atribuida a la sociedad comercial SODIMAC SAN RAFAEL S.A.S, resulta necesario analizar lo establecido en el Artículo 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente*0: “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los Artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.” 2.2. Respecto a la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se deberá tener en cuenta lo señalado en 1.2 y 1.3 del Tema 1 del presente apartado! 2.3.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. 2.4. 2.5. Proceso 502-IP-2016 Del comportamiento estipulado en el Artículo 192 antes mencionado, se prevé que el titular de un nombre comercial o enseña comercial podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con su autorización, utilice en el comercio un signo idéntico o similar cuando ello pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidorí3, A continuación, se detallan los elementos (similares a los elementos establecidos para las marcas en el punto 1.4 del Tema 1 del Apartado E, de la presente interpretación prejudicial) para calificar la conducta contenida en el referido artículo: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.

La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado*, c) Posibilidad de generar un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Para que se configure la conducta del tercero no consentido, es necesario que nos encontremos frente a signos notoriamente conocidos. Estos derechos de exclusión, contenidos en el Artículo 192 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro para imposibilitar determinados actos en relación con este o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, 13 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015.

Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el “ riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresanal diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el * riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquinrlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008 recaída en el Proceso 70-IP-2008). ' 7 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 502-IP-2016 cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión. Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial o enseña comercial y el consecuente ejercicio del ¡us prohibendi no es ilimitado.

La exclusividad no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de un signo distintivo, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157 y 158 de dicha norma. 1$ Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de un signo por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.*? A diferencia de lo señalado en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 382-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 201518, este Tribunal considera importante mencionar que la acción por infracción de derechos es procedente aunque la conducta infractora haya cesado al momento de interponerse la demanda o denuncia correspondiente.

En tal caso, lo que tiene que verificar la autoridad, es si dicha acción prescribió o no, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 244 de la Decisión 486, norma que indica que las infracciones prescriben a los 2 años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los 5 años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. 2.10.Para verificar el plazo de prescripción, es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como se explica a continuación:*9 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-1P-2013 del 2 de mayo de 2013, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-1P-2015 del 13 de mayo de 2015. En la mencionada Interpretación se indicó lo siguiente: “ ) 27. Como ya se explicó líneas arriba, la acción por infracción debe ser interpuesta contra quien se encuentra perpetrando actos de infracción y/o actos que configuren una amenaza de infracción, es decir se trata de una acción cuya característica es de ser actual e inminente, toda vez que su objetivo es hacer cesar la infracción o impedir que la misma se cometa.

(..J”. Al respecto, se sugiere revisar. BACA ONETO, Víctor Sebastián. La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Revista "Derecho 8 Sociedad", editada por la Asociación Civil Derecho € Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N* 37, pp. 268 y 269. 8 Proceso 502-IP-2016 a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa.

Este único acto puede tener, a su vez, un efecto antijurídico que se agota con el mismo acto infractor, o un efecto que permanece en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se les agrupa en una sola infracción debido a que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto mantiene al administrado en una situación infractora permanente, siendo el administrado responsable de esta situación de permanencia. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de actos dirigidos a la consecución de un único fin, en cuyo caso la infracción se consuma cuando se realiza el último de estos actos. 2.11.

Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha en que se tomó conocimiento del acto infractor, independientemente si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja?0, 2.12. En cambio, respecto del plazo de cinco años, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos: - Infracción instantánea: El plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. - Infracción permanente: El plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. - Infracción compleja: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. 2.13.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos y, posteriormente, se deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 90-1P-2016 del 9 de marzo de 2017.

Proceso 502-1P-2016 riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 2.14. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. 2.15.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción y, posteriormente, se deberá comparar el signo base de la acción con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 3.

Respuesta a la pregunta del consultante Antes de dar una respuesta a la pregunta formulada por el consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 3.1.

Indicar como debe hacerse el análisis del literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, si el uso presuntamente infractor se realiza con anterioridad a la concesión al registro de la marca infringida o incluso, si eventualmente existe un derecho de Propiedad Industrial en cabeza del presunto infractor. Para dar respuesta a esta pregunta se debe tener en cuenta que el espíritu del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es conceder un derecho, y, a su vez, una facultada negativa us prohibendi— al titular de una marca, en cualquiera de los supuestos establecidos en dicho artículo.

En particular, respecto a lo regulado en el literal d), la autoridad consultante se debe remitir a lo explicado en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. No obstante, el derecho a impedir, consagrado en la normatividad andina, es exclusivo del titular de un registro marcario, razón por la cual, si no existe un registro de marca otorgado la acción por infracción no podría incoarse.

Por otra parte, el consultante en la pregunta ha señalado un supuesto en el que eventualmente existe un derecho de propiedad industrial en cabeza del presunto infractor, la forma de determinar ese derecho es, o bien a través del registro anterior de una marca o con la prueba de un uso anterior de un 10 Proceso 502-1P-2016 nombre comercial.

En tal sentido, el consultante deberá analizar los hechos y las pruebas del proceso a fin de que determine claramente quien ha obtenido un derecho en primera instancia, siguiendo el principio primero en el tiempo, primero en derecho. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el consultante al resolver el proceso interno 2016-106482, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrato del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Ll Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafeél Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO, > ambrano Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO Hernán De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 11 Proceso 502-1P-2016 Luis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 502-1P-2016 | 12