TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de julio de 2018 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 163-1P-2017 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República de Perú 9025-2014-0-1801-JR-CA-25 Signo involucrado STRACCIATELLA (denominativo) y marca involucrada STRACCIATELLA (mixta) Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio 9025-2014-0/583SECA-CSJLI-PJ del 9 de mayo de 2017, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República de Perú solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 155 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 9025-2014-0-1801-JR-CA-25; y, El Auto del 26 de junio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Demandante Demandado Partes en el Proceso Interno Alimentos San Charbel S.A.C. Instituto Nacional de Defensa de la Proceso 163-1P-2017 Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual — INDECOPI de la República de Perú Tercero interesado: Pastelería San Antonio S.A. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES Alimentos San Charbel S.A.C. (demandante) solicitó la nulidad de la resolución emitida por el Indecopi (demandado) que declaró infundada su denuncia por infracción marcaria en contra de Pastelería San Antonio S.A. (tercero interesado), pues considera que este último habría utilizado sus marcas STRACCIATELLA (denominativa)! y STRACCIATELLA (mixta)?, correspondiente a la Clase 30 de la Clasificación Internacional de NizaS, sin contar con su autorización, tal como se habría verificado en la inspección realizada en el establecimiento comercial del tercero interesado.
Agregó, que el uso de la denominación STRACCIATELLA no describe ni hace referencia a las características de ningún producto pues se trataría de un término de fantasía. Asimismo, mencionó que para que un tercero pueda utilizar sus marcas debían cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 157 de la Decisión 486, lo cual no habría sucedido en el caso.
El demandado manifestó que el uso de la marca efectuado por el tercero interesado se realizó a título informativo, por lo que dicha utilización no constituye infracción marcaria. Por su parte, el tercero interesado explicó que utilizó la denominación STRACCIATELLA con fines informativos, para identificar uno de los sabores de helados que comercializa en su establecimiento.
Indicó que dicha palabra es de origen italiano y genérico y que el público la identifica con el sabor de avellanas. La primera instancia judicial falló a favor del demandado, sosteniendo que el uso de la denominación STRACCIATELLA por parte del tercer interesado no se efectuó a título de marca, sino que se limitó a propósitos informativos a fin de identificar uno de los sabores de helados que comercializaba en su establecimiento, no habiendo por consiguiente Certificado: 68784.
Certificado: 198418. YTRIVIDIVUIS STRACCIATELLA Clase_30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo. 2 Proceso 163-1P-2017 riesgo de confusión con las marcas de la demandante ni aprovechamiento indebido de su reputación. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 155 y 238 de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, limitándose únicamente al literal d) por ser aplicable al caso. No procede la interpretación del Artículo 238 de la referida Decisión, pues no es tema controvertido en el procedimiento interno, la legitimidad del titular de una marca para interponer acciones por la violación de su derecho marcario.
De oficio se interpretará el Artículo 157 de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina, referido al uso lícito de una marca por parte de un tercero sin consentimiento del titular, pues resulta pertinente en los hechos materia de controversia. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (-..) a) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; “Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los colitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el ongen empresarial de los productos o servicios respectivos.” 3 Pon 1.1. 1.2.
SECRETARÍA Proceso 163-1P-2017 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Usos que no requieren autorización del titular de una marca. Marcas de fantasía. Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala Consultante.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar En el presente caso, tomando en cuenta la conducta atribuida a Pastelería San Antonio S.A. por parte de Alimentos San Charbel S.A.C., en su calidad de titular de las marcas STRACCIATELLA (denominativa) y SCRACCIATELLA (mixta), resulta necesario analizar lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (y Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:£ a) Sujetos activos, personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido.
El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sín el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades 6 e, e > (9 o) S $ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 1.3. 1.4.
Proceso 163-IP-2017 competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos, personas sobre las cuales recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial.
Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.? Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor?.
A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.
La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada.
Ver Interpretación Prejudicia! recaída en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. b) Proceso 163-1P-2017 Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.? Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 1.5.
Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del 1.6. 1.7. Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.10 Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del lus prohibendi no es ilimitado.
La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.'! Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.
Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”. 1? De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486.
Sobre el nesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el * riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquinendo otro (confusión directa), o que piense que dicha producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el * riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.
(Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso 70-IP-2008). Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-1P-2013 del 22 de mayo de 2013. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-1P-2015 del 13 de mayo de 2015. 1.8. 1.9. 2.1. 2.2. 2.3.
Proceso 163-1P-2017 En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, se deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la intracción. Usos que no requieren autorización del titular de una marca La demandante manifestó que para que el uso de una marca ajena, por parte de un tercero, sea lícito debe cumplirse con todos los requisitos establecidos en el Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, lo cual no habría pasado en el caso, por lo que este Tribunal considera necesario desarrollar el tema propuesto.
El titular de una marca si bien posee el derecho exclusivo de uso y de impedir que terceros sin su autorización promocionen, vendan, etiqueten, expendan, usen, entre otros actos, su signo, existen limitaciones por las cuales no se requieren de la autorización del titular del signo para usarlo en el mercado, la cuales están contempladas en el Artículo 157 de la Decisión 486, el cual dispone lo siguiente: “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.” El primer párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486 permite que terceros, 7 2.4.
Proceso 163-1P-2017 sin necesidad de! consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto de la utilización de dicha marca siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
Siendo ello así, los actos o usos pemmitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen: a) Su propio nombre, domicilio o seudónimo: Esta limitación responde a la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés del titular del registro y el interés de un tercero en identificarse bajo su propio nombre en el tráfico económico?, b) Un nombre geográfico.
En este supuesto, nos encontramos frente a la misma necesidad de conciliar intereses de diversa índole; por un lado, el interés particular del titular del registro y; por otro lado, el interés consistente en el uso general de ese nombre geográfico**, c) Cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de estos.
Este último supuesto está dirigido a impedir que los titulares imposibiliten o dificulten la utilización de la referencia a estas indicaciones, restringiendo sensiblemente el libre desarrollo de las actividades empresariales, privando de esta manera al consumidor de un mecanismo informativo importante'*. Cualquier de los actos descritos en los párrafos anteriores podrán constituir una excepción al derecho de uso exclusivo sobre la marca, siempre que se cumplan las condiciones de uso contempladas en el precitado Artículo 157, en donde se dispone las siguientes condiciones para la procedencia de la excepción comentada:!$ a) Que se haga de buena fe.
Para que un uso se realice de buena fe es necesario que se trate de un uso previo, que existan pruebas suficientes que acrediten el desconocimiento del registro de la marca o que la referencia a la marca ajena sea efectuada proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial. Documento OMPWPSEM/BOG/02/1, Bogotá, 10 y 11 de julio de 2002, p. 13. Ibídem. Ibídem. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 415-4P-2015 de fecha 23 de junio de 2016, pp. 5-8. 8 b) a) Proceso 163-1P-2017 sobre la real procedencia de los productos o servicios”?.
En otras palabras, debe ser leal no solo con respecto a los legítimos intereses del titular de la marca sino también respecto del interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado. En tal virtud, el referido uso no podrá constituir un aprovechamiento de la marca registrada, ni ser susceptible de causar la dilución de una marca notoriamente conocida, ni tampoco podrá tener otros fines que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identificación o intormación??, Que no constituya uso a título de marca.
En este caso, el uso de la marca en el comercio no puede darse a manera de signo distintivo; es decir, la indicación de la respectiva característica del correspondiente producto o servicio debe limitarse a servir de referencia, por cuanto su uso no debe causar riesgo de confusión respecto de distintivos previamente solicitados o registrados.
En tal sentido, la indicación que identifica o informa acerca de determinadas características de los productos o servicios ofrecidos en el mercado debe ser accesoria o complementaria de eventuales signos distintivos usados en el comercio para distinguir tales productos o servicios. Adicionalmente, toda referencia a un signo distintivo ajeno deberá efectuarse con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios!*.
Que se limite a propósitos de identificación o de intormación. La indicación debe tener como fin, exclusivamente, la identificación o información de alguna característica del producto o servicio correspondiente. En términos generales, este requisito apunta a que las indicaciones relativas a características del correspondiente producto o servicio deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que deben ser percibidos como tales por los consumidores.
Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El uso en el comercio de la respectiva indicación no debe generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de indicar la procedencia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual Op. Cit., p. 8. De modo referencial, ver Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 69-1P-2000 de fecha 6 de julio de 2001, p. 7. Ibídem. 2.5. 2.6. Proceso 163-1P-2017 empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos, En tal sentido, se requiere que el uso no sea susceptible de generar un riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de un determinado producto o servicio, por lo que de existir un signo distintivo previamente solicitado o registrado, el uso de la indicación no podría darse a título de signo distintivo.
Adicionalmente, el uso tampoco deber dar la impresión de que determinados productos vienen de una empresa o empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos.
Es preciso indicar que las mencionadas condiciones deben presentarse de modo concurrente; es decir, para la configuración de la excepción o limitación objeto de la presente interpretación, es indispensable que el uso en el comercio del respectivo signo, cumpla con todas las condiciones previamente explicadas. Por otro lado, en virtud del segundo párrafo del Artículo 157, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad: a) Anunciar, inclusive en publicidad comparativa; b) Ofrecer en venta; c) Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; d) Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.
En relación con el término “anunciar”, en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”, señalando que por “publicidad” “puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica”.?0 Asimismo, como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del artículo 157 exige que el uso se haga: () De buena fe;
(ii) Que tenga una finalidad informativa; y, (ii) Que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaído en el Proceso 62-1P-2015 del 27 de mayo de 2015, 10 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 163-1P-2017 La noción de “buena fe”, como uno de los requisitos de licitud consagrados por el segundo párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial.
Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial “no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe.
Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones"?! En esa línea, en relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios*, es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.
El segundo requisito de licitud —referido a que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público— engloba varios elementos y/o características. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son: i) que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable; esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados;
¡li) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; e, iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones*, 2.10. Finalmente, el tercer requisito del Artículo 157 alude a que el uso de una marca ajena (dentro de los parámetros anteriores) no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogotá, p. 45; citado en los Proceso 149-1P-2007 del 23 de noviembre de 2007 y Proceso 137-1P-2009 del 10 de marzo de 2010. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 62-1P-2015 del 27 de mayo de 2015. ibidem. 11 pLDE R A cu ¡ECRE E ES 2.11.
Proceso 163-1P-2017 Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. Así, el uso permitido en virtud del Artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión de que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
Asimismo, tampoco debe dar la impresión de que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos?*, En ese sentido, en el supuesto del párrafo segundo del Artículo 157 de la Decisión 486, si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero. 2.12.En virtud de lo expuesto precedentemente, en el presente caso, 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. corresponde a la Sala consultante verificar si el uso de la denominación STRACCIATELLA por parte de Pastelería San Antonio S.A. se efectuó en cumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo 157 de la Decisión 486, o si, por el contrario, constituye una infracción al derecho de Alimentos San Charbel S.A.C. sobre las marcas STRACCIATELLA (denominativa) y SCRACCIATELLA (mixta).
Marcas de fantasía La demandante manifestó que las marcas STRACCIATELLA (denominativa) y STRACCIATELLA (mixta) serían de fantasía, por lo que es pertinente abordar el tema planteado. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.* Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes.
En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los productos y/o servicios que identifican. Ibidern. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 425-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 12 4.1. 4.2. 4.3. Proceso 163-1P-2017 Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala Consultante Antes de dar respuestas a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
De cómo puede determinarse el uso indebido de una marca Para dar respuesta a esta pregunta, debe remitirse a los alcances desarrollados en el Tema 1 del Apartado E, de la presente interpretación prejudicial. De cómo puede configurarse la mala fe en el uso de una marca No existe una lista taxativa sobre los supuestos que pueden establecer que una marca ha sido utilizada de mala fe, ello deberá ser analizado en cada caso en concreto.
Sin embargo, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal'?S. Asimismo, ha indicado que: “( ) al no estar los casos de la mala descritos en la Decisión 486, el Consultante deberá recurrir a criterios elaborados por la doctrina, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la sana crítica y al derecho interno para determinar qué se considera mala fe ( )'??.
Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener en cuenta que se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para, con base en ello, deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento comunitario. Se presume, además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con ta intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.?8 De los elementos o mecanismos que pueden llegar a determinar que la marca fue utilizada con el propósito de información Para dar respuesta a esta pregunta, debe remitirse a los alcances desarrollados en el Tema 2 del Apartado E, de la presente interpretación Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015.
Véase, de modo referencial, Proceso 58-1P-2007 del 15 de agosto de 2007, p. 13. Véase, de modo referencial, Proceso 12-IP-2015 del 21 de agosto de 2015, p. 9. 13 Proceso 163-1P-2017 prejudicial. 4.4. Si, en el caso de autos puede configurarse riesgo de confusión Al tratarse de una pregunta que resuelve directamente el caso, no le corresponde a este Tribunal pronunciarse al respecto.
No obstante a ello, para dar respuesta a esta pregunta referida al riesgo de confusión, deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Temas 2 del Apartado E, de la presente interpretación prejudicial. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 9025-2014-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. al e + A Cecilia Luisa Aylór Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 1 1 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 14 Proceso 163-1P-2017 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario (E).
PS Luis Rafael Vergara Quintero Eduardo Edico-toh Jaramillo PRESIDENTE SECRETARIO (E) Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15