TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de julio de 2018 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS: 209-1P-2017 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 2354-2014 Infracción a los derechos de propiedad industrial de la marca 1C INGECO INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. (mixta / denominativa) Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio 2354-2014-0/5' SECA-CSJLI-PJ del 1 de junio de 2017, recibido vía correo electrónico el 3 de junio de 2017, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó interpretación prejudicial de los Literates a), b) y g) del Artículo 134, los Literales a) y b) del Artículo 136, y los Artículos 137 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2354-2014; y El Auto del 12 de septiembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
Proceso 209-1P-2017 A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Ingeniería de la Construcción S.A.C. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —INDECOPI!- de la República del Perú Tercero interesado: Ingeco S.A.C. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.
El derecho que tiene el titular de las marcas IC” INGECO INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. (mixta) para impedir a cualquier tercero a utilizar, sin su consentimiento, un signo similar o idéntico a su marca registrada que pudiera causar riesgo de confusión o asociación en el mercado. 2. La presunta comisión de actos de competencia desleal, en las modalidades de actos de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, efectuado por INGECO S.A.C. al usar un signo similar a la marca de la demandante. 3.
Si la marca IC INGECO INGENIERÍA DE LA CONTRUCCIÓN S.A.C. (mixta) tendría la calidad de notoriamente conocida. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los Literales a), b) y g) del Artículo 134, los Literales a) y b) del Artículo 136, y los Artículos 137 y 238 de la Decisión 486! de la Comisión de la Comunidad Andina.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a No a) fas palabras o combinación de palabras; Y > 2 Proceso 209-1P-2017 No procede la interpretación de los Literales a), b) y g) del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues no son materia de controversia los requisitos para que un signo sea considerado como una marca; tampoco los literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el hecho controvertido no versa sobre la irregistrabilidad de un signo solicitado como marca, sino acerca de determinar si, en el caso en concreto, se cometió o no una infracción marcaria, así como tampoco el Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que no es materia controvertida la denegatoria de un signo debido a que fue solicitado para perpetrar un acto de competencia desleal.
De oficio, se interpretará, por ser pertinente, el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina, referido al derecho que tiene el titular de una marca para impedir que terceros, sin su b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; ( ) 9) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(. “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” “Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.
También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autondad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 3 Proceso 209-1P-2017 consentimiento, utilicen un signo similar o idéntico a su marca registrada que pudiera causar riesgo de confusión o asociación en el mercado. Asimismo, se interpretarán los Artículos 224, 228, y 230 de la Decisión 486% de la Comisión de la Comunidad Andina referido a la marca notoriamente conocida, así como el Artículo 258 y el Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina, para analizar los presuntos actos de competencia desleal en las modalidades Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; y) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; a”, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; iD tos aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” “Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
O, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” “Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
CJ 1.1. 1.2. Proceso 209-1P-2017 de actos de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir el uso público de un signo idéntico o similar a su marca notoriamente conocida. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.
Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir el uso público de un signo idéntico o similar a su marca En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a Ingeco S.A.C. por parte de Ingeniería de la Construcción S.A.C., resulta necesario analizar lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (y Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:? a) Sujetos activos, personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido.
El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. Véase, la interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 1.3. 1.4. Proceso 209-1P-2017 (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio ta acción por infracción de derechos de propiedad industrial, b) Sujetos pasivos, personas sobre las cuales recae la acción: (1) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
(ii), Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efectof.
Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la_marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor”.
A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) Eluso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio La conducta se calificá mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.
La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se Véase, la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016.
Véase, la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. 6 1.5. 1.6. 1.7. Proceso 209-1P-2017 relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado, c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.
Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión?, Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ¡us prohibendi no es ilimitado.
La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma?". Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.
Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”." De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el “( ) riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el Y ) riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (interpretación prejudicial de 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso 70-1P- 2008).
Véase, la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-1P-2013 del 22 de mayo de 2013. Véase, la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 37-1P-2015 del 13 de mayo de 2015. 1.8. 1.9. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 209-1P-2017 años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486.
En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, se deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar sí es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.
Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena Ingeniería de la Construcción S.A.C. señaló en su demanda que Ingeco S.A.C. habría incurrido en actos de competencia desleal, en la modalidad de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, por lo que resulta pertinente analizar el presente tema.
El Artículo 258 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos??.
En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor*?, El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe Véase, la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.
Ibidem. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 209-1P-2017 comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad!?, La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “( ) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo).”'* Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:*6 a) Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. b) Que el acto o la actividad sea indebido. c) Que el acto o actividad sea susceptible de producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible de producirlo.
La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo?”, Actos de confusión Al respecto, el Literal a) del 259 de la Decisión 486 regula los actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, vinculados a la propiedad industrial.
JAECKEL KOVAKS, Jorge. “Apuntes sobre Competencia Desleal”. En: Seminarios 8, Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45. GACHARNÁ, María Consuelo, “La Competencia Desleal” (Editorial Temis: Bogotá, 1982). Véase, a modo de referencia, la interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015.
Ibidem. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. Proceso 209-1P-2017 Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal:18 a) No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio.
Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. c) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.
El análisis debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que los actos realizados por la demandada podrían perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal!?.
Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor?, A propósito de la marca notoriamente conocida que merece una protección reforzada en el mercado, esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar Ibidem.
Véase, a modo de referencia, la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015. Ibidem. 10 Proceso 209-1P-2017 adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado. 2.14.La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa?!. 2.15.
Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado”, 2.16.En este caso, es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar; es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial?. 2.17.Por lo tanto, se deberá analizar si la actuación de la demandada configura un supuesto de competencia desleal por confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, de conformidad con lo previamente interpretado. 3.
Lamarca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 3.1. Dado que en el procedimiento administrativo, la demandante manifestó que la marca IC INGECO INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. (mixta) tendría la calidad de notoria, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.
Definición 3.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 3.3. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes 21 Ibidem. p2 Ibidem.
ES ibidem. 11 3.4. 3.5. Proceso 209-1P-2017 términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.?* b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.
La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.? Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.
Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente*, La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar 24 El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Artículo 230 de la Decisión 486. La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada. 12 Proceso 209-1P-2017 marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.
Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro”.
Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente”, Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba.
La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba.?2 La marca notoria extracomunitaria? no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.31 2r 28 29 Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada.
La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario).
En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial. Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.
No es renombrada, sino una marca notoria pero luera de la Comunidad Andina. La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principto registral y de uso real y efectivo. 13 3.6. Proceso 209-1P-2017 Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.
En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 3.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 3.6.2.
En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 3.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 3.6.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 14 3.7. 3.8. 3.9.
Proceso 209-1P-2017 que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 1) fos aspectos del comercio internacional; o, 15 Proceso 209-1P-2017 k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 3.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 3.11.El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.
En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular??, 4.
Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuestas a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 4.1.
Si el uso como denominación social de un término registrado como marca por otra empresa constituye infracción al derecho marcario. 4.2. Si es posible la coexistencia de la denominación social y la marca registrada Dado que ambas preguntas se encuentran relacionadas, se brindará una única respuesta. Para responder esta pregunta, con el fin de orientar claramente a la Sala consultante, se explicará las diferencias que existen entre la marca, el nombre comercial, la enseña comercial y la razón o denominación social.
La marca es aquel signo distintivo que tiene la capacidad de distinguir productos o servicios en el mercado%. Su protección exclusiva se Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- 16 Proceso 209-1P-2017 adquiere con el registro ante la autoridad competente del país donde se quiere proteger; es decir, su registro es constitutivo del derecho marcario%, La marca puede ser denominativa, figurativa y mixta, y existen también las llamadas marcas no tradicionales como la tridimensional sonora, táctil, olfativa, etc.
El nombre comercial es el signo distintivo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario.
El nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento. Su protección se adquiere con el primer uso. A diferencia de la marca, el registro de un nombre comercial es de carácter declarativo.
No obstante, el registro del nombre comercial permite una protección en todo el territorio del país miembro. Asimismo, el nombre comercial se encuentra vinculado a la figura de la enseña comercial. Mientras que el nombre constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña comercial identifica únicamente al establecimiento.
En ese sentido, la enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y su protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial*S, lo que significa principalmente que, a efectos de su protección, no es necesario su registro sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el mercado.
Por su parte, la razón o denominación social es el nombre con el que se identifica y acredita la existencia formal de una persona jurídica o una sociedad mercantil en el giro de su negocio, la cual generalmente nace con la inscripción en el registro público o registro mercantil de cada país; no se trata de un signo distintivo pues no busca identificar productos o servicios en el mercado, ni la actividad económica de un empresario o establecimiento comercial. 34 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.” 17 4.3.
Proceso 209-1P-2017 De lo anterior, es posible concluir que un comerciante pueda utilizar en el mercado su razón social, siempre que dicho uso no esté destinado a la identificación de productos, servicios o actividades económicas, no resulte confundible con signos distintivos registrados a favor de terceros y no induzca a error al público consumidor respecto del origen empresarial.
Asimismo, resulta necesario que ese uso se limite a informar al consumidor sobre la existencia del comerciante como persona jurídica o sociedad mercantil. Es posible que una persona jurídica identificada por una razón oO denominación social sea titular del registro de uno o más signos distintivos, diferentes a esta; sin embargo, es posible también que un comerciante tenga una razón social y un nombre comercial idénticos entre sí, recayendo en la Autoridad pertinente la facultad de establecer si el uso efectuado de dicha razón o denominación social infringe o no derechos de propiedad industrial de terceros.
En consecuencia, el uso como denominación o razón social de un término registrado como marca no constituye per se una infracción al derecho de marcas, por cuanto siempre se requerirá que el referido uso se dé a título de signo distintivo. Siendo ello así, será posible la coexistencia de una denominación o razón social y la marca registrada, siempre que la primera no identifique productos, servicios o actividades económicas en el mercado.
Cuáles son los medios probatorios idóneos para acreditar el uso de la denominación social con fines de aprovecharse de la marca registrada (competencia desleal) La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no ha previsto disposición alguna a efectos de regular qué medios probatorios permitirían acreditar la comisión de actos de competencia desleal.
Sin embargo, tal como se indicó en el Párrafo 2.11 del Tema 2 de la presente interpretación prejudicial, al momento de analizarse los actos de competencia desleal, el análisis deberá partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que los actos realizados por la infractora podrían perjudicar a otro competidor en el mercado.
Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal%S. Si bien la norma comunitaria no enuncia cuales son indicios razonables, se entenderá que el juez está frente a un indicio razonable cuando la conducta conlleve la posibilidad de que exista una infracción, cuando de las pruebas que tenga en el proceso existan señales, elementos, manifestaciones que hagan probable que se haya llevado a Véase, a modo de referencia, la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 67-JP-2015 del 13 de mayo de 2015. 18 Proceso 209-1P-2017 cabo una conducta contraria a la norma.
Además, se deberá verificar, en aplicación del principio del complemento indispensable, si la normativa interna establece algo sobre la idoneidad de la prueba en el ámbito de competencia desleal para su aplicación al caso en concreto. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2354-2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Ulo- Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario (E). 19 Proceso 209-1P-2017 Luis Rafael Vergara Quintero Educkés Almeida/Jaramillo | PRESIDENTE SECRETARIO (E) Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial de! Acuerdo de Cartagena. 20