TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de julio de 2018 Proceso y 227 A1P-2017 Asunto E Interpretación prejudicial Consultante E Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del consultante B 17811-2013-12955 Referencia E Signo involucrado EL CHAMPAGNE DE LAS AGUAS DE MESA (denominativo) Magistrado ponente B Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2723-S-TDCA-DMQ-2017 del 12 de junio de 2017, recibido físicamente el 19 de junio de 2017, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador solicitó interpretación prejudicial del Literal c) del Artículo 136 y los Artículos 175, 176, 177, 178 y 179 (correspondientes al Título VII) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 17811-2013-12955; y, El Auto del 12 de setiembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante A Institut National des Appellations D'Origine Frances Proceso 227-1P-2017 Demandados a Director Nacional del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual —-IEPH de la República del Ecuador Procurador General del Estado Tercero interesado: Tesalia S.A. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: () Si el registro como lema comercial del signo EL CHAMPAGNE DE LAS AGUAS DE MESA incurriría en causal de irregistrabilidad debido a que contendría una denominación de origen que identifica vinos o bebidas espirituosas.
(ii) Si los términos “agua” y “de mesa” que conforman el signo solicitado resultarían descriptivos, genéricos y de uso común, de los productos que busca distinguir el signo materia de conflicto. (iii) Si los términos “agua” y “de mesa” que conforman el signo solicitado resultarían evocativos de los productos que buscan distinguir. (iv) Si el signo solicitado puede ser considerado de fantasía en relación a los productos que buscan distinguir.
(v) Si el otorgamiento del registro del signo EL CHAMPAGNE DE LAS AGUAS DE MESA por una oficina nacional competente de uno de los países miembros, influenciaría positivamente en la concesión del registro materia de conflicto. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal c) del Artículo 136 y los Artículos 175, 176, 177, 178 y 179 —correspondientes al Título Vll— de la Decisión 486? de la Comisión de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (..) €) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de 2 Proceso 227-1P-2017 la Comunidad Andina.
Procede la interpretación de los Artículos 175, 176, 177, 178 y 179 —correspondientes al Título VIl— de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes al caso. No procede la interpretación del Literal c) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues no es materia controvertida la irregistrabilidad de un signo por ser similar a un nombre comercial.
De oficio procede la interpretación del Literal k) del Artículo 135 de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina referido a la irregistrabilidad de un signo que contenga una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas, así como los Literales e), f) y g) del mismo Artículo?, referidos a la irregistrabilidad de un signo por asociación;
(y “Título VIH De Los Lemas Comerciales Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Artículo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará. Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.
Artículo 178.- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo. Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..-) k contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;
(Jj Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..-) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 1 consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; wm dar, 1.1. 1.2. 1.3.
Proceso 227-1P-2017 estar conformado por denominaciones comunes, genéricas y de común USO. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales. Protección jurídica de las denominaciones de origen. Irregistrabilidad de un signo por contener una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. Signos evocativos.
Signos de fantasía. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales En el proceso interno, se discute si corresponde o no otorgar el registro como lema comercial del signo EL CHAMPAGNE DE LAS AGUAS DE MESA solicitado por Tesalia S.A., por lo que corresponde analizar en qué consiste un lema comercial, y cómo le es aplicable la normativa comunitaria sobre marcas.
De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores procesos? ha expresado lo siguiente: “Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.
Este Tribunal se ha referido al lema comercial como un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se 4 (.J" Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 9-1P-2013 del 6 de marzo de 2013, 186-1P-2014 del 10 de abril de 2014 y 02-IP-2014 del 30 de abril de 2014. 1.4, 1.5. 1.6. 2.1. 2.2.
Proceso 227-1IP-2017 pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará." En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente*: - Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (Artículo 176 de la Decisión 486). - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.
Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486). El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.
De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de la perceptibilidad*. Protección jurídica de las denominaciones de origen. Irregistrabilidad de un signo por contener una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas Dado que uno de los argumentos de la demanda es que el registro del signo solicitado EL CHAMPAGNE DE LAS AGUAS DE MESA reproduciría la denominación de origen protegida CHAMPAGNE, corresponde analizar el tema propuesto.
Protección jurídica de las denominaciones de origen El Artículo 201 de la Decisión 486, al describir qué se entiende por Denominación de Origen enuncia que: “Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 160-1P-2011 del 14 de marzo de 2012.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 132-1P-2004 del 1 de diciembre de 2004. 2.3. 2.4, 2.5. Proceso 227-IP-2017 ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”. De dicha definición se desprenden dos elementos que individualizan el concepto de denominación de origen: 2.3.1.
Primer elemento: que la denominación de origen debe estar constituida por el nombre de un país, región o lugar determinado; o, la denominación que sin ser la de un país, región o lugar determinado se refiera a uno de ellos. El criterio para determinar los límites de dicha referencia deberá ser analizado de acuerdo con el caso concreto, considerando que se tenga suficientemente acreditado que en la vida del tráfico comercial se emplea dicha denominación para distinguir al producto objeto de protección”, 2.3.2.
Segundo elemento: que la reputación u otras características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico referido con la denominación, es decir, que el producto protegido como denominación de origen sea producto de tactores culturales, naturales y humanos, lo que significa, que si el producto no se produjera, elaborara, extrajera O cultivara en la región geográfica determinada con dichos factores, no tendría las mismas características y, por tanto, constituiría un producto diferente?.
Por su parte, el Artículo 214 de la Decisión 486% establece las características de protección territorial de las denominaciones de origen, incluyendo entre ellas las siguientes: el inicio de la protección y los casos de infracción a este derecho concedido??. La denominación de origen se protege en el país donde es presentada la solicitud a partir de la declaración que a tales efectos emita la autoridad competente.
En este sentido, en principio, la norma reconoce Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 119-1P-2014 del 15 de julio de 2015. Ibidem. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 214.- La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente.
El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.” Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 474-1P-2016 del 16 de marzo de 2016. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
Proceso 227-IP-2017 la protección territorial de la denominación de origen!!. De otro lado, el citado artículo reconoce que todo uso no autorizado de la denominación de origen que cree confusión constituye una infracción al derecho de propiedad industrial. Dicho supuesto no solo es sancionado en casos de usos como denominación de origen, sino como signo distintivo, o como descripción referencial de las características del producto; es decir, mo se podrá utilizar la denominación protegida en referencias que incluyan indicaciones como “género, tipo, imitación”, o similares!?, Sobre la protección de la denominaciones de origen comunitario, el Artículo 218 de la Decisión 486 establece que: “Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos”, y que “Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen”.
La Declaración Oficial de reconocimiento que puede otorgar un País Miembro a una denominación de origen de otro País Miembro es título suficiente para que los efectos de su protección se apliquen de la misma manera en el país en que se otorga tal reconocimiento**, Por otro lado, sobre el reconocimiento de las denominaciones de origen extracomunitario para su protección, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 219 de la Decisión 4861*, este Tribunal ha manifestado lo siguiente: “( ) El reconocimiento de una denominación de origen de un tercer país (no comunitario), está supeditado a la compatibilidad con el reconocimiento de denominaciones de origen nacionales o comunitarias debidamente reconocidas por el país. En este sentido, si un país andino reconociere una denominación de origen de un tercer país que sea incompatible con el uso exclusivo y derecho de ¡us prohibendi de registro de una denominación de origen andina reconocida en el país, incurriría en incumplimiento de la normativa comunitaria.
En el caso de que la denominación de origen andina no esté reconocida en el País Miembro en que se solicita la denominación de origen extracomunitaria, se deberá dar prioridad de reconocimiento a la denominación de origen andina. La Autoridad Nacional Competente que conozca el caso, deberá Ibidem. Ibidem. Ver interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 119-1P-2014 del 15 de julio de 2015.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- Proceso 227-1P-2017 notificar al País Miembro interesado para que, si éste estima conveniente, ejerza su legítimo derecho. Cabe precisar que una denominación de origen de un tercer país, sólo podrá ser reconocida, en sus derechos de uso exclusivo y de ¡us prohibendi de registro, cuando haya existido el reconocimiento formal del país, por Convenio en compatibilidad con los derechos protegidos de denominaciones de origen nacionales o comunitarias reconocidas.
(05 2.10.En ese sentido, para que un país miembro otorgue protección a una denominación de origen extracomunitaria deberán cumplirse con los siguientes presupuestos?*: 1. Que exista, necesariamente, un Convenio del cual el País Miembro sea parte; 2. La denominación de origen que se solicita debe haber sido declarada como tal en su país de origen; y, 3.
La denominación de origen que se solicita deberá cumplir con los requisitos establecidos para la protección de una denominación de origen en el País Miembro, entre ellos, la exigencia del examen de incompatibilidad con los derechos protegidos de las denominaciones de origen. En el caso de que no se dé cumplimiento a estos presupuestos, se estaría aplicando erróneamente la norma comunitaria. 2.11.Los reconocimientos analizados en párrafos anteriores, implican la protección de la denominación de origen —comunitaria O extracomunitaria— y, por lo tanto, la exclusividad de su uso a los titulares del derecho reconocido en el país donde nace el mismo, así como el ius prohibendi del registro de la denominación como signo distintivo en su territorio. 2.12.
Resulta necesario señalar que para invocar una causal de irregistrabilidad del registro de un signo o una acción de nulidad de una marca, debido a que reproduce, imita o contenga una denominación de origen, se requiere que la expresada denominación de origen se encuentre protegida; es decir, debe estar reconocida por declaración de la autoridad competente.
“Artículo 219.- Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.” Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 76-1P-2007 del 15 de julio de 2007.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 120-1P-2015 del 3 de junio de 2015. Proceso 227-1P-2017 2.13. Resulta importante señalar que la normativa andina a través de lo contemplado en el Literal j) del Artículo 135 de la Decisión 351) otorga una protección general a las denominaciones de origen; no obstante, en su Literal k) del mismo artículo contempla una protección específica y especial para las denominaciones de origen que identifiquen vinos y bebidas espirituosas.
A continuación se procederá a desarrollar este último supuesto, por ser aplicable al caso. irregistrabilidad de un signo por contener una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. 2.14.Dado que, en el presente caso, el signo solicitado a registro reproduciría la denominación de origen CHAMPAGNE, la cual identifica productos dentro de la categoría de vinos o bebidas espirituosas, resulta pertinente analizar la protección especial que la norma comunitaria le otorga a esta categoría de productos. 2.15.Con el ánimo de crear armonía conceptual en el escenario internacional, y como quiera que el tráfico comercial de bebidas espirituosas tiene una incidencia alta tanto en América como en Europa, la jurisprudencia del Tribunal'? considera adecuado adoptar una definición de bebidas espirituosas basándose, de manera general, en la normativa comunitaria europea (Artículo 2 del Reglamento de la CE 110/2008)**, En el campo de las denominaciones de origen esto es muy importante por la reciprocidad como parámetro de protección en 17 18 Ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 120-IP-2014 del 20 de febrero de 2015.
Reglamento CE 110/2008 “Artículo 2.- Definición de bebida espirituosa 1. A los efectos del presente Reglamento, se entendera por «bebida espirituosa» la bebida alcohólica: a) destinada al consumo humano; b) poseedora de unas cualidades organolepticas particulares; e) con un grado alcohólico mínimo de 15 % vol; d) producida: 1) bien directamente, mediante: — la destilación, en presencia o no de aromas, de productos fermentados de modo natural, y/o — la maceración o procedimientos similares de materias primas vegetales en alcohol etílico de origen agricola y/o destilados de origen agrícola, y/o las bebidas espirituosas en el sentido del presente Reglamento, y/o — la adición de aromas, azúcares u otros productos edulcorantes enumerados en el punto 3 del anexo | y/u otras productos agrícolas y/o alimenticios al alcohol etílico de origen agricola y/o a destilados de origen agrícola y/o a bebidas espirituosas según la definición del presente Reglamento, íi) o bien por mezcla de una bebida espirituosa con uno o más de los siguientes productos: — otras bebidas espirituosas, y/o — alcohol etílico de origen agrícola o destilados de origen agrícola, y/u — otras bebidas alcohólicas, y/o — bebidas. 2.
No obstante, no se consideran bebidas espirituosas las que se incluyen en los códigos NC 2203, 2204, 2205, 2206 y 2207” Proceso 227-1P-2017 los diferentes escenarios globales. 2.16.Este Tribunal observa que una “bebida espirituosa” no se puede definir simplemente como bebida alcohólica, ya que la categoría de los vinos también entra dentro de dicha definición, lo que impide “lógicamente” hacer esta afirmación. Como se mencionó, la intención del legislador comunitario y multilateral es dar un tratamiento diferente a estas dos bebidas de contenido alcohólico. 2.17.Por tal razón, una bebida espirituosa será aquella que goza de las siguientes características: a) Es una bebida alcohólica??. b) Destinada al consumo humano. c) Con cualidades organolépticas particulares.
Es decir, con aspectos específicos que se pueden captar por los sentidos. d) Obtenida por destilación, en presencia o no de aromas, de productos naturales fermentados, o por maceración de sustancias vegetales, con adición o no de aromas, azúcares, otros edulcorantes u otros productos agrícolas. e) Se puede obtener por mezcla con otras bebidas espirituosas, alcohol etílico o destilados de origen agrícola, otras bebidas alcohólicas o no alcohólicas. 2.18.El Artículo 215 de la Decisión 486 establece una protección ampliada para aquellas denominaciones de origen que identifiquen a vinos o bebidas espirituosas, disponiendo que los países miembros prohíban la utilización de dichas denominaciones de origen en los productos del género señalado, incluso a pesar de que se haga la aclaración de que el producto ofrecido no es de la procedencia geográfica de la denominación de origen, o así se utilicen expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. 2.19.
Asimismo, el Literal k) del Artículo 135 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. (.J 2.20.Para aplicar esta causal se requiere que previamente, la expresada A modo referencia, el Literal c) del Artículo 2 del Reglamento del CE 110/2008 establece que se trataría de una bebida alcohólica con un grado mínimo de alcohol volumétrico de 15%.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “organoléptico": Que puede ser percibido por los órganos de los sentidos. 10 2.21, Proceso 227-1P-2017 denominación de origen se encuentre protegida, implicando con ello que debe encontrarse expresamente reconocida por declaración de la autoridad competente del país miembro o de alguno de los países miembros de la Comunidad Andina.
En el mismo sentido, la jurisprudencia de este Tribunal?! ha señalado que lo primero que se observa de la lectura de este artículo es la prohibición de registro de un signo solicitado como marca si contiene una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. En consecuencia, al aplicar la causal de irregistrabilidad en cuestión, la oficina de registro marcario no deberá analizar la posibilidad _de que se genere riesgo de confusión, asociación y uso parasitario. 2.22.La anterior disposición recoge la previsión contenida en el Artículo 23.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), cuyo texto es del siguiente tenor: “Artículo 23.- Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas.
( ) 2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen”. 2.23, El Literal k) del Artículo 135 de la Decisión 486 viabiliza que los países miembros de la Comunidad Andina le otorguen el trato especial y reforzado a las denominaciones de origen de vinos y bebidas espirituosas, en concordancia con la normativa multilateral. 2.24.Sobre el trato especial y diferenciado mencionado, la Organización Mundial del Comercio (OMC) a través de la nota informativa sobre “Propiedad Intelectual: Indicaciones Geográficas y Biodiversidad”, manifestó lo siguiente: “Las indicaciones geográficas son topónimos (en algunos países son también palabras asociadas con un lugar) que se utilizan para identificar productos que proceden de determinados lugares y tienen determinadas características (por ejemplo, “Champagne”, “Tequila” o “Roquefort”).
De conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, todas las indicaciones geográficas han de protegerse como mínimo para impedir que se induzca al público a error y para evitar la competencia desleal Ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 120-1P-2014 del 20 de febrero de 2015. 11 INS ES F SECRETARIA EN e e > Proceso 227-1P-2017 (artículo 22).
Los vinos y bebidas espirituosas gozan de un nivel de protección más elevado o mayor (artículo 23): a reserva de varias excepciones, estas indicaciones tienen que protegerse incluso en el caso de que el uso indebido no induzca al público a error" (Subrayado agregado) 2.25. En consecuencia, se advierte que la normativa andina, sigue la misma 3.1. 3.2. 3.3. lógica de los Artículos 22 y 23 del ADPIC; es decir, una previsión general para las denominaciones de origen —Literal j) de la Decisión 486%-— y una específica con una protección especial y diferenciada para aquellas que recaen sobre vinos y bebidas espirituosas —Literal k) de la Decisión 486—.
Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común Teniendo en cuenta que en el presente proceso se argumentó que los términos “agua” y “de mesa”, que conforman el signo materia de conflicto, serían denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.
Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.
El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción 22 23 Organización Mundial del Comercio (OMC).
Notas informativas “Propiedad Intelectual: indicaciones Geográficas y Biodiversidad". En: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/status s/gi s.htm (Consulta: 14 de marzo de 2017) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;
(JP 12 3.4, 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Proceso 227-1P-2017 u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; () Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas.
Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.2* Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
(y Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio.
No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.?5 La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica.
Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.26 Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015.
Ibidem. Ibidem. 13 3.9. Proceso 227-1P-2017 semvicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.27 De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente oO se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(y 3.10.Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados 3.11. exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.?8 No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.?* 3.12.
En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 del 23 de junio de 2016. De modo referencial, la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. 14 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. Proceso 227-IP-2017 Signos evocativos Dado que en el proceso interno, Institut National des Appellations D'Origine Frances argumentó que las expresiones “agua” y “de mesa”, contenidas en el signo solicitado, son términos evocativos que no serían susceptibles de registro, resulta pertinente analizar el presente tema.
Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo%, Los signos evocativos deben tener carácter distintivo para ser registrables.
No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo, Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos?*, Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir.
En este caso, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte??. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo del lema comercial solicitado —en su conjunto que contiene las denominaciones “agua” y “de mesa” y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
Signos de fantasía Tesalia S.A. sostuvo que el signo solicitado como nombre comercial EL CHAMPAGNE DE LAS AGUAS DE MESA sería de fantasía, con relación a los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional Niza, por lo que es pertinente abordar el tema planteado, Véase, la interpretación prejudicial de 25 de julio de 2016, recaída en el Proceso 630-IP-2015.
Ibidem. Ibidem. 15 5.2. 5.3. 5.4. 6.1. 6.2. 6.3. Proceso 227-1P-2017 Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades*, Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes.
En ese sentido, se deberá establecer si el signo solicitado a registro es o no de fantasía con relación a los productos y/o servicios que identifica. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones Tomando en cuenta que uno de los argumentos de defensa del tercero interesado fue señalar que el signo solicitado a registro como nombre comercial EL CHAMPAGNE DE LAS AGUAS DE MESA se encontraría registrado en otros países de la Comunidad Andina, este Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.
Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo Il, del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones%, Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son Véase, la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 425-1P-2015 del 19 de mayo de 2016.
De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 69-1P-2015 del 21 de agosto de 2015. 16 S “e >) " SECRETARIA e, É pr DE yy NIDAD SN ” a a > ll Y > 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. Proceso 227-1P-2017 independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos.
En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países Miembros*, De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro36, Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.
En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado*”. Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones.
En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado%, Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que 35 De modo referencial, ver interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 71-1P-2007 del 15 de agosto de 2007.
Ibidem. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 69-1P-2015 del 21 de agosto de 2015. Ibidem. 17 Proceso 227-1P-2017 es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares**, 6.10.No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga 6.11. límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos*, En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros.
Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero sí pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 6.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de contusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen, En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-12955, el que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrato 18 Proceso 227-1P-2017 del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. UL Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRAD Hernán Roófige-Romero Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac AGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario (E).
Luis Rafael Vergara Quintero Eduardo sde Mio A PRESIDENTE SECRETARIO (E) Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19