PROCESO 265-IP-2017 — Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de julio de 2018 Proceso: 265-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 11563-2014-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Infracción a los derechos de propiedad industrial de la marca NATELE (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 11563-2014-S-5'*SECA-CSJLI-PJ del 18 de julio de 2017, recibido vía correo electrónico el 21 de julio de 2017, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó interpretación prejudicial del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 11563-2014-0-1801-JR-CA-26; y, El Auto del 27 de septiembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Bayer Schering Pharma Proceso 265-1P-2017 Aktiengesellschaft Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual — INDECOPI de la República de Perú Tercero interesado: Importaciones y Distribuciones Lique S.A.C. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: a) Diferenciar el supuesto contemplado en Literal c) del Artículo 155 y el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en particular si el primer supuesto hace referencia a la comercialización del producto final con la reproducción de la marca presuntamente infringida. b) Sila importación de productos originales con la reproducción de la marca NATELE, en los que se modifica un aspecto no sustancial o distintivo del empaque, se encuentra o no comprendido dentro del agotamiento del derecho marcario (importaciones paralelas).

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486! de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser pertinente. De oficio, se procederá con la interpretación del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 referido al derecho que tiene el titular de una marca a impedir que un tercero, que no cuenta con su autorización, utilice en el comercio de un signo idéntico o similar a su marca, así como el Artículo 158 de la Decisión 486? referido al agotamiento del Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- 1.1. Proceso 265-1P-2017 derecho marcario, por ser pertinentes en la controversia. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero: (i) usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar; y; (ii) fabrique etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan una marca protegida, así como a prohibir la comercialización o tenencia de tales materiales.

Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho marcario. Respuestas a las preguntas tormuladas por fa Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero: (i) usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar; y; (ii) fabrique etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan una marca protegida, así como a prohibir la comercialización o tenencia de tales materiales Tomando en cuenta la conducta atribuida al tercero interesado por parte de la demandante, así como el fundamento de la sentencia judicial de primera instancia —que coincide con la segunda instancia administrativa— que sostiene que la comercialización de productos re- envasados se encuentra prevista en el Literal d) del Artículo 155 (comercialización de productos para el consumidor final) y no puede subsumirse en lo estipulado en el Literal c) del Artículo 155, resulta necesario diferenciar los supuestos contemplados en ambos Literales del Artículo 155 de la Decisión 486, que establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (..) da) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;” “Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (JP 1.2. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:* a) Sujetos activos, personas que pueden interponer la acción: (1) El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos, personas sobre las cuales recae la acción: (1) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.3. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas 077 E Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.

Proceso 265-1P-2017 medidas para el efecto.* El Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros sin el consentimiento del titular de la marca', Del comportamiento estipulado en el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486, se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones: a Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.

Es decir, dicho literal plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.

La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada. A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirían una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo artículo.

La norma andina de referencia (el Literal c del artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 1.10.

Asimismo, el Literal c) dei Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida, es decir que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 460-1P-2015 del 7 de julio de 2016. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 16.

Proceso 265-1P-2017 una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado..Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora.

Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber: (1) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan oO contengan la marca.

(ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (ii) Detentar: Incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice, es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales.

Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición.S En atención a lo expuesto, el literal c) está dirigido únicamente al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca y también a quien comercializa o detenta los mismos, pues no necesariamente quien aplique, coloque o utilice el signo, idéntico o semejante a la marca protegida, sobre los productos para los cuales haya sido registrado o sobre los envases o embalajes de tales productos, sea la misma persona que las fabricó. Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 539-1P-2016 del 11 de mayo de 2017.

Proceso 265-1P-2017 cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor”. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.

La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado?, c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 1.17.Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. pt DE. mm an OS O Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el “ riesgo de > -A confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está E a adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial - > diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el “ riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen a SS empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa Sa SS tienen una relación o vinculación económica”.

(interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 70- unn 24 SECRETARIA 1P-2008 de fecha 2 de julio de 2008). A Proceso 265-1P-2017 ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.? 1.18.Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ¡us prohibendi no es ilimitado.

La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma. 10 1.19. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.1* 1.20.A diferencia de lo señalado en la Interpretación Prejudicial recaída en el 1.21.

Proceso 382-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015*?, este Tribunal considera importante mencionar que la acción por infracción de derechos es procedente aunque la conducta infractora haya cesado al momento de interponerse la demanda o denuncia correspondiente. En tal caso, lo que tiene que verificar la autoridad, es si dicha acción prescribió o no, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 244 de la Decisión 486, norma que indica que las infracciones prescriben a los 2 años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los 5 años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-1P-2013 del 22 de mayo de 2013. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-1P-2015 del 13 de mayo de 2015.

En la mencionada Interpretación se indicó lo siguiente: e 20) 27. Como ya se explicó líneas arriba, la acción por infracción debe ser interpuesta contra quien se encuentra perpetrando actos de infracción y/o actos que configuren uma amenaza de infracción, es decir se trata de una acción cuya característica es de ser actual e inminente, toda vez que su objetivo es hacer cesar la infracción o impedir que la misma se cometa.

(.J Proceso 265-1P-2017 1.22.Para verificar el plazo de prescripción, es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como se explica a continuación: *3 a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa. Este único acto puede tener, a su vez, un efecto antijurídico que se agota con el mismo acto infractor, o un efecto que permanece en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada.

Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se les agrupa en una sola infracción debido a que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto mantiene al administrado en una situación infractora permanente, siendo el administrado responsable de esta situación de permanencia. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de actos dirigidos a la consecución de un único fin, en cuyo caso la infracción se consuma cuando se realiza el último de estos actos. 1.23.Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha en que se tomó conocimiento del acto infractor, independientemente si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja!*. 1.24.

En cambio, respecto del plazo de cinco años, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos: - Infracción instantánea: El plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. - Infracción permanente: El plazo se computa desde el momento 13 SS No iS 18 Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Víctor Sebastián. La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

En: Revista “Derecho 4 Sociedad”, editada por la Asociación Civil Derecho £ Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica det Perú, Lima, 2011, N* 37, pp. 268 y 269. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 90-1P-2016 del 9 de marzo de 2017. Proceso 265-1P-2017 que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. - Infracción compleja: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. 1.25.En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por intracción. 1.26.

Si en el supuesto analizado se revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se contfiguraría la infracción. Diferencia entre lo dispuesto en los Literales c) y d) de la Decisión 486 1.27.En párrafos anteriores, se explicó de manera amplia cada uno de los mencionados !iterales. A partir de dicho análisis es posible extraer las siguientes diferencias entre los referidos supuestos: (1) El Literal c) confiere al titular de una marca el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, la fabricación de etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; mientras, que el Literal d) confiere al titular de una marca el derecho de impedir a cualquier tercero que, sin su consentimiento, usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

(ii) El Literal c) protege al titular de una marca en contra de una conducta preparatoria a un acto de comercio, mientras que el Literal d) protege al titular de una marca contra una conducta realizada en el comercio mismo. (iii) La comercialización contemplada en el Literal c) está referida solamente a las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales AG que reproduzcan o contengan una marca protegida, mientras que la SÍ ON contemplada en el Literal d) está referida a la comercialización del S % producto final en el mercado.

SECRETARIA >. Ñ PO Eos Ñ. (iv) En el Literal c) no se efectúa ningún análisis referido al riesgo de x a, BS confusión o asociación, pues la reproducción de la marca SSumpao Po === 10 Proceso 265-1P-2017 presuntamente infringida en las etiquetas, envases o empaques deberán ser idéntica, mientras que en el Literal d) para que se configure la infracción debe demostrarse que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación entre el signo comercializado y la marca presuntamente infringida.

En consecuencia, la presunta comercialización indebida de un producto final en el mercado es una conducta que no se encuentra contemplada como infracción en el literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486. 2. 2.2. 2.3. 2.4. Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho marcario Dado que en el proceso interno, la sentencia dictada en la primera instancia judicial se sostuvo que la comercialización de los productos re-envasados no constituirían una infracción marcaria, por cuanto se habría demostrado que tales productos habría sido importados de manera lícita de un distribuidor autorizado por la titular, corresponde analizar dos figuras jurídicas: las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho marcario.

Las importaciones paralelas La importación paralela es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al representante o distribuidor autorizado, es decir, aquella que se efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial.*5 La importación paralela se perfecciona cuando productos que han sido importados y comercializados dentro de un país por el titular de la marca o con su consentimiento, posteriormente son importados y comercializados en el mismo país por un tercero sin el consentimiento del titular de la marca.

Al respecto Tomas de las Heras Lorenzo!f ha manifestado que: “Las importaciones paralelas de los productos comercializados con la marca por el titular de la misma o con su consentimiento en un tercer Estado serán libres y los productos importados serán de libre y lícito comercio por los terceros, sin que el titular pueda prohibirlas sobre la base de su derecho de marcas”.

No existen razones para prohibir las importaciones de productos auténticos, originalmente marcados por su titular cuando esta importación es realizada por el titular o con su consentimiento. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 24-1P-2005 del 25 de mayo de 2005. DE LAS HERAS LORENZO, Tomas. “El agotamiento del derecho de marca”.

Editorial Montecorva, S.A. Madrid, 1994. Pág. 33. 11 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 265-IP-2017 Para que opere la figura de una importación paralela se deben reunir los siguientes requisitos: a) Importación efectuada por un importador distinto al representante o distribuidor autorizado. b) Que el producto que se importe sea original. c) Si bien es un producto original está fuera de la cadena comercial oficial. d) Que el producto que se importe se lo haya adquirido lícitamente en el mercado de otro país. e) Que el producto haya sido vendido por el propio titular del derecho, por otra persona con consentimiento del titular del derecho o por una persona económicamente vinculada con el titular del derecho.

A efectos de definir qué se entiende por persona vinculada, el segundo párrafo del Artículo 158 de la Decisión 486 dispone que: “Artículo 158.- ( ) A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.” Tal como lo manifiesta la norma antes citada, dos personas están vinculadas económicamente si una ejerce directa o indirectamente influencia concluyente sobre la otra en relación con la explotación de los derechos de la marca o en su defecto un tercero también puede influir sobre las dos.

Por lo antes expuesto, el titular de una marca no podrá impedir la importación de un producto que sea original y que haya sido adquirido ya sea al titular de la marca o a otra persona vinculada a este. El agotamiento del derecho El agotamiento del derecho es el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impide oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por éstas una vez realizada la primera venta.

Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado. Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad 12 Proceso 265-1P-2017 del bien?”. 2.10.Al respecto, el Artículo 158 de la Decisión 486 dispone lo siguiente: “Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.” 2.11.La norma antes citada dispone que el titular de una marca, una vez que su producto se ha introducido en cualquier país, ya sea por el propio titular, por un tercero con consentimiento del titular, o por una persona vinculada económicamente con él, siempre y cuando el producto o su envase no hubieren sufrido modificación, alteración o deterioro, no podrá impedir que terceros realicen actos de comercio, respecto de los productos que, si bien cuentan con una marca, han sido lícitamente comercializados. 2.12.El agotamiento del derecho de una marca busca impedir que el titular de la marca controle los precios futuros del producto, así como las formas de comercialización, ya que lo que se busca es una libre circulación de mercancías y que se respete el derecho a la competencia en cuanto se refiere a los derechos de propiedad industrial. 2.13.Por lo tanto, los requisitos para que se pueda configurar el agotamiento del derecho de marca son: a) Introducción en el comercio de un producto protegido por un registro de marca. b) Que el producto se haya introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro, una persona con su consentimiento O por una persona económicamente vinculada con él. c) Que los productos y sus envases o embalajes no hayan sufrido ningún tipo de modificación, alteración o deterioro. 2.14.

Sobre este último requisito, la norma andina es clara en señalar que los productos y sus envases o embalajes no hayan sufrido ningún tipo de il Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 24-1P-2005 del 25 de mayo de 2005. 13 Proceso 265-1P-2017 modificación, alteración o deterioro. En el caso en particular de los envases, no debe entenderse como modificación, alteración o deterioro, la información que deba añadirse para cumplir con las normas de rotulado o etiquetado que exija el país desde el cual se importa el producto. 2.15.

Una vez que el titular de una marca introdujo su producto en cualquier país, no puede bajo la figura del ¡us prohibendi, impedir que terceros lo comercialicen, ya que al ser original y no haber sufrido manipulación o alteración, no existe ningún tipo de infracción. 2.16.De esta manera, se deberá determinar si se ha producido una importación paralela y si se ha configurado el agotamiento del derecho, de conformidad con los parámetros y requisitos establecidos en la presente interpretación prejudicial; de no ser el caso, se estaría frente a una evidente infracción al derecho de exclusividad de la marca.

Conclusión sobre las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho 2.17.Es importante mencionar que el legislador andino, al dotar de contenido al Artículo 158 de la Decisión 486, optó por la posición que se muestra a favor de las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho de marca. La razón de ello descansa en el hecho de que otro principio rector que guía el proceso de integración andino es la promoción de la libre competencia. 2.18.En efecto, las importaciones paralelas promueven una mayor competencia "intramarca” en el mercado, lo que beneficia a los consumidores, pues genera una mayor oferta para satisfacer la demanda existente.

Si bien es una competencia entre productos que tienen la misma marca, si esta tuviera posición de dominio en el mercado, dicha competencia es relevante para los consumidores. Precisamente, las importaciones paralelas evitan la consolidación de monopolios. 2.19.Ahora bien, en caso de que las importaciones paralelas generen efectos no deseados, por ejemplo tipo free riding (como sería el caso que el importador paralelo se aproveche de las inversiones en publicidad y marketing incurridas por el distribuidor autorizado), nada impide que el titular de la marca, u otro autorizado por él, establezca condiciones —a través de acuerdos verticales— para la comercialización de los productos por parte del importador paralelo, lo que es ajeno al derecho de marcas. 2.20.

Resta señalar que, la figura jurídica de la importación paralela, en tanto cumpla los requisitos mencionados en el párrafo 3.5 del presente 14 3.1. 3.2. Proceso 265-1P-2017 apartado, no constituye un supuesto de infracción al derecho marcario, por lo que no procederían contra ella las medidas en frontera desarrolladas en el acápite siguiente.

Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuestas a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

De cómo puede determinarse el uso ilícito e indebido de una marca. Los supuestos normativos de uso indebido de una marca registrada, susceptibles de ser impedidos por su titular se encuentran contemplados en el Artículo 155 de la Decisión 486. Los alcances del derecho al uso exclusivo sobre una marca se encuentran delimitados, esencialmente, por lo establecido en los Artículos 155, 156, 157 y 158 de la Decisión 486**, Para la composición de la presente controversia, en virtud de las particularidades del caso concreto, resulta pertinente la interpretación del Literal c) del Artículo 155, analizada en el Tema 1, del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

Si bien el producto fue adquirido de manera legal, cómo podría comprobarse que estos fueron comercializados con empaques modificados o cambiados. En tanto la normativa comunitaria no regula expresamente los aspectos procedimentales tendientes a verificar la modificación de los empaques con los cuales fueron comercializados productos legalmente adquiridos, los medios probatorios idóneos para acreditar la modificación de los empaques serán aquellos contemplados por la correspondiente legislación interna del respectivo país miembro, de conformidad con el principio de complemento indispensable*?, El principio de complemento indispensable, consagra lo que se denomina “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación interna de los países miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la normativa comunitaria, por cuanto aquella no puede prever absolutamente todos los supuestos susceptibles de regulación jurídica.

Véase, la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 368-1P-2015 del 7 de julio de 2016. Véase, la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 613-1P-2016 del 12 de junio de 2017. 15 Proceso 265-1P-2017 3.3. De qué mecanismos debió utilizar la autoridad nacional para comprobar que los empaques fueron cambiados, modificados o adulterados.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no establece específicamente ningún mecanismo dirigido a que la Autoridad Nacional competente compruebe la modificación o adulteración de empaques, estos se regirán por los mecanismos previstos en la legislación nacional de cada país miembro, de acuerdo con el precitado principio de complemento indispensable.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11563-2014-0-1801-JR-CA- 26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. VA dll Cecilia Luisa Ayllór Quinteros ís Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 16 Proceso 265-1P-2017 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario (E). r-A Luis Rafael Vergara Quintero Cue Almeida Jaramillo Í PRESIDENTE SECRETARIO (E) Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17