TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de julio de 2018 Proceso: 378-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú Expediente interno del Consultante: 2061-2015-0-1801-JR-CA-24 Referencia: Signo involucrado IMS HEALTH (denominativo) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2061-2015-S-5'*-SECA-CSJLI-PJ del 20 de septiembre de 2017, recibido vía correo electrónico el 20 de septiembre de 2017, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú solicitó interpretación prejudicial del Literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2061-2015-0-1801-JR-CA-24; y, El Auto del 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: IMS Software Services Ltd. Proceso 378-1P-2017 Demandado + Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —INDECOPI- de la República de Perú ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido consiste en determinar si el término IMS cuyas siglas en inglés significariían /P Multimedia Subsystem o Subsistema Multimedia para IP, como parte del signo IMS HEALTH (denominativo)', solicitado a registro por la demandante, resultaría descriptivo, al hacer referencia a una característica de los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza? que pretende distinguir el signo. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486% de la Comisión de la Comunidad.
Al respecto, no corresponde analizar el referido artículo pues no es un hecho controvertido la irregistrabilidad de un signo como marca debido a que afecte la identidad o prestigio de una persona natural o jurídica, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante.
Resulta necesario precisar que Mediante Resolución N” 6455-2014/DSD-INDECOPI se otorgó el registro como marca del signo IMS HEALTH (denominativo), sin reinvindicar el término IMS, a favor de la empresa IMS Software Ltd. No obstante, la referida empresa interpuso demanda contenciosa administrativa sobre el extremo que no se le otorgó derechos exclusivos sobre la denominación IMS, por haber sido considerado descriptiva.
Clase_9.- Archivo y programas descargables, a saber, reportes, análisis, publicaciones electrónicas, data, webcasts, webinars y podcasts descargables que proveen de información farmacéutica, médica y del cuidado de la salud vía redes mundiales informáticas de comunicación y en medios electrónicos, cintas magnéticas grabables, cintas digitales lineares, aplicaciones móviles, CD-ROMs, y/o en formato electrónico vía FTP o VNP;
Software de ordenador, CD-ROMs, aplicaciones móviles y manuales de instrucción para uso en gestión y análisis de datos de información (ordenadores) conteniendo información farmacéutica, médica y del cuidado de la salud de la Clase 9. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;
(FP 1.2. 1.3. Proceso 378-1P-2017 De oficio se interpretará el Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina, referido a la causal de irregistrabilidad de un signo como marca por ser descriptivo respecto de los productos o servicios que pretende distinguir. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Signos conformados por denominaciones descriptivas.
Signos conformados por palabras en idioma extranjero. Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Signos conformados por denominaciones descriptivas En el presente caso, la demandante señaló que el término IMS cuyas siglas en inglés significarian /P Multimedia Subsystem o Subsistema Multimedia para IP, como parte del signo IMS HEALTH (denominativo) solicitado como marca, no es descriptivo respecto de los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir.
En tal sentido, es pertinente analizar este tema. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.5 El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(P De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 336-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Proceso 378-1P-2017 datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(y Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, fonnados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débilf. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en contlicto.? Como se ha señalado anteriormente, los términos descriptivos por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.
El que un término sea descriptivo para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es descriptivo para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.
Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015.
De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 4 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 378-IP-2017 Signos conformados por palabras en idioma extranjero En atención a que el término IMS cuyas siglas en inglés significarían IP Multimedia Subsystem o Subsistema Multimedia para IP, como parte del signo IMS HEALTH (denominativo), resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras o el significado de las siglas en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.
Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español.
Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad.
En este sentido, tratándose de palabras o siglas —cuyo significado- estén en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras o el significado de las siglas. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra o siglas cuyo significado en idioma Ss 3.1.
Proceso 378-1P-2017 extranjero es de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivo, de uso común o genéricos de los productos precitados.
Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuestas a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
¿Cuáles son los criterios para determinar sí una marca constituida por las siglas de una frase en idioma extranjero es descriptiva en relación a los productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial? La normativa andina no establece criterios para determinar si un signo en idioma extranjero es descriptivo en relación a los productos de la Clase que pretende distinguir.
No obstante a ello, tal como se desarrolló en el Tema 2, de la presente interpretación prejudicial, el registrador para verificar si el signo conformado por una denominación o siglas cuyo significado se encuentra en idioma extranjero es descriptivo deberá tomar en consideración, entre otros criterios, los siguientes: a Si la palabra o el significado de las siglas en idioma extranjero es conocido y comprendido por el consumidor medio destinatario de los productos y/o servicios que se pretende distinguir. - Si la palabra o el significado de las siglas en idioma extranjero hace relación directa_e inmediata_a alguna característica obvia del producto o servicio que se pretende distinguir.
En otras palabras, un signo no será descriptivo si no hace una relación directa e inmediata de alguna característica del producto o servicio que busca distinguir. Si la palabra o el significado de las siglas en idioma extranjero es utilizada por la generalidad de agentes del mercado para describir una característica del producto o servicio que se pretende distinguir; es decir, el uso que tenga dicha palabra o palabras en idioma extranjero en el comercio del sector pertinente.
Por ejemplo el signo Coffee Shop para distinguir un servicio de cafetería. Sin perjuicio de los criterios (no taxativos) antes mencionados, la autoridad competente, si lo estima pertinente, podrá realizar encuestas 6 Proceso 378-1P-2017 con la finalidad de determinar si una o determinadas palabras en idioma extranjero es o son conocidas por el público consumidor del producto o servicio de que se trate.
Cabe señalar que para establecer el carácter distintivo de un signo que posee en su conformación algún elemento descriptivo, el registrador deberá excluir del análisis de registrabilidad dicho elemento. 3.2. ¿Para evaluar si el signo solicitado es descriptivo, basta con analizar el conocimiento actual del público pertinente sobre aquél, o puede considerarse la existencia de indicios de que el signo es o resultará necesario para la comercialización o publicidad de los productos en el mercado? Tal como se indicó en la pregunta anterior, para que un signo sea considerado descriptivo bastará que este haga una relación directa e inmediata a alguna de característica, cualidades, información de los productos o servicios para los cuales ha de usarse.
En ese sentido, no podrá registrase como marca un signo que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, la procedencia geográfica, la época de producción, características o información de los productos o servicios para los cuales ha de usarse dicho signo. Por ejemplo, será descriptivo el signo Transporte Aéreo para servicios de aerolíneas. 3.3.
¿En un procedimiento de registro de marca, cabe evaluar el impacto de las actividades comerciales del solicitante o de su grupo empresarial cuyos nombres comprenden a la marca solicitada, para determinar el significado que los consumidores otorgan a la marca? De ser así, ¿Cuáles son los criterios para evaluar ello? En un procedimiento de otorgamiento de registro de una marca no se evalúa el impacto de las actividades comerciales del solicitante para determinar el significado que los consumidores confieren al signo solicitado como marca.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2061-2015-0-1801-JA-CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo ATI dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de SS Si la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de E Estatuto. 'La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que Y participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo NLTETA /” del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
Proceso 378-IP-2017 UL Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRAD Ñ Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario (E). Luis Rafael Vergara Quintero Edi Almeidá 0, Y) PRESIDENTE SECRETARIO (E) Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.