W TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de julio de 2018 Proceso: 406-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 1201/2013 Referencia: Signo involucrado SANTA CRUZ AGENCIA DE BOLSA (denominativo) y marcas involucradas BANCO SANTA CRUZ S.A. (denominativa), BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (denominativa), CONGLOMERADO MERCANTIL SANTA CRUZ (denominativa) y SANTA CRUZ AGENCIA DE BOLSA (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 345/2017 del 21 de septiembre de 2017, recibido vía courier el 10 de octubre de 2017, mediante el cual la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó interpretación prejudicial de los Literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 1201/2013; y, El Auto del 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
Proceso 406-1P-2017 ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa Filial Fassil FFP S.A. Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual —SENAP|- del Estado Plurinacional de Bolivia ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: (i) Si el signo SANTA CRUZ AGENCIA DE BOLSA (denominativo) solicitado a registro para distinguir productos de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza!, resultaría confundible con las marcas BANCO SANTA CRUZ S.A. (denominativa), BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (denominativa), CONGLOMERADO MERCANTIL SANTA CRUZ (denominativa) y SANTA CRUZ AGENCIA DE BOLSA (denominativa), registrada previamente?, también para la misma clase.
(ii) Si los términos BANCO y AGENCIA DE BOLSA son de uso común para los servicios que se pretenden distinguir. (iii) Si el signo solicitado estaría conformado por denominaciones descriptivas de los servicios que se pretenden distinguir. (iv) Si existiría conexión entre los signos en conflicto. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486% de la Comisión de la Clase 36.- Servicios de agencias de bolsa.
Clase 36.- Negocios financieros y negocios monetarios. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o 2 Proceso 406-1P-2017 Comunidad Andina.
Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinente. No procede la interpretación del Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que no es hecho controvertido la causa! de irregistrabilidad por riesgo de confusión con un nombre comercial.
De oficio se interpretarán el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina, referido a la causal de irregistrabilidad de un signo conformado por denominaciones genéricas, a efectos de responder la pregunta formulada por la Sala consultante: “¿Las denominaciones BANCO y AGENCIA DE BOLSA en el presente caso, constituyen designaciones genéricas?” De oficio se interpretarán el Literal e) y g) del Artículo 135 de la Decisión 486% de la Comisión de la Comunidad Andina, a la causal de irregistrabilidad de un signo conformado por términos descriptivos y uso común comunes, por ser pertinentes. servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..-) 1) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; (.)J" Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos O de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(..-) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais; (.)J 3 1.1. 1.2. Proceso 406-1P-2017 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos compuestos. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo SANTA CRUZ AGENCIA DE BOLSA (denominativo) y las marcas BANCO SANTA CRUZ S.A. (denominativa), BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (denominativa), CONGLOMERADO MERCANTIL SANTA CRUZ (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( J' Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.$ Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 4 Proceso 406-1P-2017 a) Elriesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.
Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? Ibidem. Ibidem. b) d) Proceso 406-1P-2017 La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en contlicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difíciimente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios?*: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y Ver interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 42-1P-2017 del 7 de julio de 2017. 1.5. 1.6. 2.1. 2.2. Proceso 406-1P-2017 funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no contusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos denominativos compuestos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo SANTA CRUZ AGENCIA DE BOLSA (denominativo) y las marcas BANCO SANTA CRUZ S.A. (denominativa) BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (denominativa) CONGLOMERADO MERCANTIL SANTA CRUZ (denominativa), es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.*? Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 2.3.
Proceso 406-1P-2017 significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.*! En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo siguiendo las siguientes reglas:?*? a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*?, Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo,deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.!* Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: +.
Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. “1 Ibidem. Ibidem. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo, sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo, terr, en enterráis.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema": Unidad mínima aistable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s,-ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 8 2.4, Proceso 406-1P-2017 + Porlo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. e Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En el presente caso, se advierte que los signos en conflicto son compuestos, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca.
Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros: *5 a) b) d) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 9 2.5. 3.1. 3.2. Proceso 406-IP-2017 e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.
Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de contusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo SANTA CRUZ AGENCIA DE BOLSA (denominativo) y las marcas BANCO SANTA CRUZ S.A. (denominativa)) BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (denominativa)) CONGLOMERADO MERCANTIL SANTA CRUZ (denominativa).
Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado a las denominaciones genéricas, en virtud a la pregunta formulada por la Sala consultante. Asimismo, debido a que uno de los hechos controvertidos es referido a los signos conformados por términos descriptivos, así como lo argumentado por el demandado sobre que los términos BANCO y AGENCIA DE BOLSA serían genéricos y débiles dentro de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, corresponde analizar el tema propuesto.
El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(Y 10 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Proceso 406-1P-2017 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.18 Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
(.P Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio.
No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.1? La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica.
Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.1* Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.*? De modo referencial, ver ta interpretación Prejudicial recaído en el Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015.
Ibidem. Ibidem. Ibidem. 11 3.8. 3.9. Proceso 406-1P-2017 De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(y Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.?0 3.10.No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos 3.11. o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.?1 Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos técnicos, descriptivos o de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 3.12.El que un término sea técnico, descriptivo o de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es técnico, descriptivo o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 3.13.
En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la Clase 36 de la Clasificación Intemacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 del 23 de junio de 2016.
De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. 12 4.1. 4.2. 4.3. 4.4, Proceso 406-IP-2017 siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La demandante argumentó que no existiría conexión o vinculación entre el signo SANTA CRUZ AGENCIA DE BOLSA (denominativo) solicitado a registro y las marcas BANCO SANTA CRUZ S.A. (denominativo), BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (denominativo), CONGLOMERADO MERCANTIL SANTA CRUZ (denominativo), pues el primero buscaría distinguir únicamente “servicios de agencias de bolsa”, comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que las marcas antes señaladas distinguirían “negocios financieros y negocios monetarios”, también en la referida clase, por lo que corresponde analizar este tema.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.22 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.2 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: 22 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros ulilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 13 Proceso 406-1P-2017 a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada..5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, 14 Proceso 406-1P-2017 vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 4.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: — La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 15 5.1.
EZ 5.3. 5.4. Proceso 406-1P-2017 Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuestas a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
¿Cuáles son las similitudes ortográficas, fonéticas e ideológicas que constituyen los supuestos esenciales para originar un riesgo de confusión de marca; y cuáles son sus diferencias? Para dar respuesta a esta pregunta, debe remitirse a los alcances desarrollados en el Tema 1, del Apartado E de la presente providencia. ¿De acuerdo con la Clasificación de Niza, Clase 36, Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios, existe la posibilidad que la marca BANCO SANTA CRUZ S.A. sea confundida con SANTA CRUZ AGENCIA DE BOLSA? Al tratarse de una pregunta que resuelve directamente el caso, no le corresponde a este Tribunal pronunciarse al respecto; no obstante, la Sala consultante a efectos de verificar el posible riesgo de confusión entre los signos en conflicto deberá tener en consideración lo desarrollado en los Temas 1 y 4, del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.
¿Es posible que se produzca confusión en el desarrollo de las actividades de un BANCO y una AGENCIA DE BOLSA, tomando en cuenta que se trata de actividades especializadas y reguladas especificamente? Para dar respuesta a esta pregunta, debe remitirse a lo señalado en la respuesta anterior. ¿Cuáles son las diferencias entre el nombre comercial, razón social y marca? Además, ¿existe riesgo de confusión entre ellas? Para responder esta pregunta, con el fin de orientar claramente a la Sala consultante, se explicará las diferencias que existen entre la marca, el nombre comercial, la enseña comercial y la razón o denominación social.
La marca es aquel signo distintivo que tiene la capacidad de distinguir 16 Proceso 406-1P-2017 productos o servicios en el mercado?*, Su protección exclusiva se adquiere con el registro ante la autoridad competente del país donde se quiere proteger; es decir, su registro es constitutivo del derecho marcario”, La marca puede ser denominativa, figurativa y mixta y existen también las llamadas marcas no tradicionales como la tridimensional sonora, táctil, olfativa, etc.
El nombre comercial es el signo distintivo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario.
El nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento. Su protección se adquiere con el primer uso. A diferencia de la marca, el registro de un nombre comercial es de carácter declarativo.
No obstante, el registro del nombre comercial permite una protección en todo el territorio del país miembro. Asimismo, el nombre comercial se encuentra vinculado a la figura de la enseña comercial. Mientras que el nombre constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña comercial identifica Únicamente al establecimiento.
En ese sentido, la enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y su protección se regirá por las disposiciones relativas al mombre comercial*, lo que significa principalmente que, a efectos de su protección, no es necesario su registro sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el mercado.
Por su parte, la razón o denominación social es el nombre con el que se identifica y acredita la existencia formal de una persona jurídica o Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro." 17 5.5. 5.6. 5.7.
Proceso 406-IP-2017 una sociedad mercantil en el giro de su negocio, la cual generalmente nace con la inscripción en el registro público o registro mercantil de cada país; no se trata de un signo distintivo pues no busca identificar productos o servicios en el mercado, ni la actividad económica de un empresario o establecimiento comercial.
De lo anterior, es posible concluir que un comerciante pueda utilizar en el mercado su razón social, siempre que dicho uso no esté destinado a la identificación de productos, servicios o actividades económicas, no resulte confundible con signos distintivos registrados a favor de terceros y no induzca a error al público consumidor respecto del origen empresarial.
Asimismo, resulta necesario que ese uso se limite a informar al consumidor sobre la existencia del comerciante como persona jurídica o sociedad mercantil. En consecuencia, es posible que una persona jurídica identificada por una razón o denominación social sea titular del registro de uno o más signos distintivos, diferentes a esta; sin embargo, es posible también que un comerciante tenga una razón social y un nombre comercial idénticos entre sí, recayendo en la Autoridad pertinente la facultad de establecer si el uso efectuado de dicha razón o denominación social infringe o no derechos de propiedad industrial de terceros.
¿Las denominaciones BANCO y AGENCIA DE BOLSA en el presente caso, constituyen designaciones genéricas? Al tratarse de una pregunta que resuelve directamente el caso, no le corresponde a este Tribunal pronunciarse al respecto; no obstante, la Sala consultante deberá tener en consideración lo desarrollado en el Tema 3, del Apartado E de la presente interpretación prejudicial sobre la conformación de signos constituidos por denominaciones genéricas.
¿Existe riesgo de confusión entre designaciones, de acuerdo con la Clasificación de Niza, Clase 36, cuando dos empresas utilizan un término genérico en su denominación? Para dar respuesta a esta pregunta, debe remitirse a los alcances desarrollados en los Temas 3 y 4, del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. ¿Es suficiente el registro de una marca en la oficina competente para convertirse en dueño de denominaciones aun sean estas genéricas? El registro de una marca conformada por una denominación genérica no otorga el derecho al uso exclusivo sobre tal denominación; al contrario, la inclusión de una denominación genérica en una marca acarrea su debilidad.
Es decir, un signo que contiene una 18 Proceso 406-1P-2017 denominación genérica o podría ser registrable como marca gracias a los demás elementos que la acompañan, dada la distintividad del signo apreciado en su conjunto; por tanto, si bien el referido podría ser registrable, será considerado como débil, de conformidad con los lineamientos expuestos en el Tema 3, del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. 5.8.
¿Qué se entiende por identidad de marca? Se entiende por identidad de la marca a los elementos propios del signo distintivo que lo conforma, diferenciándose de otras que pudieran existir en el mercado. 5.9. ¿Son los distintos canales de publicidad y de comercialización de los productos o servicios que se ofrecen, elementos que previenen el riesgo de confusión? La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 4, del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. 5.10.
En caso de que los productos protegidos por un signo solicitado y una marca previamente registrada, sean los mismos, y como tales compartan canales de comercialización ¿sugiere que exista mayor riesgo de confusión? La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 4, del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. 5.11.¿Prevalece el derecho alegado por el dueño de la marca o el derecho del consumidor, respetando su capacidad de entendimiento, comprensión y elección? Para dar respuesta a esta pregunta, debe seguir la cuarta regla para el cotejo de marcas explicadas en el Literal d) del párrafo 1.4. del Tema 1, del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 1201/2013, el que deberá adoptarla al emitir el correspondiente tallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrato tercero de su Estatuto. % DE JO La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que pa MS participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo q 7 Cel Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, E SECRETARIA > 19 o Proceso 406-1P-2017 TS Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRAD.
Hernán Ro go Romero Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac ISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario (E). P Luis Rafael Vergara Quintero Eduardo Almeida Jaramillo y PRESIDENTE SECRETARIO (E) Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20