TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 07 de septiembre de 2018 Proceso: 572-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno Del Consultante: 122/2013 Referencia: Signos involucrados GROUPON / GROUPON Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS En Oficio 437/2016 de 15 de septiembre del 2016, recibido vía courier el 10 de noviembre del mismo año, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 122/2013; y, El Auto del 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: GROUPON, iNC. Demandado: SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI) DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 1.1. 1.2. Proceso 572-1P-2016 Terceros Interesados: Rafael Paz Aguilera, René Suárez Aguilera y Luis Alfredo Polasek Benavides ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, el tema controvertido en el proceso interno consiste en determinar la procedencia de la oposición andina y la verificación del interés real en el mercado.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 147 de la Decisión 486! de la Comisión de la Comunidad Andina, el mismo que se interpretará por ser procedente. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La oposición andina. El interés real en el mercado. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La oposición andina. El interés real en el mercado Teniendo en cuenta que en el presente proceso GROUPON, INC., planteó oposición andina en contra del registro de! signo GROUPON, es necesario desarrollar el alcance de este tema. Conforme al Artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponenla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de tos Paises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.
La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este rtículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la mera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
Proceso 572-1P-2016 días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud. En adición a ello, el Artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas.
A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidos en los demás Paises Miembros. Esta figura se conoce con el nombre de “oposición andina”. Del enunciado del Artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para el ejercicio de la oposición andina, es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los Países Miembros; o, (ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los Países Miembros.
En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Paises Miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos y/o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor. En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca?, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro Pais Miembro.
Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:* a) La oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los Países Miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro Proceso 572-1P-2016 hasta que la oficina nacional del Pais Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud. 1.8.
En consecuencia, si se concede el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición puede, sobre la base de dicho registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del signo solicitado. 1.9. Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado.
Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el Artículo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad. 1.10. De lo anterior, se puede deducir lo siguiente: a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo opuesto, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad. 1.11.
Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del Artículo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes:* a) El titular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los otros Paises Miembros de la Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el Pais Miembro donde se formula la oposición. Ello, siempre que este último pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formula la oposición (que se solicite el registro de la marca al momento de formutar dicha oposición). b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Paises Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el País Miembro en (er Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 152-1P-2012 del 6 de marzo de 2013.
Proceso 572-1P-2016 donde se plantea la oposición. Ello, siempre que dicho signo pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formule la oposición. 1.12. Cuando el Artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a "quien primero solicitó el registro de esa marca”, el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el país en donde formula la oposición. 1.13.En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina: a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectaticio en otro Pais Miembro de la Comunidad Andina.
La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos y/o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor. b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro de la Comunidad Andina.
La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo*. 1.14. Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Articulo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País Miembro en donde se plantea la oposición andina.
Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado. 1.15.La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante.
La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho País Miembro realmente es de su interés. 1.16. Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca “idéntica” a la anteriormente solicitada o registrada en otro Pais Miembro, sino que bastaría con presentar la Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 107-1P-2015 del 20 de julio de 2015 y 202-1P-2014 del 20 de febrero de 2015.
Proceso 572-1P-2016 solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina. 1.17.En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el País Miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro País Miembro. 1.18.Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no sólo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir identidad respecto de los productos y/o servicios que se protegen; es decir, no solo deben pertenecer a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 1.19.
En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos. 1.20.
Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para 2.1. 2.2. registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro Pais Miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir. Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del País Miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el País Miembro al momento de interponer la oposición. La marca notoriamente conocida.
Su protección y su prueba Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce la marca notoria GROUPON, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Articulos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 2 efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento Y, (9 S A que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes 2.4. 2.5.
Proceso 572-1P-2016 términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes caracteristicas: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.£ b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.
La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.” Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.
Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente?, El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, aclividad, productos o servicios a los que se aplique.
Articulo 230 de la Decisión 486. La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de Ínsumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan “el producto o servicio identificado por la marca renombrada.
Proceso 572-1P-2016 La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros.
La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro?, Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.
La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente??.
Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”.
Y es que los "hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba.!! La marca notoria extracomunitaria?? no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. 13 Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada.
E) La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario). ul En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial.
Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. No es renombrada, sino una marca notoría pero fuera de la Comunidad Andina. a marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada tos principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo. 2.6.
Proceso 572-1P-2016 Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.
En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 2.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 2.6.2.
En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 2.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 2.6.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su pals de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de ropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 2.1. 2.8. 2.9.
Proceso 572-1P-2016 que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial: h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, 10 Proceso 572-1P-2016 compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, Kk) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.” 2.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 2.11.El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.
En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular!*.
La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias 2.12.En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada?*? como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas. 2.13.Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean Usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.
En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016. ue expresamente no se encuentra regulada en la Decisión 486. 11 Proceso 572-1P-2016 2.14.Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486.
Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no esta no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación.1*? 2.15.Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina. 2.16.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca GROUPON cuyo titular es GROUPON INC., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo GROUPON, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. 16 Como afirma Gustavo León y León: “Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición especifica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.” (LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo.
Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y comentarios. ECB Ediciones S.A.C. — Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma linea de pensamiento. * Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes.
Lo antenor daría pie para afinmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaría exenta de la carga de su uso en el país ( ) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada ño es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486%,” “540 Metke Mendez, Ricardo.
"El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, en Revista de Estudios Sociojurídicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107." “Si bien es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de permitirlo la norma facultaria a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado.
Siendo más específicos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia341”, “541 Torres Salinas, Carlos. “¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada”, en Law Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semestral, Enero de 2013, p.8." 12 Proceso 572-1P-2016 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 122/2013, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ge - Cecilia Luisa ón Quinteros <————— Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRAD: Hugo Ramiro z Apác MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y la Secretaria (a.i.).
Luis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE otifiquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación ejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13