TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de octubre de 2018 Proceso: 342-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 7014-2016-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 7014-2016-S-5*SECA-CSJLI-PJ de 12 de septiembre de 2017, recibido el 13 de septiembre de 2017, vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó interpretación prejudicial del artículo 155 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 7014-2016-0-1801-JR-CA-25; y, El Auto del 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: CLARITA BERRU GUERRERO Proceso 342-1P-2017 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — INDECOP! — DE LA REPUBLICA DEL PERU ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es la presunta infracción de derechos de propiedad industrial por supuesto uso de la expresión FIPROMAX, el mismo que sería similar a la marca registrada FIPROMAX LABYES de propiedad de la actora.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 155 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!. Procede la interpretación de la norma solicitada. De oficio se interpretará el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486? para analizar la figura de la acción por infracción. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos.

Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (..) c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: () d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;” 2 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 342-IP-2017 Preguntas formuladas por la Sala consultante. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar En vista de que en el proceso interno se discute si el uso del signo FIPROMAX, por parte de la demandada, vulnera los derechos de propiedad industrial de la demandante, resulta necesario analizar lo establecido en el literal c) del artículo 155 de la Decisión 486.

Previamente, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Titulo XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:3 a) Sujeto activo. Persona que puede interponer la acción: (1) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica.

Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujeto pasivo.

Persona sobre la cual recae la acción: () Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos.

El literal c) del artículo 155 de la Decisión 486, advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones; a Que la marca del titular esté “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 3 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

Proceso 342-1P-2017 - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. Dicho literal plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales materiales.

De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.

Igualmente, el Literal c) menciona que la marca debe estar reproducida o contenida, es decir que el signo utilizado debe ser una copia exacta O idéntica y que a la vez la marca registrada se encuentre contenida, en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado. Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora.

Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber: 1.8.1. Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca. 1.8.2.

Comercializar: Incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. 1.8.3. Detentar: Incurre en la conducta quien almacene dichos materiales con la intención de su posterior uso en la comisión de la infracción. La simple acción de poseer los elementos sin la intención de la comisión de la infracción no hace parte del supuesto de hecho que prevé la norma.

Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice, es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y 4 Proceso 342-1P-2017 contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.

Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición.* 1.10. Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ¡us prohibendi no es ilimitado.

La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.5 1.11. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria.£ 1.12.La acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el artículo 244 de la Decisión 486. 1.13.

Resulta además necesario analizar lo establecido en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (-.) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 1.14. Del comportamiento estipulado en el literal d) del artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 311-1P-2015 del 9 de septiembre de 2016.

De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, 5 Proceso 342-1P-2017 utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor”.

A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.? c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 1.15.Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico 7 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015.

Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el ” riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquinr un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el “ riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso 70-1P-2008). 6 Proceso 342-1P-2017 económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a contusión.? 1.16. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado 2.1. en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

La consultante solicitó a este Tribunal se pronuncie sobre: De cómo puede determinarse el uso ilícito e indebido de una marca La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. Si el uso de la marca por parte de la denunciada, con anterioridad al registro de la misma, la exime de responsabilidad Tal como lo establece el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que expresamente señala que: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” Se desprende así que el derecho exclusivo nace con el registro de la marca a favor de su titular y tan solo desde dicho momento tiene el derecho de uso exclusivo, por lo que si se usa en el mercado un signo similar o idéntico antes de que un tercero lo registre no recae en infracción. 2.2.

Sí en el caso de autos se puede determinar que la denunciada actuó de buena fe Este Tribunal no puede determinar este particular, por lo que la respuesta a esta pregunta la deberá resolver el Juez nacional que Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-1P-2013, del 22 de mayo de 2013. Proceso 342-1P-2017 conoce el caso, analizando los hechos y pruebas aportadas dentro del proceso interno. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 7014-2016-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente tallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ' p Cecilia Lúisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO Proceso 342-1P-2017 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y la Secretaria a.i. Luis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.