PROCESO 03-IP-2017 — Comunidad Andina

QS TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 03 de octubre de 2018 Proceso: 03-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 193/2013 Referencia: Solicitud de renovación extemporánea marca BIMBO (mixta) Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS: El Oficio 526/2016 de 23 de noviembre de 2016, recibido vía courier el 9 de enero del 2017, mediante el cual la solicita interpretación prejudicial de los Artículos 152, 153 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 193-2013; y, El Auto de 21 de febrero de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

ANTECEDENTES Corporación — Industrial DILLMANN S.A. CORDILL S.A. Proceso 03-1P-2017 Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAP!) del Estado Plurinacional de Bolivia ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, el tema controvertido en el proceso interno consiste en determinar si la solicitud de renovación de la marca BIMBO (mixta) fue presentada fuera del término establecido por la norma comunitaria.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la interpretación prejudicia! de los Artículos 152, 153 y 155 de la Decisión 486! de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretan los Artículos 152 y 153 por ser procedentes. No se interpreta el Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina por cuanto no es parte de la controversia la infracción de derechos por parte de terceros.

TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La renovación del registro de una marca. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La renovación del registro de una marca En vista de que en el proceso interno se discute acerca de la fecha de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, lanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros.

Proceso 03-AP-2017 concesión del registro de la marca BIMBO (mixta) y, en consecuencia, la fecha a partir de la cual se computa el plazo para que el titular de la mencionada marca solicite su renovación, es pertinente analizar el Artículo 152 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que regula el plazo de vigencia de una marca de la siguiente manera: “Artículo 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.” Asimismo, corresponde analizar lo dispuesto en el Artículo 153 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que prescribe lo siguiente: “Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los países miembros.

Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir O limitar los productos o servicios indicados en el registro original.” Como se desprende de las disposiciones antes detalladas el registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Asimismo, seis meses antes de la expiración o hasta seis meses después de dicho plazo, el titular de la marca o legítimo interesado, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar ante la oficina nacional competente su renovación. No obstante, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no solicita la renovación dentro del plazo estipulado en el Artículo 152 de la referida normativa, el registro permanece en vigencia durante un plazo de seis meses después de su vencimiento.

Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro marcario sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento.

Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 03-1P-2017 comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios, conforme el Artículo 153 de la Decisión 486.2 La renovación de una marca no es sino la continuación por parte del titular del ejercicio de sus derechos.

Una marca registrada puede subsistir indefinidamente mientras se confieran las sucesivas renovaciones. Si no se renueva una marca, el efecto jurídico es la extinción del derecho que otorga su registro y la disponibilidad de dicho signo para el público. No obstante lo anterior, cuando se trata de la falta de renovación del registro de una marca cuya notoriedad haya sido probada (o una marca renombrada), el efecto jurídico no es la extinción del derecho otorgado mediante el registro, debido a que en virtud de lo regulado en el Artículo 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Es importante precisar que la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro, Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.

La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente?. 1.10.Si bien el titular de una marca notoria (o renombrada) puede solicitar el registro de dicha marca y, en su caso, su renovación, la ausencia de registro, así como la falta de renovación de su registro, no impiden otorgar a dicha clase de marca la protección mencionada en el párrafo precedente.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 183-1P-2004 del 19 de abril de 2005. Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada. La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario).

Proceso 03-1P-2017 1.11.En caso de que el titular de la marca notoria haya perdido el registro debido a la falta de su renovación, podrá, conforme a lo regulado en el artículo 138 de la Decisión 486, solicitar nuevamente su registro ante la autoridad nacional competente. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 193/2013, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Dl | 7 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA Hugo Ram me: MAGISTRADO a D áCúerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y la Secretaria a.i. Luis Rafael Vergara Quintero Ka PRESIDENTE Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.