TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 03 de octubre de 2018 Proceso: 319-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consuitante: 17811-2013-2322 Referencia: Signos involucrados FLYING HORSE (mixto) / CABALLO VOLADOR, FIGURA DE CABALLO ALADO, PEGASUS! Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 3614-TDCA-No. 1 del 30 de agosto de 2017, recibido físicamente el 31 de agosto de 2017, mediante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 81, 82 literal a), 83 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el proceso interno N* 17811-2013-2322, y;

El Auto de 7 de septiembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: EXXONMOBIL OIL CORPORATION De la revisión de los documentos del expediente no se desprende la naturaleza de los signos. Proceso 319-1P-2017 Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -¡EPI- DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI- DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Tercero Interesado: ALTMUHLTALER HEILQUELLEN GMBH ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es determinar si las marcas CABALLO VOLADOR, FIGURA DE CABALLO ALADO, PEGASUS registradas a favor de EXXONMOBIL OIL CORPORATION, cuya notoriedad se alega, son confundibles con el signo solicitado FLYING HORSE.

NORMA A SER INTERPRETADA El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 81, 82 literales a) y 83 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Unicamente se llevará a cabo la interpretación del literal d) del Artículo 83 de la Decisión 344? de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por ser procedente.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. - “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocida en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; > 9 S e <Unmoap E e e 1.2. 1.3. Proceso 319-1P-2017 No se interpretarán los Artículos 81 y 82 literales a), por no ser parte de la controversia el concepto de marca y la distintividad intrínseca del signo solicitado. De oficio se llevará a cabo la interpretación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344% de la Comisión del Acuerdo de Cartagena para el tratar el tema de marca notoria.

TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado FLYGING HORSE (mixto) reproduce las marcas notorias CABALLO VOLADOR, FIGURA DE CABALLO ALADO, PEGASUS, las cuales presuntamente tienen la calidad de notoriamente conocidas, se abordará el presente tema.

Definición Si bien la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, no puntualiza lo que se entiende como marca notoria, es preciso que este Tribunal la defina como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo?.

El Artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344, prohibe el registro de signos que se encuentren en contraposición con marcas notoriamente conocidas, existiendo dos causales diferentes. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. - “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el tegistro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida." Para referencia revisar la Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 109-1P-2013 del 13 de septiembre de 2013. 1.4. 1.5. Proceso 319-1P-2017 Reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de una marca notoria Por una parte el literal d) de! Artículo 83 que dispone que: “Artículo 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos, que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) ad) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; (y La norma antes citada prohíbe el registro de un signo que reproduzca, imite, traduzca o transcriba de manera total o parcial un signo notoriamente conocido, es decir, esta causal evidencia que el solicitante intenta aprovechar la fama y reconocimiento de la marca, lo que conllevaría a que el consumidor considere que es la misma y por tanto se confunda.

La marca notoria de acuerdo con esta disposición se protege ya sea en el país en el que se solicita el registro y va más allá del principio de territorialidad, ya que se manifiesta que la marca notoria puede ser dentro del comercio subregional, es decir, en países de la Comunidad Andina o comercio internacional, con la especificación de que exista reciprocidad, es decir, si el país donde ostenta la calidad de notoria, reconoce a su vez la notoriedad de marcas de la región andina, no basta con que el signo sea internacional y notorio sino que el país debe corresponder en el mismo sentido al País Miembro en casos análogos.

En cuanto al segundo párrafo del literal d) del Artículo 83, al enunciar que la marca notoria se protege con independencia de la clase, ello debe entenderse en el sentido de que no solo se le protege respecto de los mismos productos o servicios que ampara la marca notoriamente conocida, sino también respecto de los productos o servicios similares, conexos e inclusive diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente de la 1.8. 1.9.

Proceso 319-IP-2017 marca notoriamente conocidas*. En efecto, la mayor protección que recibe la marca notoria implica evitar el riesgo de dilución y el uso parasitario, por lo que la protección se extiende a productos o servicios distintos, pero dentro del sector pertinente de la marca notoria. Signo similar a una marca notoriamente conocida Por su parte, el literal e) del Artículo 83 dispone que: “Artículo 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos, que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.” Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

Esta prohibición hace expresa mención a la irregistrabilidad de signos que sean similares a tal grado que el consumidor pueda confundirse respecto de la marca notoria, sin importar los productos o servicios que solicite, aclarándose que para que opere confusión deben tratarse de productos o servicios que guarden conexión, toda vez que si sencillamente un producto está tan alejado de la marca notoria no existe manera de que el consumidor caiga en riesgo de confusión. 1.10.

Cuando la norma enuncia que es independiente de las clases de productos o servicios está haciendo mención a que la Clasificación Internacional de Niza no es un referente para definir que dos productos o servicios son similares o idénticos, ya que por el hecho de que dos signos estén en clases distintas no significa que no sean relacionados como por ejemplo servicios oftalmológicos y lentes de contacto, si bien están en dos clases disímiles, estos guardan estrecha relación, o para el caso de hielo y arroz, si bien están en la misma clase, son productos que no tienen el mismo destino ni público consumidor, por lo que, será el juzgador quien deberá analizar si el consumidor puede confundirse o no. Prueba de la notoriedad.

No basta con afirmar que una marca es notoria, este es un hecho que debe La marca notoria regulada en la Decisión 344 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar el riesgo de dilución y el uso parasitano. Proceso 319-1P-2017 ser demostrado mediante pruebas idóneas presentadas ante el Juez o la Oficina Nacional Competente de acuerdo con el caso. 1.12.El Artículo 84 de la Decisión 344 enuncia varios criterios en base de los cuales la autoridad puede determinar si una marca es notoriamente conocida y que son los siguientes: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada, b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca. c) La antigúedad de la marca y su uso constante. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 1.13.Los criterios antes citados no son taxativos, la autoridad que resuelva podrá contar con otros elementos que le lleven a determinar que la marca cuya notoriedad se alega ostenta dicha calidad, de acuerdo con las pruebas aportadas por su titular. 1.14.El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.

En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular?, 1.15.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas CABALLO VOLADOR, FIGURA DE CABALLO ALADO, PEGASUS cuyo titular es EXXONMOBIL OIL CORPORATION, eran notoriamente conocidos en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo FLYING HORSE (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Ze DE Geibunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-2322, la que Le Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 460-1P-2015 del 19 de agosto de 2016.

Proceso 319-1P-2017 deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto, La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

CeciliaLuisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRA MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y la Secretaria a.i. Luis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE