TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 8 de noviembre de 2018 Proceso: 81-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la Rama Judicial de la República de Colombia Expediente interno del consultante: 110013199001201690377 01 Referencia: Signos involucrados MAMBA WAMBA (mixta) y MAMBA (mixta) Magistrado ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio C-02427 de 12 de diciembre de 2017, recibido vía courier el 20 de febrero de 2018, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la Rama Judicial de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, 136, 152 al 160, 241 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 110013199001201690377 01; y El Auto del 26 de abril de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandantes: Felipe Mejía Ramírez Camila Restrepo A. José Alejandro Aguilar Hernández (Socios de Grupo Nurols S.A.) Proceso 81-1P-2018 Demandada: Kasa Wholefoods Company S.A.S. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por ta Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si Kasa Wholefoods Company S.A.S. efectivamente realizó actos de infracción de derechos de propiedad industrial por el uso de del signo MAMBA (mixta)!, supuestamente confundible con la marca registrada MAMBA WAMBA (mixta), de titularidad de los demandantes. 2. La acción de cancelación parcial de registro de una marca, si opera con efecto retroactivo o inmediato (a partir de la decisión de cancelación)?.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135, 136, 152 al 160, 241 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. Procede la interpretación prejudicial del Artículo 155 Literal d) de la Decisión 486. De oficio, se interpretará el Artículo 165 de la misma E Clase 35 Expediente: 14 039721 man Clase 35.

“servicios de venta minorista y mayorista de alimentos, agencias de aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. importación y exportación de productos” Certificado: 521368 e Clase 32. “aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” Certificado: 350073 E La acción en cancelación del registro de la marca MAMBA WAMBA (mixta) para productos contenidos en la Clase 32 se encontraria aun en trámite La demandada afirma que usa la marca gara productos incluidos en la Clase 32 y no en la Clase 35, como aseguran los demandantes ES po 1.1.

Proceso 81-1P-2018 normativa, en virtud de la necesidad de aclarar si la cancelación por falta de uso opera con efectos inmediatos o retroactivos*. No procede la interpretación prejudicial de los articulos 134, 135, 136, 152 al 154, 156 al 160, 241 y 244 de la Decisión 486, por cuanto no resultan pertinentes. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos.

Los sujetos y el objeto de dicha acción Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a Kasa Wholefoods Company S.A.S. por parte de los demandantes, resulta en SECRETARIA > Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su litular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (-.) a) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un nesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos O servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión, ()J7 “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años conseculivos precedentes a la fecha en que se micie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca lambién podrá sohcitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa Cuando la falla de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos O servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la hsta de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado, para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el tilular demuestre que la falta de uso se debió. entre otros, a fuerza mayor o caso forluilo * Proceso 81-1P-2018 necesario analizar lo establecido en el Literal d) del Articulo 155 de la Decisión 486, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (-.) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 1.2.

Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:5 a) Sujetos activos, personas que pueden interponer la acción: (1) El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Paises Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos, personas sobre las cuales recae la acción (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.3. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros la interpretación prejudicial recaida en el Proceso 367-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 1.4.

Proceso 81-1P-2018 signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.£ Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor”.

A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: 1.4.1. El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar uma actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas La conducta se debe realizar en el comercio.

Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. 1.42.

Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.? 1.4.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo Ver la interpretación prejudicial recaida en el Proceso 263-1P-2015 de 25 de febrero de 2016 Ver la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 de 7 de diciembre de 2015 Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el *.nesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquinr un producto piense que está adquinendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), mientras que el * nesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el ongen empresarial del producto al adquinrio piense que el productor de dicho producto y olra empresa tienen una relación O vinculación económica” Cf.

Interpretación prejudicial de 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso 70- 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 81-1P-2018 de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión? Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del jus prohibendi no es ilimitado.

La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma. 1? Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria” 5 De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, se deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraria la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra 05 DE 7) S ”» Ver la interpretación prejudicial recaida en el Proceso 101-1P-2013 de 22 de mayo de 2013 Ver la interpretación prejudicial recaida en el Proceso 346-IP-2015 de 7 de diciembre de 2015 Ver la interpretación prejudicial recaida en el Proceso 37-1P-2015 de 13 de mayo de 2015 Q 2.1. 2.2 2.3. 2.4. 2.5.

Proceso 81-IP-2018 que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento En vista que, en el proceso interno se controvierte si la eventual cancelación parcial de registro de una marca, respecto de algunos productos amparados, operaria con efecto retroactivo o inmediato, es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que si desean utilizar la marca efectivamente. 1? Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. 13 El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva. 14 El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación: es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho, en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

Ver, de modo referencial, la interpretación prejudicial recaida en el Proceso 436-1P-2015 de 2 de marzo de 2016 Ver la interpretación prejudicial recaida en el Proceso 495-1P-2015 de 23 de ¡unto de 2016 Ibidem e] Proceso 81-1P-2018 2.6. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente:15 2.7. a) b) Legitimación para iniciar el trámite.

De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.

Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción solo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuará fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación. Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Paises Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Finalmente, es preciso destacar que, la cancelación de un registro marcario, a diferencia de la declaración de nulidad, _no opera retroactivamente, sino con efecto inmediato; es decir, surtirá efecto a partir de la fecha de la decisión firme que declare la cancelación —total o parcial — del correspondiente registro de marca.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 110013199001201690377 01, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto Proceso 81-1P-2018 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último parrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. afaelWergara Quintero MAGISTRADO Hernán R éro Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac ISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

NA Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena