TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 08 de noviembre de 2018 Proceso S 348-1P-2018 Asunto E Interpretación Prejudicial Consultante 5 La Sala Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas Expediente interno del Consultante E 09209-2018-00113 Referencia E Nulidad de registro marcario por mandato judicial Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 493-2018-SFMNA-CPG del 13 de julio de 2018, recibido via Courier el 16 de julio de 2018, mediante el cual La Sala Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, solicita Interpretación Prejudicial de las normas invocadas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativas al Régimen de Propiedad Industrial, especificamente acerca del proceso de nulidad de una marca, a fin de resolver el proceso interno 09209-2018-00113; y, El Auto de 25 de setiembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Chase International S.A. Demandada S Alejandro Ordóñez Pinos 1.1. Proceso 348-1P-2018 ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por el órgano consultante, el tema controvertido en el proceso interno (acción de protección), vinculado a la Decisión 486, consiste en determinar si es jurídicamente posible iniciar, por un mandato judicial expedido en febrero del año 2018, el proceso de nulidad de un registro marcario otorgado en abril del año 2004, o si se aplica el plazo de prescripción de cinco (5) años previsto en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486 NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de las normas invocadas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativas al Régimen de Propiedad Industrial, especificamente acerca del proceso de nulidad de una marca; en ese sentido procede la interpretación del Artículo 172 de la Decisión 4861, por ser pertinente.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales Prescripción de la acción de nulidad relativa de un registro marcario. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales El Artículo 172 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 172.- La autondad nacional competente «decrelará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o ervicios, y se eliminarán del registro de la marca” 1.2 1.3. 1.4 x 1DEy ¿A (9) AS ¡ARA Proceso 348-1P-2018 contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” El Artículo 172 reconoce dos tipos de nulidad de un registro marcario: la nulidad absoluta y la nulidad relativa.

La nulidad absoluta ocurre cuando el registro de la marca se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 134 y todos los supuestos previstos en el Artículo 135 de la Decisión 486. Así, con relación al primer párrafo del Artículo 134, que también es la causal prevista en el Literal a) del Artículo 135, será nulo el registro si el signo no es apto para distinguir un producto o servicio en el mercado o no es susceptible de representación gráfica.

Así también será nulo si el signo carece de distintividad intrínseca, conforme al Literal b) del Artículo 135, o si incurre en cualquiera de las causales previstas en los demás literales (c, d,e,f. g,h,1,j,k,!, m, n, o, p) del Artículo 135. La nulidad absoluta busca la protección del ordenamiento andino y el interés público subyacente, por lo que la acción de nulidad absoluta puede ser incoada de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento; es decir, no prescribe la acción de la nulidad absoluta La nulidad relativa ocurre cuando el registro de la marca se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en cualquiera de los supuestos previstos en el Articulo 136 (sus Literales a, b, c, d, e, f, g, h), o cuando el registro hubiese sido obtenido mediando mala fe, lo que ocurre, por ejemplo, con los actos de competencia desleal, cuando el solicitante actuó sabiendo que dañaba o perjudicaba a un tercero, etc La nulidad relativa busca la protección del tercero afectado por el registro marcario.

Si bien la acción de nulidad relativa puede ser incoada de oficio o asolicitud de cualquier persona, esta acción prescribe a los cinco (5) años ontados desde la fecha de concesión del registro impugnado Proceso 348-IP-2018 1.5. Tal como lo prevé el tercer párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, las acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas no afectan las que pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios conforme lo contemple la legislación nacional de cada Pais Miembro. 2.

Prescripción de la acción de nulidad relativa de un registro marcario 2.1. Como se ha mencionado en el acápite anterior, la acción de nulidad absoluta no prescribe, mientras que la acción de nulidad relativa prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 2.2. La prescripción bajo comentario es una prescripción extintiva, pues extingue la acción procedimental (que, según la normatividad interna de cada país miembro, se puede conducir en la via administrativa o la jurisdiccional) destinada a lograr la nulidad del registro marcario.

La razón de esta prescripción es otorgar seguridad jurídica al mercado y a los participes en él. Dado que la nulidad relativa depende de la eventual afectación a un tercero, este, cualquier persona y la autoridad nacional competente tienen cinco años para plantear la referida acción. Vencido dicho plazo, y prescrita la referida acción, el registro marcario no puede ser invalidado bajo el argumento de estar afectando a un tercero. Por tanto, una vez prescrita dicha acción, el titular del registro sabrá que su registro es inmune a solicitudes de nulidad relativa, lo que significa seguridad jurídica para las inversiones, transacciones y operaciones comerciales correspondientes. 2.3.

En consecuencia, tratándose de la acción por nulidad relativa de un registro marcario, el procedimiento administrativo o el proceso judicial que dé cabida o acoja dicha acción, debe iniciarse antes del plazo de cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 09209-2018-00113, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal Proceso 348-1P-2018 Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hernán Ro omer, rano Hugo Ramiro Gómez Apac Gl O MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. de pb. uis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la present interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena