TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 08 de noviembre de 2018 Proceso: 144-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 7294-2014-0-1801-JR-CA-24 Referencia: Nulidad de oficio de la marca TARRAJEOLISTO Magistrado Ponente: Hemán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio 7294-2014-0/5taSECA-CSJLI-PJ, del 09 de mayo del 2017, recibido vía correo electrónico la misma fecha, mediante el cual, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 82 Literal d) y 113 Literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 7294-2014-0-1801-JR-CA-24; y, El Auto del 15 de marzo del 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES GAO dE EN Partes en el Proceso Interno SON 2) Demandante: QUIKRETE PERÚ S.A. TARIA |) ¡ECRE >! Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA s) COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA ?, SA Proceso 144-1P-2017 PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOP!)) DE LA REPUBLICA DEL PERU ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos controvertidos son los siguientes: 1.

La nulidad de oficio de un registro concedido. 2. Si los términos TARRAJEO y LISTO constituyen o no una denominación descriptiva. 3. Si la marca TARRAJEOLISTO ha adquirido distintividad por su uso y publicidad. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante, ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 82 Literal d) y 113 Literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena!, los cuales se interpretarán por ser procedente.

Si bien mediante Oficio 7294-2014 la Sala consultante solicitó la interpretación del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486, no obstante, mediante el informe de consulta de interpretación prejudicial se solicitó la interpretación de los artículos 82 Literal d) y 113 Literal a) de la Decisión 344, razón por la que el Tribunal procederá a la interpretación de estos últimos, por encontrarse relacionados al presente caso.

De oficio se interpretará el último inciso del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, dado que es parte de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; ( ) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País 2 Proceso 144-1P-2017 controversia la distintividad adquirida y que dicha figura no contenía la Decisión 344.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN pl La nulidad de registro de marca. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas. La distintividad adquirida o “secondary meaning”. Absolución de las preguntas formuladas por la Sala consultante. Pon= E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La nulidad de registro de marca 1.1. El INDECOPI declaró de oficio la nulidad de la marca TARRAJEOLISTO, por haber sido otorgada en contravención con el Artículo 82 Literal d) de la Decisión 344; en consecuencia, resulta pertinente analizar este tema. 1.2, El Artículo 113 de la Decisión 344 prescribe: “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;( )” 1.3.

En ese sentido, la nulidad de un registro se distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa 1.4. Tanto la nulidad absoluta como la relativa se pueden decretar de oficio por la autoridad nacional competente. Lo anterior impone una carga procesal especial para la entidad respectiva: realizar un proceso salvaguardando el derecho fundamental del debido proceso. 1.5.

De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si el acto administrativo que concedió el registro de la marca TARRAJEOLISTO, incurre en la causal de nulidad absoluta contemplada en el Literal d) del Artículo 82 de la Decisión 344, conforme lo dispone el Artículo 113 de la misma norma. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas. En el presente caso, se ha señalado que TARRAJEO y LiSTO son términos descriptivos respecto de los productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los o >) Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o N SY servicios a los cuales se aplica. 42 ? <D (DAD 2, lo A 3 Proceso 144-1P-2017 alcances del presente tema. 2.2.

Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.? 2.3. El Literal d) del Artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone: “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

(..)” 2.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de «ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil*. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. 2.5. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.* 2.6.

Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. le modo referencial, ver Proceso 336-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015, le modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015.

De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 4 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Proceso 144-1P-2017 La distintividad adquirida o “secondary meaning” En el presente proceso QUIKRETE PERÚ S.A. señaló que la marca TARRAJEOLISTO ha adquirido distintividad en base de sus uso y extensa publicidad, es ese sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema, para lo cual es pertinente interpretar el Artículo 135 último inciso de la Decisión 486, puesto que la Decisión 344 no contemplaba dicha figura.

La distintividad adquirida se consagra en el último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

El artículo citado establece el fenómeno de la “distintividad adquirida” para obtener el registro de un signo. Si un empresario convierte un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos y/o servicios, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, que la solicitud de registro sea concedida.

El uso como signo distintivo de productos y/o servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto y/o servicio. Por ello, la distintividad adquirida tlexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al registro y estableciendo una importante excepción a determinadas causales de irregistrabilidad de carácter absoluto contempladas en el Artículo 135 de la Decisión 4866, En virtud de la distintividad adquirida, un signo que ab initio no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado.

En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca.. De acuerdo a lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada: a) Que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el De modo referencial, ver Proceso 388-1P-2015 del fecha 25 de febrero de 2016. 3.7. 3.8. 3.9.

Proceso 144-1P-2017 requisito de distintividad. b) Que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado. Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera únicamente sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los Literales b), e), f), g) y h), del Artículo 135 de la Decisión 486.

Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, se debe prestar especial atención a esta circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo inicialmente, se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado, El uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo.

El postulado del uso real y efectivo de la marca se encuentra regulado en el Artículo 166 de la Decisión 486, el cual establece los parámetros en relación con las cantidades de los productos comercializados y servicios brindados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no?: a) Naturaleza de los productos o servicios: Este punto es fundamental para determinar el uso real, toda vez que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.

En este sentido, la oficina nacional competente o el juez competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b) Modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 3.10. En consecuencia, para que opere la figura de la distintividad adquirida, se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente.

Proceso 144-1P-2017 4. —Absolución de las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 4.1.

La posibilidad de registrar una marca descriptiva, sin mayores elementos distintivos. La respuesta a la pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 2 del Apartado E de la presente interpretación. 4.2. Si procede mantener el registro de la denominación que no se utiliza de manera común, respecto de la clase y los productos que pretende distinguir.

Una marca se mantendrá vigente siempre y cuando no se encuentre incursa en las causales de nulidad reguladas en el Artículo 113 de la Decisión 344. Su vigencia se mantendrá mientras no se declare la nulidad mediante resolución de autoridad competente. 4.3. El derecho de la administración de proceder a anular de oficio un registro de marca.

La respuesta a la pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 7294-2014-0-1801-JR-CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribuna! de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de ¿cuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. A IZA UA Vergara Quintero MAGISTRADO Proceso 144-1P-2017 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

Lee s Rafael Vergara Quintero Luis Felipe 10% Le PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.