SECRETARIA ” TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 08 de noviembre de 2018 Proceso: 154-1P-2017 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno Del Consultante: 5763-2015-0-1801-JR-CA-23 Referencia: Signo Involucrado: COPYRIGHT COLOUR Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio 5763-2015-0/5*SECA-CSJLI-PJ del 09 de mayo del 2017, recibido mediante correo electrónico la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 5763-2015-0-1801-JR-CA-23; y, El Auto del 15 de marzo de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Demandante: UNILEVER PCL Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LACOMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA S REPÚBLICA DEL PERU y Proceso 154-1P-2017 B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1. — La falta de distintividad del signo COPYRIGHT COLOUR, para distinguir productos de la clase internacional No. 03. 2.
Sila expresión COPYRIGHT COLOUR es descriptiva para los productos que pretende proteger. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 Literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Si bien mediante Oficio 5763-2015 la Sala consultante solicitó la interpretación del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486, no obstante, mediante el informe de consulta de interpretación prejudicial se solicitó la interpretación de los Artículos 134 y 135 Literales b) y c) de la Decisión 486, razón por la que este Tribunal procederá a interpretar únicamente del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 4861, por encontrarse relacionados al presente caso.
No se interpretarán los Artículos 134 y 135 Literal c), por no ser parte de la controversia lo que constituye marca ni las formas usuales de los productos. De oficio este Tribunal interpretará el Artículo 135 Literal e) de la Decisión 486?, por ser controvertida la descriptividad del signo solicitado. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. — Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
El origen empresarial de una marca. 2. Signos conformados por denominaciones descriptivas. 1 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..-) b) carezcan de distintividad; (.)J” El Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina E Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: A AS pre DE YU (..) > Q.- CAN e) consistan exclusivamente en un signo a indicación que pueda servir en el comercio para E > ke a Ñ describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de mm r | producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para SECRETARÍA ¡los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatonias referidas a <X J esos productos o servicios;
( ) 2 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 154-1P-2017 Signos conformados por palabras en idioma extranjero. Absolución de las preguntas formuladas por la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN trregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca En el proceso se determinó que no corresponde conceder el registro como marca del signo COPYRIGHT COLOUR, toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.-.) b) carezcan de distintividad;
La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.? La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido JURS el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 154-1P-2017 adquirida.
La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.* El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica.
En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.
El origen empresarial de una marca Dentro del proceso interno la autoridad administrativa afirmó que el signo solicitado no puede ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca. 1.10. Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.11.La distintividad está de la mano con el origen empresarial.
El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. 1.12.Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación. Signos conformados por denominaciones descriptivas.
En el presente caso, el INDECOP! señaló que la expresión COPYRIGHT Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 154-1P-2017 COLOUR es descriptivo respecto de los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal sentido, es pertinente analizar este tema. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.$ El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de «ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil”. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conílicto.? Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá De modo referencial, ver Proceso 336-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015.
De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015, De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. Proceso 154-1P-2017 impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. 3.
Signos conformados por palabras en idioma extranjero 3.1. En atención a que el signo solicitado COPYRIGHT COLOUR se encuentra conformado por denominaciones en inglés, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 3.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 3.3.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 3.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español. 3.5.
Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.
Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 3.6. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. SECRETARIA o S e) SÍ a ion Pr 4.1. 4.2.
Proceso 154-1P-2017 Absolución de las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
Criterios para determinar si un signo distintivo, teniendo en cuenta que: i) Se encuentra conformado por términos en inglés cuyo significado es conocido por el público en general; ii) no guarda relación alguna con los productos que pretende distinguir, resultando arbitrarios para estos. La respuesta a esta pregunta se halla desarrollada en el Tema 3 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.
¿Cuándo podemos considerar que un signo es arbitrario. La arbitrariedad de un signo lo hace susceptible de registro. Qué papel juega la distintividad es este caso? Las denominaciones arbitrarias son vocablos o términos de uso común en el lenguaje, que se aplican arbitrariamente a productos o servicios que no guardan relación alguna con su significado.
Por lo tanto, si un signo cumple con la característica de ser arbitrario, es distintivo, y puede ser registrado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 5763-2015-0-1801-JR-CA-23, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopcign de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatutd del Tribunal. o 0 VIDAD SECRETARIA > S Luis Rafael Vergara Quintero e MAGISTRADO 3 o Proceso 154-1P-2017 Hugo Ramiro Gómez Ápac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.
Col uis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.