TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 08 de noviembre de 2018 Proceso: 155-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno Del Consultante: 10675-2014-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Signo involucrado: MARCA TRIDIMENSIONAL Paleta de Payaso Magistrado Ponente: Hemán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio 10675-2014-0/5% SECA-CSJLI-PJ del 9 mayo del 2017, recibido vía correo electrónico la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal f) y 135 Literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Intemo 10675-2014-0-1801-JR-CA-26; y, El Auto del 15 de marzo de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante: GRUPO BIMBO S.A. B de C.V. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA B. Proceso 155-1P-2017 COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — INDECOPI ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: Forma usual de la marca tridimensional Paleta de Payaso.

Falta de distintividad de la marca tridimensional Paleta de Payaso NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal f) y 135 Literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, mismos que se interpretarán por ser procedentes. Si bien mediante Oficio No. 10675-2014 la Sala consultante solicitó la interpretación del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486, no obstante, mediante el informe de consulta de interpretación prejudicial se solicitó la interpretación de los artículos 134 Literal f) y 135 Literales b) y c) de la Decisión 486, razón por la que el Tribunal procederá a la interpretación de estos últimos, por encontrarse relacionados al presente caso.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. La marca tridimensional. Reglas para realizar el cotejo de marcas tridimensionales. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 1) la forma de los productos, sus envases o envolturas; Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: )) carezcan de distintividad; características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se pe consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas O trate; 2 Proceso 155-1P-2017 4.

Absolución de preguntas formuladas por la Sala consultante. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales 1.1. En el proceso se ha hecho referencia a que la marca tridimensional de titularidad de GRUPO BIMBO S.A. de C.V. consiste en una forma usual para los productos que distingue; en ese sentido, es apropiado referirse a este tema.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio del que se trate; 1.2. La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios.

Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envolturas de los productos.? 1.3. Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios.

En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.* 1.4. Existen otro tipo de formas de productos que la normativa andina ha clasificado en:* a) Las formas impuestas por la naturaleza: son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto.

Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. V.g. el diseño de gatas. b) Las formas impuestas por la función del producto: son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar Y DOE EJ? S US; > CN De modo referencial, ver Proceso 133-1P- 2015 del 20 de julio de 2015, p. 10.

ES Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-1P-2016 del 13 de octubre de 2016. Ñ na 1 q) Ibidem. 5 E) / 3 roy: SAS ÍDAD e Proceso 155-1P-2017 su forma funcional. V.g. un sacacorchos. 1.5. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.

Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.5 1.6. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar.

Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros.f 1.7. Sila mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen. 1.8.

Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente: (1) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(ii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(iii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros - =>. utilicen la misma.

E 5) en 7 = $0, YX ' De manera referencial, ver Procesos 209-1P-2015 del 21 de octubre de 2015 y 509-1P-2015 de 24 Y || de abril de 2016. — SECRETARIA ” || 6q J/ 'tidem. <= / o =/ 4 To, ES ISA Proceso 155-1P-2017 2. Lairregistrabilidad de signos por falta de distintividad 2.1. En el proceso se determinó que no corresponde conceder el registro como marca del signo tridimensional PALETA DE PAYASO, toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) b) carezcan de distintividad; 2.2.

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.” 2.3.

La distintividad tiene un doble aspecto:*? a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 2.4.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. 2.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.

Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son e- y AN Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. | 2 x // Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. <y 5 e a | h || Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. F SECRETARIA ”| P y a Proceso 155-1P-2017 2.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica.

En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. 2.7. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. 2.8. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. 3.

La marca tridimensional. Reglas para realizar el cotejo de marcas tridimensionales 3.1. En el presente proceso, la demandante señaló que la marca tridimensional solicitada reúne los requisitos propios para este tipo de marcas; por tanto, es pertinente desarrollar el concepto de la marca tridimensional. 3.2. Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y/o servicios en el mercado, pueden estar conformadas, entre otros, por los siguientes elementos: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados por una forma o una combinación de colores. 3.3.

En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional.*? 3.4. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.!? fs DE vUS.5.

Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos / rm y Os DN Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016. 10 7 Nibidem. E SECRETARIA | WS) 2 y De modo referencial, ver Proceso 133-IP- 2015 del 20 de julio de 2015. Proceso 155-1P-2017 que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir.

Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.?9 4. Absolución a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 4.1.

¿Cuáles son los criterios para determinar la distintividad de una marca tridimensional? La respuesta a la pregunta se encuentra absuelta en el desarrollo del Tema 3 del Apartado E de la presente interpretación. 4.2. ¿La obtención del registro de una marca en otros países, incluidos los de la Comunidad Andina, es trascendente en la evaluación de registrabilidad? Al respecto este Tribunal se ha pronunciado de la siguiente manera: Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo l!, del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en ATTE relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas Apo DEJE (principio de independencia), como en relación con sus propias f Or decisiones!?. ES j AS SECRET ARÍ 1-4 >| Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016.

De modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015. Proceso 155-1P-2017 Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos.

En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países MiembrostS, De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro!5, Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado?”. Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones.

En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado**. Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, De modo referencial, ver Proceso 71-1P-2007 de 15 de agosto de 2007.

Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015. Ibidem. Proceso 155-1P-2017 las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares?*, No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas gue obran en cada trámite.

Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos?, En tal virtud, la autoridad naciona! competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros.

Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero sí pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Intemo 10675-2014-0-1801-JR-CA-26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopcióf de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Ibidem. Ibidem. Proceso 155-1P-2017 Hernán R R y Zambrano Hugo Ramiro "Sá ac RADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. uis"Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aglilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10