5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 08 de noviembre de 2018 Proceso: 162-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consuitante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno Del Consultante: 9804-2014-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Acción de Nulidad en contra del registro BEST TOOLS y logotipo Magistrado Ponente: Hemán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio 9804-2014-0/58SECA-CSJLI-PJ del 9 mayo del 2017, recibido vía correo electrónico la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a tin de resolver el Proceso Interno 9804-2014-0-1801-JR-CA-26.

El Auto del 15 de marzo de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: EN Demandante: IMPORTADORA D'GIANCARLO S.A.C. >|] Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA «) COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA Proceso 162-1P-2017 PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERU Tercero Interesado: LUXOR PRODUCTS INTL S.A.C. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si es procedente o no anular el registro de la marca BEST TOOLS y logotipo por ser descriptiva. 2. La distintividad adquirida sobre el signo BEST TOOLS y logotipo. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, mismos que se interpretarán por ser procedentes.

Si bien mediante Oficio No. 9804-2014 la Sala consultante solicitó la interpretación del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486, no obstante, mediante el informe de consulta de interpretación prejudicial se solicitó la interpretación de los artículos 134 y 135 Literales b) y e) de la Decisión 486, razón por la que el Tribunal procederá a la interpretación de estos últimos, por encontrarse relacionados al presente caso.

De oficio este Tribunal interpretará los Artículos 172 y el último inciso del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina?, por ser parte de E Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..-) b) carezcan de distintividad; ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

( ) E Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco ños contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no fectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación intema. lo podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser 2 Proceso 162-1P-2017 la controversia la nulidad del registro de la marca y la distintividad adquirida de un signo. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca.

Requisitos para el registro de las marcas. Irregistabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca. La distintividad adquirida o “secondary meaning”. Signos conformados por denominaciones descriptivas. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. La nulidad de registro de marca. Absolución de las preguntas formuladas por la Sala Consultante.

DN — Nod E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas 1.1. Teniendo en consideración que la acción de nulidad se fundamentó en la falta de distintividad del signo BEST TOOLS y logotipo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. Concepto de marca 1.2.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. 1.3. El Artículo 134 de la Decisión 486 ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. 1.4. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. 1.5.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (E) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de tos productos o servicios a los cuales se aplica. 3 Proceso 162-1P-2017 a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan. b) Es indicadora de la procedencia empresarial.

Cc) Indica la calidad del producto o servicio que identifica. d) Concentra el goodwill del titular de la marca. e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. 1.6. Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario. 1.7.

Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos. 1.8.

El Artículo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Requisitos para el registro de marcas 1.9. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 1.10.A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de e AR Pllestos la marca penetre en la mente del público, el cual | imil TARÍA OS, p 1 público, al la asimila con - SECRETA ) facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o extema de los signos se 9) 3) 4 Proceso 162-1P-2017 utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. 1.12.

En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: a) La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. b) La susceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 1.14.

Es importante advertir que el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 1.15.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Literal b) del Artículo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.16.El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no | podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. Proceso 162-1P-2017 1.17.Por lo tanto, se debía analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumplía con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no estaba inmersa en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 2.

Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca 2.1. En el proceso la compañía LUXOR PRODUCTS INT“L S.A.C. señaló que el signo BEST TOOLS y logotipo, carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (58) b) carezcan de distintividad;

(507 2.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.? 2.3.

La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 2.4.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. pl DEIS,: S 3, Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.

Es Q lus EN decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido a Ea | e) Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. VS, PS Je Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. Proceso 162-1P-2017 mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida.

La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.*? 2.6.

El análisis de este tipo de distintividad -intrinseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. 2.7. Del mismo modo, tal como se explicó en párratos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. 2.8. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

El origen empresarial de una marca 2.9. Dentro del proceso interno la autoridad administrativa afirmó que el signo solicitado no puede ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca. 2.10. Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado. 2.11.La distintividad está de la mano con el origen empresarial.

El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. 2.12.Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación. Cy SECRETARÍA e e o Y) Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015.

Proceso 162-1P-2017 3. La distintividad adquirida o “secondary meaning” 3.1. En el presente proceso la demandante señaló que la marca BEST TOOLS ha adquirido distintividad por el uso de la marca, en ese sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 3.2. La distintividad adquirida se consagra en el último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”. 3.3.

El artículo citado establece el fenómeno de la “distintividad adquirida” para obtener el registro de un signo. Si un empresario convierte un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos y/o servicios, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, que la solicitud de registro sea concedida. 3.4, El uso como signo distintivo de productos y/o servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto y/o servicio.

Por ello, la distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al registro y estableciendo una importante excepción a determinadas causales de irregistrabilidad de carácter absoluto contempladas en el Artículo 135 de la Decisión 486€, 3.5. En virtud de la distintividad adquirida, un signo que ab initio no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado, En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca. 3.6.

De acuerdo a lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada: a) Que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el “A requisito de distintividad. € S A Wo Que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado o sobre un territorio determinado. 3.7. 3.8. 3.9.

Proceso 162-1P-2017 Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera únicamente sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los Literales b), e), f), g) y h), del Artículo 135 de la Decisión 486. Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, se debe prestar especial atención a esta circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo inicialmente, se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado.

El uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca se encuentra regulado en el Artículo 166 de la Decisión 486, el cual establece los parámetros en relación con las cantidades de los productos comercializados y servicios brindados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no”: a) Naturaleza de los productos o servicios: Este punto es fundamental para determinar el uso real, toda vez que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.

En este sentido, la oficina nacional competente o el juez competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b) Modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 3.10. En consecuencia, para que opere la figura de la distintividad adquirida, se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente.

Proceso 162-1P-2017 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas 4.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso la compañía LUXOR PRODUCTS INTL S.A.C. argumentó que la marca BEST TOOLS es descriptiva respecto de los productos que protege, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 4.2. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.? 4.3.

El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (l ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 4.4, Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas.

Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil*.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. 4.5. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o SECRETARIA) / E J De modo referencial, ver Proceso 336-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015.

O 3 L,, S Y De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 del 25 septiembre de 2015. Wi NS 10 DA DL Proceso 162-1P-2017 cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en contlicto.*0 4.6. Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. 5.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero 5.1. En atención a que el signo solicitado BEST TOOLS se encuentra conformado por denominaciones en idioma inglés, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 5.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 5.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 5.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. 5.5.

Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. == 5.6.

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial AP DE Su toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo 2 $ que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía fa] Os y “Wie la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma kh e SECRETARIA »|| 11 Proceso 162-1P-2017 extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 5.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. 6.

La nulidad de registro de marca

6.1. LUXOR PRODUCTS INTL S.A.C. solicitó la nulidad de la marca BEST TOOLS, por considerar que fue concedida en contravención con el Artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486; en consecuencia, resulta pertinente analizar este tema. 6.2. El Artículo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro: - — La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento.

Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del Artículo 134 o del Artículo 135 de la Decisión 486. - — La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona.

Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este hubiera sido efectuado de mala fe. En estos casos, el plazo de prescripción de la acción es de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 6.3.

Tanto la nulidad absoluta como la relativa se pueden decretar de oficio por la autoridad nacional competente. Lo anterior impone una carga procesal especial para la entidad respectiva: realizar un proceso salvaguardando el derecho fundamental del debido proceso. DE > 4. Tal como lo prevé el tercer párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, las Sy ' > acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas, no afectan las que e Lu MN udieran corresponder por concepto de resarcimiento de daños y E SECRET ARIA P| solclos conforme to contemple la legislación nacional de cada País a. S) 12 Sl Proceso 162-1P-2017 6.5.

De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si el acto administrativo que concedió el registro de la marca BEST TOOLS, incurre en la causal de nulidad absoluta contemplada en el Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486, conforme lo dispone el Artículo 172 de la misma norma. 7. Absolución de las preguntas formuladas por la Sala Consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 7.1.

¿Cuáles son los criterios para determinar la distintividad de una marca mixta compuesta por términos en idioma extranjero? La respuesta a la pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 5 del Apartado E de la presente interpretación. Además es una exigencia normativa respecto de cualquier signo que aspire a ser registrado como marca, sea nominativo, sea mixto o cualquier otro tipo de signo, que debe cumplir con la característica de ser distintivo.

Las prohibiciones absolutas y relativas contenidas en la Decisión 486, operan respecto de cualquier tipo de signo, así, los signos mixtos compuestos por términos en idioma extranjero, deben ser distintivos y ser susceptibles de representación gráfica. 7.2. En el análisis de distintividad corresponde traducir los elementos en idioma extranjero para demostrar su carácter descriptivo? ¿Desde la perspectiva del consumidor, al afrontar los signos en el mercado empleará su traducción si se presentan en idioma extranjero? La respuesta a la pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 5 del Apartado E de la presente interpretación. 7.3.

¿Cuáles son los criterios de evaluación del secondary meaning o distintividad adquirida y los medios probatorios pertinentes para su determinación? La respuesta a la pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 3 del Apartado E de la presente interpretación. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 9804-2014-0-1801-JR-CA-26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de SS - NN Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de ! > “OSy Estatuto, SECRETARIA 13 I 2 ) S % >) Cnimao y Proceso 162-1P-2017 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Luis Rafitel Vergara Quinter MAGISTRADO ( 7 > ES Hernán 190 R ambrano Hugo Ramiro Gómez Apac RADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. Cela Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. > 2 Ñ 14