TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 8 de noviembre de 2018 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 260-1P-2017 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador 17811-2013-0196 Patente de invención “MÉTODO ORAL PARA EL TRATAMIENTO O PREVENCIÓN DE LA RESORCIÓN OSEA ANORMAL” Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio 2373-16-TCA-DQ-COO, de fecha 12 de julio de 2017, recibido físicamente el 18 de julio de 2017, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 16, 20 literal d) y 28 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 17811-2013-0196, y;

El Auto de 14 de junio de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Demandado: MERCK 3 CO INC PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO. DE LA PROPIEDAD Proceso 260-1P-2017 INTELECTUAL -IEPI- DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MIEMBROS DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS — ALAFAR B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1. — Determinar si la patente de invención solicitada por MERCK £ CO INC carece de novedad y nivel inventivo. 2.

Determinar si la patente de invención solicitada por MERCK 8 CO INC está inmersa en la excepción de patentabilidad consagrada en el literal d) del artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3. Determinar si la patente solicitada por el demandante es una patente de segundo uso. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 16, 20 literal d) y 28 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.? Los cuales se interpretarán por ser procedentes Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” “Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la fo. > olicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo E Lry Oo." > + SECRETARIA “Artículo 20.- No serán patentables: xZ/ a ES PS 2 Proceso 260-1P-2017 exceptuando el literal c) del artículo 28 de la Decisión anteriormente citada, debido a que no es materia controvertida la descripción de la patente.

Así mismo, se interpretará de oficio el artículo 18 y 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? a efectos de tratar los temas correspondientes al nivel inventivo y patente de segundo uso. nl TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad. El nivel inventivo y el estado de la técnica.

La Novedad. La no patentabilidad de métodos terapéuticos. La no patentabilidad de segundos usos. DESSISES E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad 1.1. En el proceso interno, el Comité de Propiedad, Industrial y Obtenciones Vegetales consideró que la patente de invención solicitada a registro por MERCK € CO INC no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del artículo 14 de la Decisión 486, que establece: “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. 1.2.

Es importante que consideremos la definición de invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico. 1.3. Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial?. d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” “Artículo _21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, na serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.” pl DE Y o a ON a novedad de la invención. - Es el atributo que toda solicitud de invención debe poseer, la misma Q On y % e está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, E e esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su SECRETARIA Pullización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o oridad reconocida.

En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de 3 Proceso 260-1P-2017 1.4. Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. 2.

Elnivel inventivo y el estado de la técnica 2.1. En el presente caso, la patente solicitada fue denegada porque no habría cumplido especificamente con el requisito de nivel inventivo, en ese sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito. 2.2, En relación a este requisito, el artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” 2.3.

Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 2.4, En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial (Proceso 580-1P-2015 de 18 de agosto de 2016).

Nivel inventivo. - Una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de tos conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica (Proceso 580-1P-2015 de 18 de agosto de 2016). cación industrial. - Significa que un invento pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad, e uctiva o de servicios.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que ol concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios nómicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones SECRETARIA ”%,, práctica. e le puedan ser llevadas a la práctica (Proceso 583-1P-2015 de 9 de septiembre de 2016).

Proceso 260-1P-2017 la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.* 2.5. Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios*: a) d) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias. La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales.

En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención detinida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.

En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. 2.6. Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas: De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-1P-2015 del 20 de julio de 2015.

Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, Pp- 76-78. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf.

(Consulta: 18 de agosto de 2016). Proceso 260-1P-2017 () Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? (ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. (iii) Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente. - En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.

(..) La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos ( )”.£ - La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. - La invención debe ser considerada en su conjunto.

Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno Ibidem, Proceso 260-1P-2017 es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. ” La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características ”.? - * Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo ”.8 - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: e ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; e ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y e ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 2.7.

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. 3.

La novedad 3.1. En el proceso interno se denegó el privilegio de la patente solicitada por falta de novedad, por lo que se analizará este tema. El artículo 16 de la Decisión 486 dispone que: “Artículo _16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté <T [Je modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-IP-2015 del 20 de julio < /fe 2015. o 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

Proceso 260-1P-2017 incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.” Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, manifiesta: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.”? Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinad. b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad ( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. c) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.

( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad ( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”, (negritas fuera de texto).

Según lo establecido la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida!!. ZUCCHERINO, Daniel A., "MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.

REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Hetiasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704, (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004). Proceso 9-1P-2014. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 4.1. 4.2. 4.3. Proceso 260-1P-2017 Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento??, En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”**%.

Todo ello, en concordancia con lo determinado en el artículo 16 de la Decisión 486. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención!**, Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. La no patentabilidad de métodos terapéuticos.

(141-ip-2014 /33-ip-2013) Como quiera que en el caso bajo estudio la Oficina Nacional Competente argumentó que la solicitud pretendía patentar un método terapéutico, se hace necesario tratar el presente tema. El literal d) del artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone lo siguiente: “Artículo 20.- No serán patentables: ( ) d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.” De esta manera la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, excluye del proceso de patentabilidad, entre otros a: i) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal y ii) los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales Ibidem.

SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. Proceso 260-1P-2017 4.4. Con el fin de concretar el alcance de la exclusión de patentabilidad, reseñada con anterioridad, es necesario determinar que se entiende por método terapéutico para el tratamiento humano o animal. 4.5.

Manuel Botana Agra señala que “el método de tratamiento terapéutico del cuerpo humano o animal emplea cualquier medio no quirúrgico destinado restablecer o mantener la salud; la terapia supone la curación de una enfermedad o de un disfuncionamiento orgánico y comprende los tratamientos tanto curativos como profilácticos”* 4.6. Existen casos en que un producto sirve a la vez para propósitos terapéuticos y no terapéuticos, siendo necesario analizar que tal producto sería patentable en la medida en que el elemento no terapéutico prevalezca en su utilización y siempre que sea este elemento el que se pretenda reivindicar.

Naturalmente el juicio definitivo sobre la patentabilidad dependerá del riesgo que sobre la salud de las personas pueda tener el invento. 4.7. Esta prohibición no comprende a los aparatos utilizados para los tratamientos quirúrgicos o de diagnóstico de enfermedades, ya que dichos productos tienen aplicación industrial tal como sucede con un aparato de rayos X, o una máquina que haga exámenes bacteriológicos. 4.8.

Teniendo en cuenta la definición dada por la doctrina, se entiende que la prohibición sobre el patentamiento de métodos terapéuticos se fundamenta en la idea en que no se debe crear restricciones a la libre utilización de dichos métodos atendiendo a que se trata de la salud de las personas o animales. 4.9. En conclusión, la Autoridad Nacional competente deberá determinar en el caso en concreto si la patente solicitada por la sociedad MERCK 8 CO INC, constituye un método terapéutico o no, con el tin de establecer si se encuentra inmersa dentro de la excepción de patentabilidad consagrada en el literal d) del artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5.

Lano patentabilidad de los segundos usos 5.1. En virtud de que en el presente caso la sociedad MERCK 8 CO INC, señaló que la patente de invención solicitada no incurrió en la prohibición de! artículo 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se considera necesario abordar este tiema.*$ 5.2. El artículo 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: Zip DEJÓ “Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos ed a YA 5 OS > mández Novoa, Carlos Otero Lastres, José Manuel;

Botana Agra, José Manuel. Manual Propiedad E lr Propiedad Industrial, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 2013, pp. 142 + eso 38 IP-2012 de 01 de junio de 2012. 10 Proceso 260-1P-2017 en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.” 5.3.

Al respecto este Tribunal en anterior jurisprudencia se ha pronunciado dentro del proceso 85-1P-200917 de 2 de diciembre de 2009 y señaló: “La Comisión de la Comunidad Andina estableció por medio del artículo 21 de la Decisión 486, una prohibición para el otorgamiento de patentes en la Subregión. Dicha norma, en efecto, excluye de manera expresa la posibilidad de patentamiento de los productos o procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la patente, así sea “por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

El pretender obtener los beneficios que otorga la patente para un segundo uso de invenciones previamente patentadas, con el argumento de que es un uso distinto al originalmente reconocido por la patente inicial, no implica que se satisfaga el requisito esencial de novedad, toda vez que al existir una patente previa del invento original, éste ya se encuentra en el estado de la técnica.

La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 21 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público.

AI Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad Industrial.

En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 21 de la Decisión 486, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión'*.

En consecuencia, el Tribunal manifiesta que el artículo 21 de la Decisión 486 forma parte, en razón de su contenido y alcances, de las exclusiones a la patentabilidad fijadas también por los artículos 15 y 20 de ese Régimen Común; proscripciones a las cuales, por cierto, se añade la no patentabilidad de segundos usos establecida por el referido artículo.

LA DE O A ' D5 Ka) Proceso 85-1P-2009 de 2 de diciembre de 2009. y] -d SECRET ARIA'” Procesos 89-Al-2000, publicado en la G.O.A.C. N* 722, de 12 de octubre del 2001, reiterado en el Y Proceso 01-Al-2001, G.O.A.C. N* 818, de 23 de julio de 2002, y Proceso 34-Al-2001, G.O.A.C, N* 839 2 de 25 de septiembre de 2002). IS) t LIDAD 4 11 e Proceso 260-1P-2017 Cabe destacar, de la redacción del artículo 21 de la Decisión 486, que la razón esencial para no otorgar una nueva patente a un producto o procedimiento al que se atribuya un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial, radica en el hecho de que dicho producto o procedimiento se encuentre ya comprendido en el estado de la técnica.

Ello llevó a este Organo Jurisdiccional a señalar que: “( ) además de que el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, esa determinación del derecho comunitario conlleva, adicionalmente, la prohibición a los Países Miembros, para el otorgamiento de derechos de patente para productos o procedimientos comprendidos ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos básicos para la concesión de patentes en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial determinado por la Decisión 344” (Proceso 01-Al-2001, ya citado).

Este criterio es perfectamente aplicable a la Decisión 486, ahora analizada”. 5.4. En consecuencia, en el presente caso, se deberá determinar si la patente de invención solicitada constituye o no una patente de segundo uso. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-0196, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artígulo 90 del Estatuto del Tribunal. Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez MAGISTRADO 12 Proceso 260-1P-2017 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. l, AA aer Vergara Quintero Luis FelipejAguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 260-1P-2017 | 13