TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 8 de noviembre de 2018 Proceso: 335-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la Republica de Perú Expediente interno del Consultante: 06651-2015-0-1801-JR-CA-23 Referencia: infracción de Derechos de Propiedad Industrial.
Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio N*6651-2015-S-5'% SECA-CSJLI-PJ del 7 de septiembre de 2017, recibido vía correo electrónico el 08 de septiembre de 2017, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la Republica de Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N*06651-2015-0-1801-JR-CA-23, y;
El Auto de 7 de septiembre de 2018 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: RENTING S.A.C. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI- de la República del Perú. 1.1. Proceso 335-1P-2017 ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C. (antes RENTING PERU S.A.C) RENTING COLOMBIA S.A. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es determinar si RENTING COLOMBIA S.A. y RENTING PERÚ S.A.C infringieron los derechos de propiedad intelectual de RENTING S.A.C al publicitar servicios de arredramiento operativo de vehículos automotores identificándolos con el signo RENTING PERÚ. NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del articulo 155 literal d) de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Signos conformados por denominaciones descriptivas. Respuesta a las preguntas de la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho al uso exclusivo de la marca.
Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a RENTING COLOMBIA S.A. Y RENTING PERÚ S.A.C. por parte de RENTING S.A.C., resulta necesario analizar lo establecido en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, el cual establece lo siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos O servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un nesgo de asociación con el titular del registro, Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se A presumirá que existe riesgo de confusión,” PA Proceso 335-1P-2017 “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (..) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 1.2. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:? a) Sujetos activos, personas que pueden interponer la acción: () El titular del derecho protegido.
El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos, personas sobre las cuales recae la acción: () Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que mo es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.3. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el etecto.3 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, er Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016.
Proceso 335-1P-2017 1.4. Del comportamiento estipulado en el literal d) del artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor*.
A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.
La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios, Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.? c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 1.5.
Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015.
Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el “ riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que falmente posee (confusión indirecta); mientras que el “ riesgo de asociación es la posibilidad de que gl consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al dquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación deonómica”.
(Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso 70-IP-2008). 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2.1. 2.2. Proceso 335-1P-2017 y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a contusión.f Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del jus prohibendi no es ilimitado.
La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.” Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.
Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.£ De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el artículo 244 de la Decisión 486.
En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, se deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. Signos conformados por denominaciones descriptivas.
En el presente caso, RENTING COLOMBIA S.A. señaló que el término RENTING es descriptivo respecto de los servicios de arrendamiento consagrados en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal sentido, es pertinente analizar este tema. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concemiente Ver interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-IP-2013, del 22 de mayo de 2013, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015.
Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 37-1P-2015, del 13 de mayo de 2015. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 335-1P-2017 a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.? El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil*, Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.?! Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. 1D ? De modo referencial, ver Proceso 336-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015.
De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 del 25 septiembre de 2015. De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 6 Proceso 335-1P-2017 3. Respuesta a las preguntas de la Sala consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 3.1 “Sí, en el caso de autos puede configurarse riesgo de confusión” Este Tribunal no puede pronunciarse respecto del caso de autos ya que resolvería el proceso interno, no obstante, hace que la claridad respecto del riesgo de confusión. El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
Como el presente caso se trata de una acción por infracción la Autoridad Nacional competente deberá determinar en el caso en concreto si se procede la acción por infracción según las reglas señaladas en el Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación Prejudicial. 3.2. “Sí, se puede establecer derechos de exclusiva a la marca RENTING de Renting SAC; de ser el caso, se estaría configurando infracción a los derechos de propiedad industrial.” Para establecer en el proceso interno si existen derecho de exclusiva sobre la marca RENTING la Sala consultante deberá tener en cuenta que el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La precitada disposición establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas.
Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Por otra parte, para determinar si se configuró una infracción a los derechos de propiedad industrial en el proceso interno, la Sala consultante deberá remitirse a los señalado en el Tema 1 Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala 7 Proceso 335-1P-2017 consultante al resolver el Proceso Interno 06651-2015-0-1801-JR-CA-23, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con to dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Hamiro ac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
O Ri E Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Apuilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO / Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría Genera! de la Comunidad Andina para su publicación n la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ROCESO 335-1P-2017 |