TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 8 de noviembre de 2018 Proceso: 462-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Competencia Desieal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2017-303374 Referencia: Signo involucrado: “D1” (denominativo y mixto) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 1003-504 de 22 de diciembre de 2017, recibido vía correo electrónico el 26 de diciembre del mismo año, mediante el cual el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2017- 303374.

El Auto del 18 de octubre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: KOBA COLOMBIA S.A.S. Demandado: JEFFERSON ANDRES SARRIA GUTIÉRREZ 1.1. Proceso 462-1P-2017 ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por el consultante se desprende que el asunto controvertido en el proceso interno es determinar si el demandado habría incurrido en infracción marcaria al utilizar la marca D1 (denominativa) y (mixta)! de titularidad de KOBA COLOMBIA S.A.S., al realizar la publicidad y oferta de diversos productos.

NORMA A SER INTERPRETADA El consultante solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar.

Conexión entre productos de la Clasificación Intemacional de Niza. Respuesta a pregunta del consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar Dado que en el presente caso se discute el uso por parte de la demandada del signo D1 que es similar a las marcas D1 (denominativa y mixta) de titularidad de KOBA COLOMBIA S.A.S., en tal virtud resulta necesario analizar lo establecido en el litera! d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios Clases 35 y 43 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.— “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero ealizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; Proceso 462-1P-2017 idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 1.2. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes características: a) Sujetos activos, personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo pemite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos, personas sobre las cuales recae la acción: () Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial, (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial.

Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.3. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.* 1.4.

Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor”.

A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: eo SECRETARIA Pa) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con E ps e, 3 y er Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. o ST pe Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016.

A Z 5 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. 1.5. 1.6. Proceso 462-1P-2017 cualquier producto o servicio La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.f c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.

Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.” Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del jus prohibendi no es ilimitado.

La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los artículos 157, 158 y Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el “ riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquinendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto fiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el “ riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso 70-1P-2008). Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-1P-2013 del 22 de mayo de 2013. 1.7. 1.8. 1.9. 2.1. 2.2. Proceso 462-1P-2017 159 de dicha norma.? Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que "su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.2 De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo con lo establecido en el artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, se deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza Con el fin de dar respuesta a la pregunta realizada por el consultante, corresponde analizar el presente tema.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486.10 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-1P-2015 del 13 de mayo de 2015. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Proceso 462-1P-2017 2.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en 2.4, consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.*! Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A mado de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del N primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta “ complementariedad se puede presentar también entre productos y | servicios. Tj) Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. Proceso 462-1P-2017 complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 2.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 2.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: — La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden LE tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores pr DE JS comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son S SN los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Q UA 12) cc o E Lo EN Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e mar EN SECRETARIA ” li insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., y / ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel Y publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión Proceso 462-1P-2017 competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 2.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 3.

Respuesta a pregunta del consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 3.1.

¿Cómo debe analizarse el riesgo de confusión en relación con marcas que son usadas para identificar productos de diferente categoría que no guardan correlación o complementariedad alguna? En el marco de una acción por infracción se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada, siempre y cuando exista riesgo de confusión. Con el tin de determinar la existencia de riesgo de confusión con productos de diferente categoría, el consultante deberá tener en cuenta las reglas señaladas en el Tema 3 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el consultante al resolver el proceso interno 2017-303374, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrato tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que gn) Luli Rafael Vergara Quintero g Proceso 462-1P-2017 Hugo Ramiro Gú pac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. uis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 462-1P-2017 |