TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 08 de noviembre de 2018 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 252-1P-2018 Interpretación Prejudicial: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la Provincia de Pichincha de la República de Ecuador 17811-2013-1228 Signos involucrados ESCUDO DE AGUILA: CON VASO DE CERVEZA Y LA PALABRA CERVE S.A. y logotipo (mixto) / ESCUDO (denominativo) y AGUILA (denominativo y mixto) Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio 01907-2018-TDCA-Q-VAR del 12 de junio de 2018, recibido fisicamente el mismo día, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la Provincia de Pichincha de la República de Ecuador solicitó interpretación prejudicial del Artículo 81, Literal a) del Artículo 82, Literales a), d) y e) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el proceso interno 17811-2013-1228; y, El Auto del 25 de julio de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

Proceso 252-1P-2018 A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Cervecería Águila S.A. Demandados: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual —IEPI— de la República del Ecuador Director Nacional de Propiedad Intelectual de la República del Ecuador Procurador General del Estado de la República del Ecuador Tercero interesado: Compañía Cervezas Regionales S.A. Cerveza B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante, los temas controvertidos en el proceso interno consisten en determinar lo siguiente: 1.

Si el signo ESCUDO DE AGUILA CON VASO DE CERVEZA Y LA PALABRA CERVE S.A. y logotipo (mixto)! solicitado a registro para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, resultaria confundible con las marcas ESCUDO? (denominativa) y AGUILA (denominativa y mixta), registradas previamente para distinguir productos de la misma clase. 2.

Sila marca AGUILA tendría la calidad de notoriamente conocida. ARRE La be señalar que se considerará a la marca registrada ESCUDO como denominativa, toda vez que A D E iineciura del Proceso no se desprende su naturaleza ($ 0%) [E SECRETARIA ”| XT) J Y) / EN] Proceso 252-1P-2018 NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 81, Literal a) del Artículo 82, Literales a), d) y e) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena?.

Procede la interpretación de los Literales a), d) y €e) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser pertinentes al caso. No procede la interpretación del Artículo 81 de la Decisión 344, por no ser tema controvertido el concepto de marca; tampoco procede interpretar el Literal a) del Artículo 82, pues no es materia de controversia la distintividad intrínseca del signo solicitado.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. - “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos O servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos O similares de otra persona.” “Articulo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que. a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(1) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para fos mismos productos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(.) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o imternacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero, Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos O Servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de fa marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se soficila el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida, (..)* po OS S $ IN e a | E SECRETARIA > Ye rro ao / 1 1.2 1.3.

Proceso 252-1P-2018 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Inducción a error Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado ESCUDO DE AGUILA CON VASO DE CERVEZA Y LA PALABRA CERVE S.A. y logotipo (mixto) es confundible o no con las marcas ESCUDO (denominativa) y AGUILA (denominativa y mixta), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentan algunos de los siguientes impedimentos: a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error;

(o); Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o se asemeje a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero para distinguir los mismos productos o servicios; o, para productos o servicios respecto de los cuales pueda inducir al público a error. Ello, debido a que en dichas condiciones el signo solicitado carece de fuerza distintiva y puede inducir al público a error.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de inducir al público a error, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: Ver Interpretación Prejudicia! recaída en el Proceso 73-IP-2006 del 18 de agosto de 2006 1.4. b) d) Proceso 252-1P-2018 Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable o evidente Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Gráfica o figurativa: se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos* a) b) c) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede inducir al público a error.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005, e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009 Proceso 252-1P-2018 () Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(i) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos manejo publicitario, promociones, etc. (ii), Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en error, 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, — incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. Sa EoErTAa) a 1.7. 2.1. 2.2: 2.3. Proceso 252-1P-2018 Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración las posibles similitudes que pueden presentarse, para de esta manera establecer si podría incurrir en error en el público consumidor.

Comparación entre signos mixtos Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo ESCUDO DE AGUILA CON VASO DE CERVEZA Y LA PALABRA CERVE SAA. y logotipo (mixto) es confundible o no con la marca AGUILA (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.* Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente”: a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:? () Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado (1) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas, Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de ¡unio de 2016 Ibidem Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 Proceso 252-1P-2018 las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario? Como ejemplo tememos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. '% Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria cómo es captada la marca en el mercado. 9 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de lexema. "1 m. Ling Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, p. ej. sol o que poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación: p ej. terr, en enterráls Disponible en: http://dle.rae,es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018) lo REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE Definición de moríema: “1, m. Gram, Unidad minima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej, de no, yo, el, -ar, -s, -ero 3. m. Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas persona, primera, y número, plural” Disponible en. htip//dte.rae.es/?id=Polt8¡2 (Consulta: 08 de == noviembre de 2018). 2.4, Proceso 252A1P-2018 b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso!!: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.1? c) Sial realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. !* Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. !* 1 En la Interpretación Prejudicial 524-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro Ver Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 de 27 de octubre de 2015 Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de junio de 2016 Ver Interpretación Prejudicial 106-1P-2015 de 20 de julio de 2015 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3.

Proceso 252-1P-2018 Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 15 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado ESCUDO DE AGUILA CON VASO DE CERVEZA Y LA PALABRA CERVE S.A. y logotipo (mixto) es confundible o no con las marcas ESCUDO (denominativa) y AGUILA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 16 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.!? Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes) Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto tbidem Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016 Ver Interpretación Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013 Proceso 252-1P-2018 producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 3.4.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.1? 3.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,*? salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas en el tema 2.3. del apartado E la presente interpretación prejudicial 3.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ESCUDO DE AGUILA CON VASO DE CERVEZA Y LA PALABRA CERVE S.A. y logotipo (mixto) es confundible o no con las marcas ESCUDO (denominativa) y AGUILA (denominativa). 4.

Lamarca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 4,1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado ESCUDO DE AGUILA CON VASO DE CERVEZA Y LA PALABRA CERVE S.A. y logotipo (mixto) reproduce las marcas notorias AGUILA (denominativa y mixta), se abordará el presente tema. 1 Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 PA DES Ver Interpretación Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015 fo ON A 2 Le e | CN ” SECRETARIA > | j XZ/Y 4.2, 4.3. 44, 4.5 4.6.

Proceso 252-1P-2018 Definición Si bien la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, no puntualiza lo que se entiende como marca notoría, es preciso que este Tribunal la defina como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo?.

El Artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344, prohibe el registro de signos que se encuentren en contraposición con marcas notoriamente conocidas, existiendo dos causales diferentes. Reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de una marca notoria Por una parte, el literal d) del Artículo 83 que dispone que: “Artículo 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos, que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (+ ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida, ( )" La norma antes citada prohíbe el registro de un signo que reproduzca, mite, traduzca o transcriba de manera total o parcial un signo notoriamente conocido, es decir, esta causal evidencia que el solicitante intenta aprovechar la fama y reconocimiento de la marca, lo que conllevaria a que el consumidor considere que es la misma y por tanto se confunda La marca notoria de acuerdo con esta disposición se protege ya sea en el país en el que se solicita el registro y va más allá del principio de territorialidad, ya que se manifiesta que la marca notoria puede ser dentro 20 Para referencia revisar ta Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 109-1P-2013 del 13 de septiembre de 2013 4.7. 4.8. 4.9 Proceso 252-1P-2018 del comercio subregional, es decir, en países de la Comunidad Andina o comercio internacional, con la especificación de que exista reciprocidad, es decir, si el país donde ostenta la calidad de notoria, reconoce a su vez la notoriedad de marcas de la región andina, no basta con que el signo sea internacional y notorio sino que el país debe corresponder en el mismo sentido al País Miembro en casos análogos.

En cuanto al segundo párrafo del literal d) del Artículo 83, al enunciar que la marca notoria se protege con independencia de la clase, ello debe entenderse en el sentido de que no solo se le protege respecto de los mismos productos o servicios que ampara la marca notoriamente conocida, sino también respecto de los productos o servicios similares, conexos e inclusive diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente de la marca notoriamente conocidas?!.

En efecto, la mayor protección que recibe la marca notoria implica evitar el riesgo de dilución y el uso parasitario, por lo que la protección se extiende a productos o servicios distintos, pero dentro del sector pertinente de la marca notoria. Signo similar a una marca notoriamente conocida Por su parte, el literal e) del Artículo 83 dispone que: “Artículo 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos, que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (-.) e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos O servicios para los cuales se solicita el registro ” Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

( Esta prohibición hace expresa mención a la irregistrabilidad de signos que sean similares a tal grado que el consumidor pueda confundirse respecto de la marca notoria, sin importar los productos o servicios que solicite, aclarándose que para que opere confusión deben tratarse de productos o servicios que guarden conexión, toda vez que si sencillamente un producto está tan alejado de la marca notoria no existe manera de que el consumidor caiga en riesgo de confusión. 2 La marca notoria regulada en la Decisión 344 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar el nmesgo de dilución y el uso parasitario 13 Proceso 252-1P-2018 4.10.

Cuando la norma enuncia que es independiente de las clases de productos o servicios está haciendo mención a que la Clasificación Internacional de Niza no es un referente para definir que dos productos o servicios son similares o idénticos, ya que por el hecho de que dos signos estén en clases distintas no significa que no sean relacionados como por ejemplo servicios oftalmológicos y lentes de contacto, si bien están en dos clases disímiles, estos guardan estrecha relación, o para el caso de hielo y arroz, si bien están en la misma clase, son productos que no tienen el mismo destino ni público consumidor, por lo que, será el juzgador quien deberá analizar si el consumidor puede confundirse o no. Prueba de la notoriedad 4.11.

No basta con afirmar que una marca es notoria, este es un hecho que debe ser demostrado mediante pruebas idóneas presentadas ante el Juez o la Oficina Nacional Competente de acuerdo con el caso. 4.12.El Artículo 84 de la Decisión 344 enuncia varios criterios en base de los cuales la autoridad puede determinar si una marca es notoriamente conocida y que son los siguientes: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca. c) La antigiiedad de la marca y su uso constante. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 4.13.

Los criterios antes citados no son taxativos, la autoridad que resuelva podrá contar con otros elementos que le lleven a determinar que la marca cuya notoriedad se alega ostenta dicha calidad, de acuerdo con las pruebas aportadas por su titular, 4,14. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.

En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a S E E a Proceso 252-1P-2018 caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular?, 4.15.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas AGUILA (denominativa y mixta) cuyo titular es CERVERÍA ÁGUILA S.A., eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo ESCUDO DE AGUILA CON VASO DE CERVEZA Y LA PALABRA CERVE S.A. y logotipo (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-1228, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hernán rigo Romeró Zar Al ano Hugo De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. 2 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudictal dentro del Proceso 460-IP-2015 del 19 de agosto de 2016 Proceso 252-1P-2018 | po sfm, Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Luis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente irlterpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

E E E SECRETARIA > o o S La, BS) 47] DAD Pp 16