TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 08 de noviembre de 2018 Proceso: 52-A1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del consultante + 2442-2014-0-1801-JR-CA-24 Referencia: Signos involucrados NECTAR FRUTTOS KIRIN y logotipo (mixto) / FRUGOS (denominativo) y FRUGOS (mixto) Magistrado ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2442-2014-S-5*SECA-CSJLI-PJ del 19 de enero de 2018, recibido vía correo electrónico el 24 de enero de 2018, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administratvo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales a) y h) del Articulo 136, Artículos 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2442-2014-0-1801-JR-CA-24; y El Auto del 11 de mayo de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Corporación Inca Kola Perú S.R.L i Proceso 52-1P-2018 Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —INDECOPI- de la República del Perú Tercero interesado + Jhony James Prado Gago ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.
Si el signo NECTAR FRUTTOS KIRIN y logotipo(mixto) solicitado a registro para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, resultaría confundible con la marca notoriamente conocida FRUGOS (denominativa), registrada previamente para distinguir productos de la misma clase. 2. Si el signo NECTAR FRUTTOS KIRIN y logotipo (mixto) sería lo suficientemente distintivo para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
Si el signo NECTAR FRUTTOS KIRIN (mixto) estaría conformado por elementos descriptivos de los productos que pretende distinguir en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Si Jhony James Prado Gago habría incurrido en actos de competencia desleal en contra de CORPORACION INCA KOLA PERÚ SRL al solicitar el registro del signo NECTAR FRUTTOS KIRIN (mixto).
NORMIAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial de los Literales a) y h) del Artículo 136, Articulos 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, los cuales proceden por ser pertinentes. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Articulo 136,- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente sohcilada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Proceso 52-1P-2018 De oficio, se interpretarán los Artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 486?, que establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, translileración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de compelencia desleal, podrá denegar dicho registro.” "Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoría del registro de la marca mediante resolución.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se lomará en consideración entre otros, los siguientes factores. a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverto, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en delerminado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 1) tos aspectos del comercio internacional;
O, k) ta existencia y anligúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero” “Articulo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique, o, los circulos empresariales que actúan en giros relalivos al lipo de establecirmento, actividad, productos o servicios a los que se aplique N DAR o 1.1.
Proceso 52-1P-2018 De oficio, se interpretará el literal e) del Artículo 135 de la Decisión 4863 de la Comisión de la Comunidad Andina; toda vez que la presente controversia versa sobre el carácter descriptivo de elementos denominativos y gráficos del signo solicitado. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos, uno de ellos con elemento denominativo compuesto, Comparación entre signos mixtos y denominativos. La marca notoriamente conocida.
Su protección y su prueba. Signos conformados por denominaciones descriptivas Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal. El trade dress. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo NECTAR FRUTTOS KIRIN (mixto) es confundible o no con la marca FRUGOS (denominativa y mixta) es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que.
(..) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
Dr AD SECRETARIA ” || (2 E Proceso 52-1P-2018 "Artículo _136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro O registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, (..)" 1.2.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* 1.3. a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. 4 > SECRETARIA ” | Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016 Ibidem b) d) Proceso 52-1P-2018 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios”: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podria ser el soporte del análisis de confundibilidad De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y E Ibidem Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017 del 7 de julio de 2017 1.5. 1.6.
Proceso 52-1P-2018 razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las caracteristicas técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusion 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 52-1P-2018 respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos mixtos, uno de ellos con elemento denominativo compuesto Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo NECTAR FRUTTOS KIRIN (mixto), y la marca FRUGOS (mixtas), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. De acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, "en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.? Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.? En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.
Asi, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.10 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 46-1P-2008 del 14 de mayo de 2008.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 56-1P-2013 del 25 de abril de 2013, Ibidem Proceso 52-1P-2018 2.6. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente!!: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*2 () Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*?, Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.14 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. du Ibidem. 12 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 3 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. Definición de lexema. “1, m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morlemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.” Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018) S REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE) Diccionano de la RAE.
Definición de morfema: “1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero. 3. m Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural” Disponible en: http //dle rae.es/?id=PoltBj2 (Consulta 08 de noviembre de 2018) Proceso 52-1P-2018.
Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso15 (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. iS En la interpretación Prejudicial recaída en el proceso 524-1P-2016 del 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones El trazado: son los trazos del dibujo que forman el s:igno El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabildad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro Proceso 52-1P-2018 c) Siel elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.7.
Como en el caso del signo solicitado se trata de un signo compuesto se debe tener en cuenta en los signos compuestos que generalmente están integrados por dos o más palabras?6, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:*? (1) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.
(ii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. (ii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
(iv) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. (v) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.
(vi) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.
Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de ¡unio de 2016 [[* SECRETARIA ” 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 34 Proceso 52-1P-2018 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado NECTAR FRUTTOS KIRIN y la marca registrada FRUGOS.
Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado NECTAR FRUTTOS KIRIN (mixto), y la marca FRUGOS (denominativa) es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. *8 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. '? Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes) Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso 20 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los procesos 529-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 del 10 de junio de 2016.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el proceso 46-1P-2013 del 25 de abri! de 2013. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016 12 Proceso 52-1P-2018 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,?1 salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá tomarse en cuenta lo desarrollado en el párrafo 2.6 del Tema 2, de la presente interpretación prejudicial 3.6.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado NECTAR FRUTTOS KIRIN (mixto) y la marca FRUGOS (denominativa). 4.
La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado resulta confundible con la marca notoria FRUGOS (denominativa), se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición 4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XIl, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 4.3.
En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” Yi / 4.4. 4.5.
Proceso 52-1P-2018 De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.?2 b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises Miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.23 Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.
Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente?. La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.
Basta que sea notoria en un pais miembro para que reciba una protección especial en los otros tres 22 El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia. a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento actividad, productos o servicios a los que se aplique Artículo 230 de la Decisión 486 La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota Facebook, Google, etc ) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada. 14 Proceso 52-1P-2018 países miembros.
La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro paises miembros, La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro?5, Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.
La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente?%, Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba.
La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los "hechos notorios" se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba?” La marca notoria extracomunitaria?B no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo 2 25 25 27 2 29 Para recibir la protección, basta que la marca sea noloria en otro pais miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (nesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario) En la medida que una marca renombrada es conocida por casí por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad mdusitrial Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en aigún pais de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486 No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina La marca notoria extracomunitarta, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso rea! y efectivo 15 (4 SECRETARIA - |] 4.6 Proceso 52-1P-2018 Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 4.6.1.
En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 4.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica 4.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 4.6.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido, G SO Ahora bien, no por e! hecho de considerarse notoria una marca en su pais de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el so icitante no “. podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria pera del territorio comunitario andino 16 Proceso 52-1P-2018 Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 4.7.
Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.8. 4.9. Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente según sea el caso.
El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) b) a) e) 9) h) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección, el grado de distintividad inherente o adquirida del signo el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener tuna franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o Proceso 52-1P-2018 ) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
D los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero " 4.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como asi lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 4.11.
El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular30 La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias 4.12.En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada? como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas. 4.13.Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas s: han sido registradas pero no son usadas en el referido pais.
La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios. En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se 30 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial recaída en el proceso 460-1P-2015 del 7 de julio de 2016.
Que expresamente no se encuentra regulada en la Decisión 486 mM SECRETARIA > | T)/ Proceso 52-1P-2018 encuentran dentro del sector pertinente 4.14.Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486.
Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no esta no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación. 32 4.15. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina, 4.16.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca FRUGOS (denominativa) cuyo titular es Corporación Inca Kola Perú S.R.L., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo NECTAR FRUTTOS KIRIN (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en 3 Como afirma Gustavo León y León “Aunque la normativa comunilana andina no trae alguna disposición especifica que regule el asunto, de una interpretación sistematlica y teleofogica de ta norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria esta exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.” (LEÓN Y LEON DURÁN, Gustavo Arturo.
Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y comentarios. ECB Ediciones S.A.C. — Thomson Reuters, Lima, 2015. p. 468.) El referido autor cita (Op Cit, p 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma linea de pensamiento * Por otra parte, la calidad de noloria de la Marca no depende de su uso en el país sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes.
Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaria exenta de la carga de su uso en el país (..) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486%." “540 Metke Méndez, Ricardo.
“El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, en Revista de Estudios Sociojuridicos Bogotá, Colombia, 9 (2). 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107 *Si bien es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación esta es una figura juridica aplicable a las marcas comunes, mas no para les marcas notorias, pues de permitirlo fa norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado.
Siendo más especificos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia? * “541 Torres Salimas, Carlos. “¿Cabe la cancelación de registro por falla de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada en Law Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador publicación Semestral, Enero de 2013, p 8 19 5.1. 5.2. 5.3. 5.4 Proceso 52-1P-2018 el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. Signos conformados por denominaciones descriptivas.
En el presente caso, Corporación Inca Kola Perú S.R.L. señaló que el signo solicitado estaría conformado por elementos descriptivos respecto de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal sentido, es pertinente analizar este tema. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. 33 El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas aesos productos o servicios;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones O indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titutar de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y por tanto, su marca seria considerada debil**. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las particulas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca De modo referencial, ver Proceso 336-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015 De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015 Proceso 52-1P-2018 5.5.
No obstante, si la exclusión de los componentes de esas caracteristicas llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo ta premisa de que el signo que los contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.35 5.6.
Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. 6. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal. 6.1.
Dado que en el presente caso la demandante manifestó que el signo NECTAR FRUTTOS KIRIN (mixto) habría sido solicitado con la intención de consolidar un acto de competencia desleal, se procederá a analizar este tema. 6.2. El Artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” Definición de competencia desleal 6.3.
Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. 6.4.
Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado E De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. E) Al respecto, ver Proceso 38-1P-98, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N' ==> 419, de 17 de marzo de 1999 21 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. Proceso 52-1P-2018 productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica.
Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción: optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc. El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas.
El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el Artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros: "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.” De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales.
Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.?” De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 217-1P-2015 del 24 de 6.9. 6.10. 6.11. 6.12. 6.13. Proceso 52A1P-2018 En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. 38 El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.39 La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “( ) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero, además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa por ejemplo).”*0 Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:* 6.12.1.
Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 6.12.2. Que el acto o la actividad sea indebido. 6.12.3. Que el acto o actividad que sea susceptible de producir un daño ya sea que lo produzca efectivamente O que simplemente sea susceptible de producirlo.
La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación y 39 30 41 ELN OS Ibidem. JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Compelencia Desleal Seminarios 8 Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45 GACHARNÁ, Maria Consuelo “La Competencia Desleal” Editorial Terms Bogolá. 1932, p 47 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015 23 Proceso 52-1P-2018 con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.12 6.14.En el Artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa los siguientes: * a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor: o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos” 6.15.
Los actos de competencia desleal por confusión, recogidos en el literal a) previamente citado, gozan de las siguientes características? (1) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, No se trata de establecer un análisis en materia de confundibildad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor (ii) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio, Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos es considerada como una práctica desleal. yal Ibidem 3 Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-1P-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010 24 | | 18] o e, e) XII Proceso 521P-2018 (ii) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.
En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.
(..) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (.. )”. (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115) "* 6.16.El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, sí ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos ( )."95 6.17.
La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con tos usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaria negativamente los intereses de competidores y consumidores 6.18.
La disciplina de estos actos encuentra asi justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo, 44 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 116-1P-2004 de fecha 13 de enero de 2005.
Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-1P-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010 25 Proceso 52-1P-2018 6.19.Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. 6.20.
En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. * 7. El trade dress 7.1. Tomando en consideración que CORPORACION INCA KOLA PERÚ S.R.L. alega confusión entre el signo solicitado y la imagen y apariencia de sus productos FRUGOS, es importante hacer referencia a lo relacionado a la apariencia del producto, conocido en otras legislaciones y en la doctrina como el “trade dress”, figura que por cierto no está como tal contemplada en la Decisión 486, lo cual no le resta importancia como para que pueda ser incorporada y analizada como uno de los eventuales aspectos relacionados con la competencia desleal. 7.2.
Este Tribunal constata que si bien la temática de la apariencia del producto o servicio, también conocido como "vestido de producto” o trade dress no se encuentra regulada de manera expresa en la Decisión 486 (así como en ninguna legislación internacional puesto que se trata de un desarrollo jurisprudencial a partir del Derecho de Marcas), dicha temática debe ser valorada vista su vinculación con la disciplina jurídica de la represión de la competencia desleal, de conformidad con la doctrina mayoritaria y la posición de las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.*? 7.3, En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia ha afirmado que el vestido de producto se puede proteger mediante la figura de la marca comercial tridimensional el diseño industrial o, inclusive, la posibilidad de interponer acciones por competencia desleal derivadas de actos de engaño, de confusión y de imitación. La SIC determinó que el trade dress se puede proteger en Colombia a través de las acciones por competencia desleal. inclusive as El subrayado es nuestro === De modo referencial, ver Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 14 GRADE 7.4. 7.5. 7.6 1.7. 7.8.
Proceso 52-1P-2018 aunque no exista una marca registrada previamente, puesto que lo que se busca es evitar que sucedan actos capaces de crear confusión por cualquier medio respecto del establecimiento, producto o actividad de un competidor, 18 Por otro lado, respecto de la presentación o apariencia de los productos y/o servicios en el mercado (trade dress), el INDECOPI, ha señalado que "los actos de competencia desleal no involucran sólo a marcas registradas, sino también a la forma de presentación de los productos (o servicios) en el mercado (trade dress)".*% Este Tribunal vinculó la figura de la apariencia de producto o "vestido de producto" al ámbito de la competencia desleal refiriendo que similar criterio al que utiliza el registrador para el registro de marcas tridimensionales, deberá utilizarse para reconocer el derecho respecto de un diseño de envase utilizado en el mercado para un producto determinado, ya que no podrá concederse el derecho sobre un trade dress (forma o presentación de un producto en el mercado) en el ámbito de la competencia desleal, si este diseño no posee distintividad por ser uno de forma usual 50 De igual manera a como se ha mencionado en referencia a los criterios que debe observar el registrador, en materia de competencia desleal es necesario, para reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto, que éste posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo.
El trade dress puede incluir rasgos del producto tales como el color tamaño, diseño, etc. O inclusive del servicio, tales como rasgos arquitectónicos, el menú o la disposición de elementos en el local 5 Por lo tanto, el trade dress consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto 0 establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor.52 49 49 51 s2 De modo referencial. ver Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015, pp. 14-15 Criterio recogido de la Resolución 447-2002/TPI-INDECOPI de 13 de mayo de 2002, recaída en el expediente 112398-2000 De modo referencial. ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p 16 FERRERO DIEZ CANSECO, Gonzalo.
“Nuevas marcas: ¿Algo nuevo bajo el sol?” Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Año IV, N * 5, Lima, 2009, p. 328 De modo referencial, ver Proceso 217 -1P-2015 del 24 de agosto de 2015, p 18 27 7.9. Proceso 52-1P-2018 En el caso de los productos se tomará en cuenta la apariencia visual integral, referente al tamaño, forma, combinación de colores, textura, formato de letras, gráficos, modalidades de oferta, empaques, incluye protección del carácter distintivo de la interface y el diseño de elementos de una página web. 53 7.10.La protección de las iniciativas empresariales no sólo incluye el 7.11 tradicional espectro de los derechos de exclusiva, sino tambien la apariencia integral del negocio, a través del reconocimiento y protección del trade dress, instituto de génesis jurisprudencial que timidamente se abre camino entre los derechos industriales, intelectuales y el derecho de la represión de la competencia desleal.5%.En la jurisprudencia de Estados Unidos de América, nutrida de la incesante casuística de los litigios ante las Cortes, asi como la labor de registro de los signos distintivos por parte de la United States Patent and Trademark Office (USPTO) se han desarrollado métodos de evaluación de la registrabilidad de un trade dress, como la no funcionalidad fáctica o jurídica, que lo distingue de otras figuras del derecho industrial, lo cual nos evoca la necesidad de aprehender las herramientas del derecho comparado para la gesta de sistemas eficientes. $5 7.12.Los países de América Latina han optado por extender el ambito del Derecho de Marcas a través de las marcas tridimensionales, concepto que quiebra la relación significante-significado entre la marca y producto, para poder diferenciarse de los demás agentes que concurren en el mercado (deber de diferenciación).
Sin embargo, habida cuenta las limitaciones que éste ofrece, se ha promovido que se recurra a las acciones de represión de la competencia desleal. En efecto, resulta útil aprovechar la flexibilidad brindada por las normas de represión de la competencia desleal.56 7.13.En la Decisión 486, el derecho de la represión de la competencia desleal y el derecho de marcas no deben considerarse compartimentos de estanco.
Por el contrario, se encuentran estrechamente relacionados.*”? s3 53 Ibidem Ibidem Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, pp. 18-19 De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 19 28 7.14. 7.15. 7.16. 7.17 7.18. Proceso 52-1P-2018 Por un lado, en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina no se permiten los registros que se hubiesen solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal (Artículo 137 de la Decisión 486).
Asimismo, un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado, sin perjuicio de las demás disposiciones de la Decisión 486 que fuesen aplicables y de las mormas para la protección contra la competencia desleal del Pais Miembro (Articulo 225 de la Decisión 486). Además, los Artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, asi como el Artículo 262 de la misma normativa el de la competencia desleal en el ámbito de los secretos empresariales.
Finalmente, los Artículos 267, 268 y 269 de la Decisión 486 regulan las acciones por competencia desleal,** En el derecho de la represión de la competencia desleal no se permiten, de la misma manera, las vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual de terceros. En efecto, la normativa andina reconoce la importancia de la protección de los derechos de exclusiva, sin embargo, este derecho tiene como contraparte un deber, el de la diferenciación, % Al respecto, cabe indicar que existe un “derecho a imitar" que consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas empresariales de otro concurrente.
No obstante, el denominado “derecho a imitar” no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto. Por el contrario, debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico establece.S0.Existen dos limites al derecho de imitación: primero, el deber de respetar la propiedad intelectual de terceros (derechos de autor derechos sobre signos distintivos, derechos sobre patentes de invención, derechos sobre diseños y otros), y, segundo, un deber de diferenciación del empresario en observancia de la buena fe comercial, evitando caer en actos de competencia desleal por confusión, imitación sistemática o explotación indebida de la reputación ajena."! En este caso, se debe verificar si existen indicios razonables que permitan inferir que el registro se hubiese solicitado para perpetrar facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, teniendo en consideración las cuestiones expuestas anteriormente respecto de la competencia desleal.
Ibidem Ibidem Ibidem De modo referencial. ver Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. pp. 19-20 29 8.1. 8.2. 8.3. 8.4 8.5. Proceso 52-1P-2018 Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos En el presente caso, se ha alegado que no se habría realizado un correcto examen de registrabilidad entre los signos bajo análisis, por lo que supuestamente se habría vulnerado el Artículo 150 de la Decisión 486.
El Artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente: “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el Artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones.
La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 82 El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.
La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a los signos en conflicto La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina.
Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2013 de 20 de febrero de 2014 8.6. 8.7. 9.1 9.2 9.3. Proceso 52-1P-2018 La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados.*3 En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas.
Es decir. la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuestas a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
¿Qué elementos se deben tomar en cuenta para resolver la posible confusión entre marcas mixtas? Para dar respuesta a esta pregunta, debe remitirse a los criterios señalados en los Temas 2 y 3 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial ¿Cabe registrar una marca, en la cual parte de sus términos, que no se reivindican, son muy similares al signo distintivo registrado? Para dar respuesta a esta pregunta, debe remitirse a los criterios señalados en el Tema 6 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.
En un procedimiento de registro de marca en el que se ha formulado oposición invocando los artículos 136 literales a) y h), y 137 de la Decisión 486, ¿Corresponde que la oficina competente emita análisis de oficio respecto de las marcas registradas de la Ibidem. 31 Proceso 52-1P-2018 opositora que no sirvieron de sustento a la oposición que planteo en su oportunidad, teniendo en cuenta que estas constituyen antecedentes en la clase donde se solicita el nuevo registro? Para dar respuesta a esta pregunta, debe remitirse a los criterios señalados en el Tema 8 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2442-2014-0-1801-JR-CA- 24, el que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último parrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. is Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hernán ME ÉS ambrano Hugo Ramiro Gómez Apac MA MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente ta presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. 32 j Proceso 52-1P-2018 ael Vergara Quintero Luis Felipe A Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de lal presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 33