TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 08 de noviembre de 2018 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del consultante Referencia Magistrado ponente VISTOS: 90-1P-2018 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso " Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia 2011-00354-00 Signos involucrados ALIANZA INMOBILIARIA: S.A. (mixto), ALIANZA FONDOS (denominativo), ALIANZA MULTIFONDOS (denominativo), ALIANZA (denominativo), ALIANZA (mixto), ALIANZA FIDUCIARIA (denominativa), ALIANZA FIDUCIARIA (mixto), ALIANZA VALORES (mixto), ALIANZA —VIVA MAS PREOCUPESE MENOS (denominativo) y ALIANZA - FONDO DE PENSIONES VISION (denominativo) Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio 0546 del 1 de marzo de 2018, recibido vía correo electrónico el 5 de marzo de 2018, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 134, Literal b) del Artículo 135 y Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de resolver el proceso interno 2011- 00354-00; y, El Auto del 5 de junio de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación Prejudicial.

Proceso 90-1P-2018 ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante 5 Alianza Inmobiliaria S.A. Demandada E Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia Tercero interesado: Alianza Fiduciaria S.A. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 4.

Si el signo ALIANZA INMOBILIARIA S.A. (mixto), solicitado por Alianza Inmobiliaria S.A., es confundible con las marcas registradas que incluyen en su conformación al término ALIANZA (denominativas y mixtas) de titularidad de Alianza Fiduciaria S.A. 2. Si el término ALIANZA es de uso común en la conformación de marcas que distinguen servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza; y, 3.

Si las marcas que contienen el término ALIANZA para distinguir servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza son evocativas o no de los servicios que distinguen. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial del Artículo 134, Literal b) del Artículo 135 y Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naluraleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos. a) fas palabras o combinación de palabras, b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos etiquetas, emblemas y escudos, tos sonidos y los olores, las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores nap 1.1.

Proceso 90-1P-2018 Procede la interpretación prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486, por ser pertinente. No procede la interpretación del Artículo 134 y Literal b) del Artículo 135 por cuento no es controvertido los requisitos de un signo para ser considerado como marca, así como tampoco la aptitud distintiva de un signo para ser considerado como marca.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marcas evocativas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo ALIANZA INMOBILIARIA S.A. (mixto) y las marcas ALIANZA FONDOS (denominativa), ALIANZA MULTIFONDOS (denominativa), ALIANZA (denominativa), ALIANZA (mixta) ALIANZA FIDUCIARIA (denominativa), ALIANZA FIDUCIARIA (mixta), ALIANZA VALORES y) fa forma de los productos, sus envases o envolturas; 9) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que (.) b) carezcan de distintividad;

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro O registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, (.) 12 1.3.

Proceso 90-1P-2018 (mixta), ALIANZA —-VIVA MAS PREOCUPESE MENOS (denominativa) y ALIANZA - FONDO DE PENSIONES VISIÓN (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.? a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de tos hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? Ver interpretaciones prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016 Ibidem 14 Proceso 90-1P-2018 a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en contlicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:* a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo Ibidem Proceso 90-1P-2018 de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios*: (9) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parametros específicos de calidad, posicionamiento o estatus, Es un consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profestonal Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 42-1P-2017 del 7 de juho de 2017 Proceso 90-1P-2018 conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar ta posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.2. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo ALIANZA INMOBILIARIA S.A. (mixto) y las marcas ALIANZA (mixta), ALIANZA FIDUCIARIA (mixta) ALIANZA VALORES (mixta) es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.3.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.S 2.4.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente”: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:8 (1) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el y Ver Interpretaciones Prejudiciales pronunciadas en los Procesos 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de junio de 2016. Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016 Proceso 90-IP-2018 conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(li) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario? Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.10 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto, (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. y REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de texema “1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, p. ej sol, o que poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ey, lerr, en enterrárs Disponible en: htto://dle.rae es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018) 10 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE) Diccionario de la RAE.

Definición de morfema: "4. m. Gram. Unidad mínima aíslable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. 2 m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical, p. ej.. de, no, yo, el, -ar, -S, -ero. 3. m. Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas. persona, primera, y número, plural” Disponible en: http //dle rae es/?id=Polt812 (Consulta 08 de noviembre de 2018) Proceso 90-1P-2018 (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso”? (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.?? c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacificamente en el ámbito comercial, salvo que puedan y En la Interpretación Prejudicial 524-1P-2016 de 12 de junio de 2017 (pp. 16 y 17) el TICA recogió las siguientes definiciones: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa - Los colores: sí el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que ta contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015 2.5. 2.6. 2.7 3.2. 3.3. Proceso 90-1P-2018 suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión.?3 Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. ** Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 15 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado ALIANZA INMOBILIARIA S.A. (mixto) y las marcas ALIANZA FONDOS (denominativa), ALIANZA MULTIFONDOS (denominativa), ALIANZA (denominativa), ALIANZA FIDUCIARIA (denominativa), ALIANZA -VIVA MAS PREOCUPESE MENOS (denominativa) y ALIANZA —- FONDO DE PENSIONES VISION (denominativa) es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. ** Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de junio de 2016 Ver Interpretación Prejudicial pronunciada en el Proceso 106-1P-2015 del 20 de julio de 2015 Ibidem.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Proceso 529-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio de 2016 10 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Proceso 90-1P-2018 significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. ?? Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes) Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.*8 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial,'? salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas establecidas en el punto 2.3. del apartado E de la presente interpretación prejudicial.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 46-1P-2013 del 25 de abril de 2013, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 129-1P-2015 del 20 de julio de 2015 11 4.2. 4.3. 4.4 4.5 4.6 Proceso 90-1P-2018 el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ALIANZA INMOBILIARIA S.A. (mixto) y las marcas ALIANZA FONDOS (denominativa) ALIANZA MULTIFONDOS (denominativa), ALIANZA (denominativa), ALIANZA FIDUCIARIA (denominativa), ALIANZA — VIVA MAS PREOCUPESE MENOS (denominativa) y ALIANZA -— FONDO DE PENSIONES VISIÓN (denominativa).

Palabras de uso común en la conformación de marcas En el presente caso Alianza Inmobiliaria S.A. alegó que la palabra ALIANZA es de uso común en la conformación de marcas que distinguen servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que todas aquellas marcas coexistirian pacificamente. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil.

El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que (..) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del pais en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.?0 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 378-1P-2016 del 9 de marzo dei 2017 o] a E 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4,12.

Proceso 90-1P-2018 En la doctrina, Otamendi ha señalado que las designaciones usuales son las que “habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos técnicos".?! Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las particulas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.?2 No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.23 La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento común, le corresponderá acreditarlo.

Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva.

Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas” (Abeledo-Perrol: Buenos Aires, 2002) p 71 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 536-1P-2015 del 23 de junio de 2016 Ver, de modo referencial, Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 13 Proceso 90-IP-2018 uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 4.13.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 5.

Marcas evocativas 5.2. Como en el proceso interno, Alianza Inmobiliaria S.A. señaló que la expresión ALIANZA, contenida en los signos en conflicto y en múltiples marcas registradas para amparar servicios incluidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, evocan un concepto muy próximo a los servicios o a la actividad que identifican, resulta pertinente analizar el presente tema. 5.3.

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia, es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo?*, 5.4.

Los signos evocativos deben tener carácter distintivo para ser registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 25 5.5. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte 2 En) Ver, de modo referencial, Proceso 630-1P-2015 del 25 de julio de 2016 E Ibidem Ibidem 14 Proceso 90-1P-2018 5.6.

En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo del signo ALIANZA (mixto) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2011-00354-00, el que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. is Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hernán Re Zambráno Hugo Ramiro" Sómez WA MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. 15 Proceso 90-1P-2018 e > fet: Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de lá presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 16