TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de noviembre de 2018 Proceso: 223-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2016-197489 Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 1003-212 de 9 de junio de 2017, recibido vía correo electrónico el mismo día, mes y año, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó interpretación prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2016-197489; y, El Auto de 12 de septiembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno >: Demandante: SOLPETROCOL S.A.S. emandados: BETTA SERVICES S.A.S. ALEJANDRO URREGO LOPERA Y JUAN DAVID OSPINA MEDINA Proceso 223-1P-2017 SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES SOLPETROCOL S.A.S., interpuso demanda por violación de derechos de propiedad industrial y competencia desleal en contra de BETTA SERVICES S.A.S., JUAN DAVID OSPINA MEDINA y ALEJANDRO URREGO LOPERA.
La demandante es una compañía de ingeniería colombiana, constituida en el año 2008, la cual diseño y desarrolla equipos para prestar soluciones rápidas al sector petrolero. En el año 2011, diseñó un artefacto denominado SMA protegido bajo la marca SMA BES (mixta)!. para proteger “un dispositivo sellante de rosca para pozos con bombas electro-sumergibles, que se utiliza en los procesos de extracción de petróleo” dentro de la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza.
La demandante celebró un contrato de representación exclusiva y un contrato de alianza comercial con BETTA SERVICES S.A.S. Posteriormente SOLPETROCOL S.A.S., contrató a los ingenieros JUAN DAVID OSPINA MEDINA y ALEJANDRO URREGO LOPERA para, desarrollar, actualizar e innovar el dispositivo SMA, el cual se registró como patente de invención denominada "SELLO MECÁNICO DE ALTA PRESIÓN PARA CABLES Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN POZOS PETROLEROS”.
Los ingenieros contratados renunciaron en el año 2014. Ante la caída del negocio y la falta de contratación de sus productos y servicios, se acudió a diferentes operadoras y se pudo constatar que su distribuidor BETTA SERVICES S.A.S. seguían haciendo la contratación de su sistema del mismo modo en que lo venían haciendo, con la particularidad que lo estaban haciendo en complicidad con los ingenieros antes nombrados.
BETTA SERVICES S.A.S., JUAN DAVID OSPINA MEDINA y ALEJANDRO URREGO LOPERA sostuvieron no haber incurrido en actos de competencia desleal alguna, puesto que ellos son quienes diseñaron la patente, y que al renunciar, terminaron todo vínculo laboral con SOLPETROCOL S.A.S. La demandante además solicita que se le indemnice por daños y perjuicios por el uso de su marca y patente de invención sin autorización. De la revisión del expediente, no se ha podido encontrar la gráfica correspondiente.
Proceso 223-1P-2017 C. NORMA A SER INTERPRETADA 1. La Entidad consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, el cual se interpretará por ser pertinente. 2. De oficio se interpretarán los artículos 50, 52 y 240 para analizar la acción por infracción de una patente, el 258, 259 literal a) para analizar la figura de la competencia desleal y el 243 para analizar la figura del cálculo por indemnización de daños y perjuicios de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.9 E Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su litular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usaren el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión ( ) E Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 50.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro.” “Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ñi) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y, b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o li) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.” “Artículo 240.- En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue.
A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si: a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.
En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales.” “Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.” 1.1. 1.2.
Proceso 223-1P-2017 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Acción por infracción de una patente de invención. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.
Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. Pregunta formulada por la Entidad consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero Use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar En el caso en análisis, se interpone una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial, por el uso indebido de la marca SMR por lo que se analizará esta figura legal, resulta necesario analizar lo establecido en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:* a) Sujetos activos, personas que pueden interponer la acción: () El titular del derecho protegido.
El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 1.3. 1.4. Proceso 223-1P-2017 pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos, personas sobre las cuales recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.5 Del comportamiento estipulado en el literal d) del artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidorf.
A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015., A CS SECRETARÍA ” ES 1.5. 1.6. Proceso 223-1P-2017 La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.
Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.” c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.
Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.é Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ¡us prohibendi no es ilimitado.
La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.? Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin ES) Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el “ riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un ongen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el “ riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.
(Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso 70-1P-2008). er Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-1P-2013, del 22 de mayo de 2013, er Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. 1.7. 1.8. 1.9. 2.1. 2.2. Proceso 223-1P-2017 causar confusión en el público.
Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.*0 De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el artículo 244 de la Decisión 486.
En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, se deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por intracción. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. Acción por infracción de una patente de invención Dentro del proceso interno la compañía actora además de argumentar que los demandados infringen su derecho sobre la marca SMR BES (mixta), afirma que invaden su derecho sobre la patente concedida denominada “SELLO MECÁNICO DE ALTA PRESIÓN PARA CABLES Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN POZOS PETROLEROS”, por lo que se analizará esta figura.
El derecho al uso exclusivo nace una vez que la patente ha sido concedida por la respectiva oficina nacional competente. Tiene un periodo de duración de 20 años contados a partir de la presentación de la respectiva solicitud, conforme lo dispone el artículo 50 de la Decisión 486. “Artículo 50.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro.” Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-IP-2015, del 13 de mayo de 2015.
Proceso 223-1P-2017 2.3. El derecho al uso exclusivo del titular de la patente, le confiere la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. 2.4, De acuerdo con lo antes expuesto, el titular de la patente tiene dos tipos de facultades: +. Positiva: es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usaria, licenciarla o transterirla. +.
Negativa (ius prohibendi): es la facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma. 2.5. El artículo 52 de la Decisión 486 hace mención precisamente al jus prohibendi en el siguiente sentido: “Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; li) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y, b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o ñi) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.” 2.6.
La norma antes citada, al momento de reconocer los derechos que tiene el titular sobre un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad negativa, denominada “ius prohibendi” que se refiere a los derechos de exclusión y oposición para impedir la explotación de la invención objeto de patente, entendida aquella como el uso integral del procedimiento reivindicado y la consiguiente distribución y comercialización de los resultados obtenidos por terceras personas no autorizadas expresamente por el titular.
Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la explotación de la invención, otorgado por la concesión de la patente.*! Su 2.7. El artículo 52 además hace una diferenciación de los actos realizados en SF DE el marco de las patentes de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento. > SECRETARIA ” 2 3) '* Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 2010, expedida en el marco del proceso 27-1P-2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1835 de 21 de mayo de 2010. 8 Proceso 223-1P-2017 2.8.
Sila patente reivindica un producto, su titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines. 2.9. Por su parte, si la patente reivindica un procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un producto obtenido con el procedimiento patentado. 2.10.
De esto se desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular de la patente fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe para dichos fines el producto obtenido por el procedimiento patentado estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo de la patente y, en consecuencia, podría ser demandando por infracción de los derechos de propiedad industrial. 2.11.Por otro lado, tenemos el artículo 240 de la Decisión 486 que dispone que: “Artículo 240.- En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue.
A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si: a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.
En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales.” 2.12.La disposición antes citada establece ciertas reglas probatorias en procesos de infracción de patentes, cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto??: (1) Inversión de la carga de la prueba.
En este tipo de procesos no es el demandante sino el demandando el que tiene que probar que el producto se ha obtenido mediante un procedimiento Proceso 223-1P-2017 diferente al patentado. La norma prevé que el demandado se encuentra en mejor posición para probar que su producto no se obtuvo mediante el procedimiento patentado y, por lo tanto, se establece una presunción simplemente legal que a continuación se explicará. (ii) Presunción: la mencionada inversión de la carga de la prueba se encuentra en relación con una presunción simplemente legal (iuris tantum), consagrada en el artículo 240.
Es simplemente legal porque admite prueba en contrario, y supone que cualquier producto idéntico al que se obtendría con el procedimiento patentado se ha logrado empleando dicho procedimiento, si se da alguna de las siguientes condiciones: a) Que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo. Quiere decir que el producto obtenido por el procedimiento patentado no esté dentro del estado de la técnica.
Para delimitar el concepto de novedad se deben tener en cuenta las previsiones que hace el artículo 16 de la Decisión 486. b) O, que ante la posibilidad material de que el producto idéntico haya sido obtenido mediante el procedimiento patentado, el titular de la patente, mediante esfuerzos razonables, es decir, mediante un análisis racional estándar, común o normal, no pueda establecer cuál ha sido el procedimiento que se usó para obtener el producto.
Para que se aplique esta condición puede tratarse de un producto nuevo o no. 2.13.El Tribunal advierte que la norma comunitaria adoptó los presupuestos del! artículo 34 del acuerdo ADPIC. En este artículo se otorga la facultad a los países signatarios para que establezcan cualquiera de las dos condiciones para la inversión de la carga de la prueba.
La normativa comunitaria, en este caso, escogió las dos condiciones, y esto quiere decir que en el esquema andino se puede cumplir una o la otra para que opere la presunción.*3 2.14.El consultante debe tener en cuenta que la inversión de la carga de la prueba y la presunción simplemente legal se encuentran relacionadas. 2.15.La presunción genera que la carga de la prueba la soporte el demandado, ya que él debe desvirtuar el supuesto probando que el procedimiento utilizado no es el patentado.** 10 Proceso 223-1P-2017 2.16.
También es importante advertir que el artículo analizado no sólo se aplica al fabricante, sino a cualquiera que cometa una infracción de los derechos de la patente, tal y como se determinó anteriormente. En consecuencia, la norma también es aplicable al importador, comercializador, distribuidor, o a cualquiera susceptible de ser demandando por la infracción. Esta sería la interpretación acorde con todo el complejo normativo de protección de los derechos derivados de las patentes, sobre todo porque en la comercialización, distribución, importación, y demás actos, se concreta el daño al bien jurídico protegido por la norma.**? 2.17.
En relación con el asunto probatorio comentado, el consultante también debe tener en cuenta la previsión que hace el artículo 240 en su último inciso: “en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandando o denunciado en cuando a la protección de sus secretos empresariales”. Esto quiere decir que el consultante deberá aplicar las correspondientes reservas para proteger los secretos industriales del demandado.
También se advierte, que en el respectivo proceso el consultante puede hacer uso de las normas internas que regulen la figura de la participación de terceros, litisconsortes necesarios, etc.*$ 2.18.La norma comunitaria andina no establece la forma o los medios de 3.1. 3.2. prueba para desvirtuar la presunción establecida. De conformidad con el principio de complemento indispensable, cualquiera de los medios de prueba que admite la normativa interna son procedentes para probar los supuestos estudiados.?*? Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.
Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena SOLPETROCOL S.A.S., afirma que los actos realizados por parte de BETTA SERVICES S.A.S., JUAN DAVID OSPINA MEDINA y ALEJANDRO URREGO LOPERA constituyen actos de competencia desleal, por aprovechamiento injusto de su marca, por lo que se analizará en este capítulo esta figura.
El artículo 258 de la referida norma establece lo siguiente: “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” Ibidem. Ibidem. Ibidem. 11 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Proceso 223-1P-2017 De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales.
Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. ?* En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.'* El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.?20 La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “( ) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo). '** Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:?? a) Queelacto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercia! en la misma o análoga forma. b) Que el acto o la actividad sea indebido.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, Ibidem. JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45. GACHARNÁ, María Consuelo. La Competencia Desleal. Editorial Temis, Bogotá, 1982. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. 12 3.8. 3.9.
Proceso 223-1P-2017 c) Que el acto o actividad sea susceptible de producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible de producirlo. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.23 Actos de confusión Al respecto, el literal a) del artículo 259 de la Decisión 486 regula los actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, vinculados a la propiedad industrial, 3.10.Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal:?2* a) No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa.
Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos es considerada como una práctica desleal. c) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. 3.11.El análisis debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que los actos realizados por la demandada podrían perjudicar a otro competidor en el mercado.
Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, Ibidem. Ibidem. 13 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. Proceso 223-1P-2017 pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.25 Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito.
Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor.28 A propósito de la marca notoriamente conocida que merece una protección reforzada en el mercado, esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado.
La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa.?? Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística.
Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.? 3.16.En este caso, es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.?9 3.17.Por lo tanto, se deberá analizar si la actuación de la demandada configura un supuesto de competencia desleal por confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, de conformidad con lo previamente interpretado. 25 De mado referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015.
Ibidem. Ibidem. Ibidem. Ibidem. 14 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Proceso 223-1P-2017 Criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios En el proceso interno que dio origen a la presente interpretación prejudicial la demandante solicitó indemnización de daños y perjuicios a la parte demandada por la infracción de sus derechos de propiedad industrial.
Para lo cual se hará referencia a los criterios establecidos en el artículo 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El mencionado artículo establece criterios no exhaustivos que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.
Este deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, según el literal a) del artículo 243, será indemnizable el daño emergente; es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración de su derecho.
La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Será igualmente indemnizable el lucro cesante; es decir, las ganancias que el actor habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos.
En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de los actos de infracción (literal b del artículo 243), y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido (literal c del artículo 243).
“En estos eventos, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 116-1P-2004 del 13 de enero de 2005. 15 Proceso 223-1P-2017 4.6. En consecuencia, para el otorgamiento de la medida señalada en el literal b) del artículo 241 de la Decisión 486, se deberá primero verificar si hubo infracción por parte de la demandada, ante lo cual, y en apego a lo determinado en la norma comunitaria, la autoridad nacional, podrá establecer el monto de la indemnización, sobre los parámetros que fije la ley nacional, en aplicación del denominado principio de complemento indispensable?”.
Pregunta formulada por la Entidad consultante Antes de dar respuesta a la pregunta formulada, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
La autoridad consultante solicita el pronunciamiento del Tribunal sobre los siguientes aspectos: ¿Puede un tercero que no acredita la titularidad de una marca y de una patente de invención impedir a terceros que se abstengan de su uso? Como regla general únicamente el titular de una marca o una patente están facultados para ejercer su ¡jus prohibendi e impedir que terceros utilicen su derecho de propiedad industrial sin su autorización, la excepción es en el caso de que el titular haya concedido una licencia de uso a favor de un tercero y le haya dado la autorización para que inicie acciones por uso no autorizado contra otros.
Si una persona no ostenta la titularidad o la autorización del titular, no posee la legitimación activa para iniciar acciones en contra de terceros. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el proceso interno 2016-197489, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 31 De conformidad con el Principio de Complemento indispensable, “cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los países miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una_u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.” Wer Interpretaciones Prejudiciales recaídas en el Proceso 142-1P-2015 del 24 de agosto del 2015 y en el Proceso 67-IP-2013 del 8 de mayo del 2013. 16 Proceso 223-1P-2017 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
¡0 de Cecilia Luisa AyHóñ Quinteros MAGISTRADA | ) l UU uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hernán Hugo Ramiro Gómez Apac RADO MAGISTRADO N ) y Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Agullar Feijoó PRESIDENTE SECRE[TARIO Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17