TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de noviembre de 2018 Proceso: 392-1P-2017 Asunto: Interpretación prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2017-107764 Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 1003-390-2017 de 28 de septiembre de 2017, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó interpretación prejudicial del artículo 129 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2017-107764; y, El Auto de 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: INDUSTRIAS W. WILCHES S.A.S. Demandado: VALORES SMITH S.A. Proceso 392-1P-2017. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES INDUSTRIAS W. WILCHES S.A.S. (en adelante, WILCHES) presentó demanda verbal de mayor cuantía por infracción de propiedad industrial en contra de VALORES SMITH S.A., (en adelante, SMITH) por usar sin su autorización sus diseños industriales denominados BOTA! y SUELA? para identificar botas? en el mercado.
SMITH al contestar la demanda argumentó que los diseños de la actora ya eran conocidos en el estado de la técnica cuando fueron solicitados, los cuales fueron conocidos por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mucho antes de que fueran concedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. Afirmó además que su empresa diseñó un modelo propio de bota que difiere del de la actora y que es anterior al de la solicitud de WILCHES 1 2 Certificado 8199, vigente hasta el 8 de enero de 2024.
Certificado 8198 vigente hasta el 8 de enero de 2024. ta 1.1. Proceso 392-1P-2017. por lo que existen grandes diferencias entre los diseños registrados por la demandante. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 129 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?*.
Procede la interpretación de la norma solicitada. De oficio se interpretarán los artículos 113 y 115 de la Decisión 486* para analizar la definición y requisitos del diseño industrial. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección. Cotejo entre diseños industriales.
Los elementos de uso común y las diferencias secundarias. Preguntas del consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud de que en el proceso interno WILCHES interpuso demanda por infracción de derechos de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.
El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sóla presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas a combinación de colores, o de cualquier forma extema bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sín que cambie el destino o finalidad de dicho producto.” “Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.
Un diseño industrial no es nuevo sí antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.” 3 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
Proceso 392-1P-2017. propiedad industrial contra SMITH sobre la base del diseño industrial registrado a su favor. El artículo 113 de la Decisión 486, define al diseño industrial de la siguiente manera: “Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.
La jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que: “La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.
En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos”.* En tal sentido, tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, solo deberán poseer una finalidad estética, dado que, si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial, sino del modelo de utilidad.
En este sentido, serán solo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define a los diseños industriales como “el derecho garantizado ( ) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño”.? Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial solo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario; es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.
A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso; es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño Ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 71-IP-2005 del 6 de julio de 2005. Diseño Industrial en Propiedad Intelectual, Material de Lectura, en Doc.
WIPO, Publication N? 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229. 4 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 392-1P-2017. interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial; es decir, a un producto con utilidad industrial. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal la esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la propiedad industrial.
En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.? Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 129 de la Decisión 486: “Artículo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.
El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.” El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad", sobre la base del artículo 115, el Tribunal entiende, que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio.
Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales. Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, se está refiriendo al conocimiento del diseño industrial en cualquier parte del mundo y no solo Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 140-/P-2013 del 21 de agosto de 2013, Ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 55-1P-2002 del 17 de julio de 2002.
El TJCA, en el Proceso 486-IP-2015, del 28 de noviembre de 2016, estableció los siguientes criterios para determinar la novedad: 1. Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; 2. Considerar como nuevo lo que no se ha copiado; y 3. Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en determinado momento. 5 Proceso 392-1P-2017. al del País Miembro en el que se solicitó el registro del diseño (criterio de novedad absoluta).*! 1.10.
Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)? en el cual se sostiene que existen una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: 1.11. () (ii) (iii) (iv) Finalidad estética (apariencia especial).
La finalidad del diseño industrial es claramente estética; es decir, busca proteger la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, que le den al diseño unos rasgos propios y singulares. !'3 Visibilidad.
Debe ser percibido visualmente por el usuario durante el uso normal del producto. Se debe entender por uso normal el que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. Recae sobre aspectos no técnicos. Las características exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos constituyen el objeto protegible por el diseño industrial.
Incorporación en un artículo utilitario. Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, deben estar plasmados sobre artículos utilitarios para que cumpla su verdadera función; es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos. Esto quiere decir que el diseño industrial debe tener aplicación industrial; en esto se diferencia de las obras de arte.
En concordancia con lo antes expuesto, el registro de un diseño industrial no solo faculta a su titular el derecho a su uso exclusivo, sino también a impedir que terceros utilicen en el comercio productos que incorporen o reproduzcan o comercialicen el diseño industrial sin su consentimiento. Del mismo modo, podrá impedir la utilización de diseños industriales cuya Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 486-IP-2015 del 28 de noviembre de 2016, Con motivo de la Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, octubre, 2002.
Se pude ver la Interpretación Prejudicial 71-1P-2005 dei 6 de julio de 2005. Es x pue Proceso 392-1P-2017. apariencia sea igual o presente diferencias secundarias en relación con el diseño previamente registrado.!* 1.12. En ese sentido, el titular de un derecho protegido podrá entablar contra los 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. terceros una acción por infracción a los derechos de propiedad industrial en los términos del Artículo 238 y siguientes de la Decisión 486.
Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias En el proceso interno se discute si las botas que expende SMITH reproducen los diseños industriales de WILCHES, por lo cual corresponde tratar el tema del cotejo entre diseños industriales. Como bien hemos señalado el registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño solo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado.
Las diferencias secundarias solo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados de! público consumidor difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales.
En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.
Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes; sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales?S, Una vez que se ubique en la posición del consumidor y, de esta manera, establezca las diferencias secundarias entre los diseños en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas: SECRETARIA > Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 382-1P-2015 del 7 de julio de 2015.
Ver a modo referencial la Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 71-(P-2005 del 6 de julio de 2005. 7 2.6. 3.1. Proceso 392-1P-2017. a) Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios de los diseños comparados, de conformidad con lo anotado anteriormente. b) La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan la apariencia especial en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor. c) Silos diseños comparados contienen elementos de uso común, estos no deben ser tomados en cuenta al momento de realizar el análisis respectivo.
En el caso materia de análisis la comparación señalada en los párrafos precedentes se deberá efectuar entre el diseño protegido y el diseño utilizado, en virtud de lo cual, corresponderá determinar si las diferencias existentes entre los diseños son sustanciales o secundarias. Preguntas del consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
¿Cuál es la diferencia entre incorporar y reproducir un diseño industrial? Para responder esta pregunta el consultante deberá analizar el punto 1.11 del Tema 1 del Apartado E de esta interpretación prejudicial. El artículo 129 de la Decisión 486, no utiliza la conjunción “y” ya que enuncia que el titular de un diseño puede actuar en contra de quienes incorporen o reproduzcan un diseño industrial sin su consentimiento, por lo que se entiende que cualquier persona que añada, incluya o agregue un diseño industrial de un tercero sin su autorización, incurre en la figura contemplada en el artículo 129 de la Decisión 486.
Cuando se habla de reproducir nos estamos refiriendo a la totalidad del diseño industrial. Se reproduce todo el diseño industrial protegido, en cambio, incorporar es utilizar una parte del diseño industrial protegido, en consecuencia, por incorporar debe entenderse que respecto de un diseño existente se incorpora una parte de este en otro. 8 Proceso 392-1P-2017.
Dicho en otros términos incorporar es agregar alguna parte del diseño industrial protegido, agregándole partes propias, mientras que reproducir es imitar copiar el diseño en su totalidad. 3.2. ¿Cómo se establecen las diferencias secundarias entre un diseño protegido y uno presuntamente infractor? La respuesta a esta inquietud se encuentra desarrollada en el Tema 2, Acápite E de la presente interpretación prejudicial.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el proceso interno 2017-107764, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Esa AgTTón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO Proceso 392-1P-2017. De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la A Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.