TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de diciembre de 2018 Proceso: 188-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2011-00149-00 Referencia: Signo involucrado TIBURON AZUL (denominativo) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1468 del 3 de mayo de 2018, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales a) y f) del Artículo 136 y el Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2011-00149-00; y, El Auto del 28 de junio de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandantes: MEDERER GMBH TROLL! IBERICA S.A. Proceso 188-1P-2018 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO —SIC— DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Terceros interesados: PROCAPS S.A. COLMED LTDA. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: 1.

La procedencia del registro del signo TIBURON AZUL (denominativo), toda vez que el demandado actuó como distribuidor de los productos en Colombia, lo que prueba la existencia de una relación comercial entre MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A. 2. Sila solicitud de registro del signo TIBURON AZUL (denominativo) se habría llevado a cabo con el fin de perpetrar un acto de competencia desleal.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Literales a) y f) del Artículo 136 y el Artículo 137 de la Decisión 4861 de la Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicilada para registro O registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión O de asociación; consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste, (po "Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicilado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de zompetencia desleal, podrá denegar dicho registro * 1.1.

Proceso 188-1P-2018 Procede la interpretación prejudicial del Articulo 137 de la Decisión 486, por ser pertinente. No procede la interpretación de los Literales a) y f) del Articulo 136 de la Decisión 486, por no ser pertinente la irregistrabilidad de los signos que sean idénticos o que infrinjan un derecho de autor. Más bien se interpretará de oficio el Literal d) del Artículo 136 de la Decisión 486?; toda vez que la presente controversia versa sobre una solicitud de registro formulada por un supuesto distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular.

Las demandantes TROLLI IBERICA y MEDERER GMBH señalaron que PROCAPS S.A., habría solicitado el registro del signo TIBURON AZUL (denominativo), toda vez que las demandantes señalaron que el demandado actuó como distribuidor de los productos en Colombia, lo que prueba la existencia de una relación comercial entre dichas empresas. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - *Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando.

(.) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el Pais Miembro o en el extranjero; 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Proceso 188-1P-2018 En atención a lo anterior, resulta pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486, especificamente la causal de irregistrabilidad prevista en su literal d), cuyo tener es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (..) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas les circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

El Tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre este tema señalando que la prohibición de registro contemplada en el Literal d) del Artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.

Es importante destacar que la citada causal relativa de irregistrabilidad opera incluso en los casos en los que la marca se encuentre registrada en el extranjero y no únicamente en alguno de los países miembros. En estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado?. Por otro lado, este supuesto de irregistrabilidad constituye también una causal de nulidad relativa al registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, Lo que se busca cautelar es el derecho del titular legítimo de la marca frente a quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenia del signo y de la relación comercial con el titular.

Del mismo modo, pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión o de asociación, En ese sentido, se deberá verificar si la conducta acusada incurre o no en Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 48-IP-2012 del 6 de junto de 2012 y 547-IP- 2015 del 9 de septiembre de 2016. ec Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 547-1P-2015 del 9 de septiembre de 2016 1.7. 1.8. 2.1.

Proceso 188-1P-2018 el supuesto contemplado en el Literal d) del Artículo 136, verificando, conforme se ha explicado en líneas anteriores, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos de una casa comercial, debidamente autorizada por esta5; y por distribuidor, al encargado de distribuir los productos elaborados por una empresa, quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarsef.

Asimismo, para la configuración de esta prohibición o causal de nulidad relativa, la condición de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido deberá ser fehacientemente acreditada dentro del proceso interno”. No basta la sola afirmación, sino que se deberán presentar los medios probatorios pertinentes que otorguen a la autoridad los elementos suficientes de juicio para verificar la causal enunciada.

Resulta pertinente señalar que el supuesto contemplado en el Literal d) del Artículo 136, se encuentra relacionado con la disposición prevista en el segundo párrafo del Articulo 172, que establece que procede la nulidad relativa de un registro de marca cuando se haya concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando haya sido solicitada de mala fe.

Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal Dado que en el presente caso las demandantes manifestaron que el signo TIBURON AZUL (denominativo) habría sido solicitado con la intención de consolidar un acto de competencia desleal, se procederá analizar este tema. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE) Diccionario de la RAE.

Definición de representante *1. adj. Que representa. 2. m. y f Persona que representa a un ausente, cuerpo o comunidad. 3. m y f Persona que promueve y concierta la venta de los productos de una casa comercial debidamente autorizada por esta 4 m. y £ Persona que gestiona tos contratos y asuntos profesionales a actores, escritores, artistas compañias teatrales, ele. 5. m. yf p. us.

Actor o actriz de lealro.” Disponible en: http: //dle.rae es/?id=W4atEPo (Consulta: 12 de noviembre de 2018) Ver Interpretación Prejudicial 48-4P-2012 del 6 de junio de 2012 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 48-1P-2012 del 6 de Junto de 2012 y 547-AP- 2015 del 9 de septiembre de 2016 Ver Interpretación Prejudicial 547-1P-2015 del 9 de septiembre de 2016 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Proceso 188-1P-2018 El Artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro." Definición de competencia desleal Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo.

Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor?. Un empresario puede captar más clientes Si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica.

Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización: contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc. El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas.

El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores.

Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legitimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la Al respecto, ver Proceso 38-1P-98, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N * 419, de 17 de marzo de 1999 2.7 2.8. 2.9 Proceso 188-1P-2018 reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el Artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, “cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial O comercial de un competidor." De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales.

Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.10 En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. *1 2.10 El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe 2.11. comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad. 1? La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)'?.

Veamos en detalle ambos elementos: a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes. De modo referencial. ver Interpretación Prejudiciat recaida en el Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015 lbidem JAECKEL KOVAKS, Jorge Apuntes sobre Compelencia Desleal Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogotá-Colombia, 1996, p. 45, JAECKEL KOVÁCS, Jorge y MONTOYA NARANJO, Claudia.

La desleallad en la Competencia Desleal Qué es, cómo se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar. En Rev. Derecho Competencia, Bogotá-Colombia, vol.9, N% 9, 2013, p 143 Proceso 188-1P-2018 b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe. 2.12.

La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo. ** 2.13.En el Artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa los siguientes: “a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.” 2.14, Los actos de competencia desleal por confusión, recogidos en el literal a) previamente citado, gozan de las siguientes caracteristicas?5: (i) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o yo Ibidem dec a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-1P-2010 de fecha noviembre de 2010 Proceso 188-1P-2018 asociación en el público consumidor.

No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

(ii) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.

En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos es considerada como una práctica desleal. (iii) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.

En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo, ( ) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí ( )".

(FLINT BLANCK, Pinkas: "Tratado de defensa de la libre competencia”, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 1157.18 2.15.El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de De modo referencial, ver Interpretación Prejudic:al recalda en el Proceso 116-1P-2004 de fecha 13 Proceso 188-1P-2018 sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios licitos ( )." 2.16.

La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaria desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores. 2.17.

La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo. 2.18.Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos 2.19.

En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2011-00149-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. YY Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-1P-2010 de fecha ¿SSA de noviembre de 2010 10 Proceso 188-IP-2018 rn ES: Cecilia Túisa AyttóN Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO | a Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente ¡ erpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 41