TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de octubre de 2018 Proceso: 60-1P-2018 Asunto: interpretación prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00515-00 Referencia: Signo involucrado PREMIUM (denominativo) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 0153 del 24 de enero de 2018, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial del Literal b) y el párrafo final del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2010-00515-00; y, El Auto del 26 de abril de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Precision Trading Corp. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia Tercero interesado: Petro Parts and Services Ltda. Proceso 60-1P-2018 ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: (i) La presunta distintividad intrínseca del signo PREMIUM (denominativo), correspondiente a la Clase 7 de la Clasificación Intermaciona! de Niza, para ser considerado como marca en un procedimiento de registro.

(ii) La distintividad adquirida de un signo para ser considerado marca. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal b) y el párrafo final del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, los cuales se interpretarán por ser pertinentes. De oficio se interpretará el Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486? referido a la irregistrabilidad de un signo por descriptivo.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistabilidad de signos por talta de distintividad. El origen empresarial de una marca. Signos conformados por denominaciones descriptivas. La distintividad adquirida o “secondary meaning”. 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) b carezcan de distintividad;

(+) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidaa, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Proceso 60-IP-2018 Signos conformados por palabras en idioma extranjero. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN lrregistabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca En el proceso se determinó que no corresponde conceder el registro como marca del signo PREMIUM (denominativo) toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distintividad;

CJ La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.* La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

El análisis de este tipo de distintividad -intrinseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. Proceso 60-1P-2018 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.6. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

El origen empresarial de una marca 1.7. Dentro del proceso interno la autoridad administrativa afirmó que el signo solicitado no puede ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca. 1.8. Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.9.

La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. 1.10.Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación. 2.

Signos conformados por denominaciones descriptivas 2.1. En el presente caso, la demandada SIC manifestó que la denominación “Premium” es utilizada por los empresarios para hacer referencia a las características o al nivel de calidad de sus productos por lo que considera que el signo solicitado PREMIUM (denominativo) es descriptivo respecto de los productos de la Clase 7 de la Clasificación internacional de Niza.

En tal sentido, es pertinente analizar este tema. 2.2. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concemiente 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 60-IP-2018 a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.S El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin_embargo, los signos compuestos, formados por uno O más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad_ de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débilf, Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.” Como se ha señalado anteriormente, los términos descriptivos por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.

De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 336-4P-2015 del 7 de diciembre de 2015. De mado referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 110-IP-2015 del 25 septiembre de 2015. De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Proceso 60-1P-2018 El que un término sea descriptivo para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es descriptivo para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.

Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. La distintividad adquirida o “secondary meaning” En el presente proceso, la demandante alegó que el signo PREMIUM (denominativo) sería distintivo para los productos que busca reinvindicar, en virtud de la distintividad adquirida que el referido signo habría logrado en el mercado nacional e internacional, en ese sentido, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

La distintividad adquirida se consagra en el último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

El artículo citado establece el fenómeno de la “distintividad adquirida” para obtener el registro de un signo. Si un empresario convierte un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos y/o servicios, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, que la solicitud de registro sea concedida.

El uso como signo distintivo de productos y/o servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto y/o servicio. Por ello, la distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al regístto y estableciendo una importante excepción a 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.

Proceso 60-iP-2018 determinadas causales de irregistrabilidad de carácter absoluto contempladas en el Artículo 135 de la Decisión 486%, En virtud de la distintividad adquirida, un signo que ab initio no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado. En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca.

De acuerdo a lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada: a) Que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el requisito de distintividad. b) Que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado.

Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera únicamente sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los Literales b), e), f), g) y h), del Artículo 135 de la Decisión 486. Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, se debe prestar especial atención a esta circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo inicialmente, se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado.

El uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca se encuentra regulado en el Artículo 166 de la Decisión 486, el cual establece los parámetros en relación con las cantidades de los productos comercializados y servicios brindados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no?: a) Naturaleza de los productos o servicios: Este punto es fundamental para determinar el uso real, toda vez que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.

En este sentido, la oficina nacional competente o el juez competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con ta naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. “De mado referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016.

Ibidem. Proceso 60-IP-2018 b) Modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 3.10.

En consecuencia, para que opere la figura de la distintividad adquirida, se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente. 4.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. En atención a que el signo solicitado PREMIUM (denominativo) se encuentra conformado por una denominación en inglés, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual.

Es más, determinadas palabras que en 8 Proceso 60-IP-2018 un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. 4.6. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad.

En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 4.7.

En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2010-00515-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 9 PUN Cecilia Ma RNE Gulnteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro MAGISTRADO Proceso 60-IP-2018 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y la Secretaria a.i. Luis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10