TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de diciembre de 2018 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 71-P-2018 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador 17811-2013-1387 Signos involucrados: KISS-BOL (denominativo) / KISSES (denominativo) Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio N* 0272-2018-TDCA-DMQ-RJ del 25 de enero de 2018, recibido fisicamente el 31 de enero de 2018, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 81,82 literales a) y h) y 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el proceso N* 17811-2013-1387 y;

El Auto de 12 de noviembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: HERSHEY FOODS CORPORATION LA UNIVERSAL S.A. DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD Proceso 71-IP-2018 INDUSTRIAL -IEPI- DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL -IEPI- DE LA REPUBLICA DE ECUADOR ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es el presunto riesgo de confusión entre signo solicitado KISS- BOL (denominativo) y la marca notoria KISSES (denominativo) registrada a favor de HERSHEY FOODS CORPORATION, ambas para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 81,82 literales a) y h) y 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Procede la Interpretación Prejudicial del artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena! por ser objeto de litigio.

No se interpretarán los artículos 81, 82 Literales a) y h) por no ser parte de la controversia el concepto de marca y las causales absolutas de registrabilidad de un signo. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. - “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: d) Constituyan la reproducción, ta imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de ta marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el pelicionario sea el legítimo titular de la marca notoriamnte conocida;( )” 1.2. 1.3. 1.4.

Proceso 71-1P-2018 De oficio se interpretará el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena?, para tratar el tema la prueba de la notoriedad. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba Como en el proceso interno el demandante argumentó que el signo solicitado KISS-BOL (denominativo) reproduce la marca notoria KISSES (denomiantiva) registrada a favor de HERSHEY FOODS CORPORATION, se abordará el presente tema.

Definición Si bien la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, no puntualiza lo que se entiende como marca notoria, es preciso que este Tribunal la defina como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo?, El artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344, prohibe el registro de signos que se encuentren en contraposición con marcas notoriamente conocidas, existiendo dos causales diferentes.

Reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de una marca notoria Por una parte el literal d) del artículo 83 que dispone que: “Artículo 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos, que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. - “Artículo 84.- Para determinar sí una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antiguedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca” Para referencia revisar la Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 109-1P-2013 del 13 de septiembre de 2013.

Proceso 71-1P-2018 ad) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; (.J 1.5. La norma antes citada prohíbe el registro de un signo que reproduzca, imite, traduzca o transcriba de manera total o parcial un signo notoriamente conocido, es decir, esta causal evidencia que el solicitante intenta aprovechar la fama y reconocimiento de la marca, lo que conllevaría a que el consumidor considere que es la misma y por tanto se confunda. 1.6.

La marca notoria de acuerdo con esta disposición se protege ya sea en el país en el que se solicita el registro y va más allá del principio de territorialidad, ya que se manifiesta que la marca notoria puede ser dentro del comercio subregional, es decir, en países de la Comunidad Andina o comercio internacional, con la especificación de que exista reciprocidad, es decir, si el país donde ostenta la calidad de notoria, reconoce a su vez la notoriedad de marcas de la región andina, no basta con que el signo sea internacional y notorio sino que el país debe corresponder en el mismo sentido al País Miembro en casos análogos. 1.7.

En cuanto al segundo párrafo del literal d) del artículo 83, al enunciar que la marca notoria se protege con independencia de la clase, ello debe entenderse en el sentido de que no solo se le protege respecto de los mismos productos o servicios que ampara la marca notoriamente conocida, sino también respecto de los productos o servicios similares, conexos e inclusive diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente de la marca notoriamente conocidas*.

En efecto, la mayor protección que recibe la marca notoria implica evitar el riesgo de dilución y el uso parasitario, por lo que la protección se extiende a productos o servicios distintos, pero dentro del sector pertinente de la marca notoria. Signo similar a una marca notoriamente conocida 1.8. Por su parte, el literal e) del artículo 83 dispone que: La marca notoría regulada en la Decisión 344 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar el riesgo de dilución y el uso parasitario. 1.9.

Proceso 71-1P-2018 “Artículo 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos, que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (5) e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.” Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

Esta prohibición hace expresa mención a la irregistrabilidad de signos que sean similares a tal grado que el consumidor pueda confundirse respecto de la marca notoria, sin importar los productos o servicios que solicite, aclarándose que para que opere confusión deben tratarse de productos o servicios que guarden conexión, toda vez que si sencillamente un producto está tan alejado de la marca notoria no existe manera de que el consumidor caiga en riesgo de confusión. 1.10.

Cuando la norma enuncia que es independiente de las clases de productos 1.11. o servicios está haciendo mención a que la Clasificación Internacional de Niza no es un referente para definir que dos productos o servicios son similares o idénticos, ya que por el hecho de que dos signos estén en clases distintas no significa que no sean relacionados como por ejemplo servicios oftalmológicos y lentes de contacto, si bien están en dos clases disímiles, estos guardan estrecha relación, o para el caso de hielo y arroz, si bien están en la misma clase, son productos que no tienen el mismo destino ni público consumidor, por lo que, será el juzgador quien deberá analizar si el consumidor puede confundirse o no. Prueba de la notoriedad No basta con afirmar que una marca es notoria, este es un hecho que debe ser demostrado mediante pruebas idóneas presentadas ante el Juez o la Oficina Nacional Competente de acuerdo con el caso. 1.12.El artículo 84 de la Decisión 344 enuncia varios criterios en base de los cuales la autoridad puede determinar si una marca es notoriamente conocida y que son los siguientes: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca. c) La antigúedad de la marca y su uso constante.

Proceso 71-IP-2018 d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 1.13. Los criterios antes citados no son taxativos, la autoridad que resuelva podrá contar con otros elementos que le lleven a determinar que la marca cuya notoriedad se alega ostenta dicha calidad, de acuerdo con las pruebas aportadas por su titular. 1,14, El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.

En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular”. 1.15.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca KISSES (denominativa) cuyo titular es HERSHEY FOODS CORPORATION, era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo KISS-BOL (denominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-1387, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente tallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrato tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispugsto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. A l dean Cecilia Cúisa Ayllón-Guinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 460-1P-2015 del 19 de agosto de 2016, Hugo Ramiro MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente] Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Ni PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 71-IP-2018 — |