sta) EZ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 1 de febrero de 2019 Proceso: 462-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante - Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2016-00268-00 Referencia: Signo figurativo de color amarillo Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio N* 3207 del 14 de agosto de 2018, recibido vía correo electrónico el 15 de agosto de 2018, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134, el Literal h) del Artículo 135 y el Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 201 6-00268-00; y, El Auto del 02 de octubre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante - Industrias Metálicas Sudamericanas S.A — IMSA S.A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia Proceso 462-1P-2018 Tercero interesado: Herramientas Agrícolas S.A — HERRAGRO S.A ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, los temas controvertidos en el proceso interno consisten en determinar lo siguiente: 1.
Si el signo (figurativo de color amarillo) cumple con aptitud o capacidad distintiva y con los requisitos para ser considerado como marca. 2. Si el signo (figurativo) solicitado a registro que pretende proteger el color amarillo se encuentra delimitado por una forma específica. 3, Si el registro del signo (figurativo de color amarillo) ha sido solicitado con la intención de perpetrar un acto de competencia desleal.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134, el Literal h) del Artículo 135 y el Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, los cuales proceden en su interpretación por ser Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 134.- A efectos de este régimen conslituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas fos signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logolipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) tos sonidos y los olores; a) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; e) la forma de los productos, sus envases o envolluras; 9) cualquier combinación de los signos O medios indicados en los apartados anteriores.” =Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que;
(..) o NARNIA 1.1. 1.2. Proceso 462-1P-2018 pertinentes, limitándose con relación al Artículo 134 a solo interpretar el Literal e) para abordar el tema del registro de un color delimitado por la forma. De oficio se interpretará el Literal b) del Articulo 135 de la Decisión 486? por ser materia controvertida la distintividad del signo. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca.
Requisitos para el registro de las marcas. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. Los signos figurativos. Criterios de registrabilidad. Registro de un color delimitado por la forma. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca.
Requisitos para el registro de las marcas Teniendo en consideración que se solicitó el registro del signo (figurativo de color amarillo) como marca y que entre los alegatos de la demanda se alude que el registro de dicha marca vulnera lo contemplado en el Artículo 134 de la Decisión 486, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.
Concepto de marca Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; (I "Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distintividad;
(CI 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Proceso 462-1P-2018 El Artículo 134 de la Decisión 486 ofrece una definición general de marca: «( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.” De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan. b) Esindicadora de la procedencia empresarial. e) Indica la calidad del producto o servicio que identifica. d) Concentra el goodwill del titular de la marca. e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).
De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario. Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.
El Artículo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.
Proceso 462-IP-2018 Requisitos para el registro de marcas 1.9. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 1.10.A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. 1.11.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. 1.12.
En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: a) La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. b) Lasusceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.
Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 1.14.
Es importante advertir que el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.
Proceso 462-1P-2018 1.15. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Literal b) del Artículo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.16.
El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 4.17.
Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los 2.1. 2.2. 2.3. requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad En tanto entre los alegatos de la demanda se alude que el registro del signo (figurativo de color amarillo) vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a desarrollar dicho tema.
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad; (-J La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.
La distintividad tiene un doble aspecto*: Ver interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Proceso 462-1P-2018 a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas5, El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.
Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrinseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.
Los signos figurativos. Criterios de registrabilidad. Dentro del proceso interno la sociedad HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS S.A. - HERRAGRO SAA. solicitó el registro de un signo (figurativo color amarillo), Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. 3.6. Proceso 462-1P-2018 para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, es necesario hacer referencia a las marcas figurativas.
En el marco de la Decisión 486 se puede constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, tos colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el Artículo 134 de la mencionada Decisiónf. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado con las marcas gráficas, puesto que el signo en conflicto corresponde a esa clase.
Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista, a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el elemento escogido en su forma gráfica”. Además, sobre este tipo de signos, se ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en la que están expresadas.
La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.
Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 3.5.1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 3.5.2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
La marca figurativa debe ser suficientemente distintiva como para ser apta a registro como marca y poder distinguirse de otros signos existentes en el mercado. Proceso 132- 1P-2012 Ibidem Proceso 09-1P-94, 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Proceso 462-1P-2018 Registro de un color delimitado por la forma El Tribunal interpretará el presente tema en virtud de que INDUSTRIAS METÁLICAS SUDAMERICANAS S.A. - IMSA S.A., señaló en sus argumentos, que la marca figurativa solicitada, pretende proteger el color amarillo delimitado y no la figura que lo contiene.
La norma comunitaria, específicamente el Literal e) del Artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.
Contrario sensu, la Decisión 486 en su Artículo 135 Literal h) prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha señalado: “( ) la prohibición contemplada en el literal h) del Artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos.
De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarlan con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase ( ).
La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas.” (Proceso 111-IP-2009, publicado en la G.0.A.C. N.? 1809 de 22 de marzo de 2010, marca: Un espejo o reflejo de agua con reivindicación de los colores azul oscuro y azul claro).
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma específica. Es posible el registro como marca de un color aistado si es que este se encuentra delimitado por una forma especifica y, además, asi visto en conjunto, y sin incurrir en otra causal de irregistrabilidad, goza de 4.6. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4, Proceso 462-IP-2018 distintividad.
Por tanto, el color no debe ser común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase, como tampoco ser característico de un determinado producto. Así, por ejemplo, los extintores son caracteristicamente de color rojo. Para gozar de distintividad, el color no debe estar ligado a la naturaleza del producto de que se trate. El uso del color debe ser arbitrario, de modo que permita identificar el origen empresarial?.
En este sentido se deberá determinar si el color que compone la marca figurativa objeto de análisis se encuentra debidamente delimitado por una forma y cumple con los demás requisitos exigidos por la norma comunitaria lo cual le permita acceder al registro y permita al consumidor no incurrir en error o posible confusión. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal Dado que en el presente caso la demandante manifestó que el signo (figurativo de color amarillo) habría sido solicitado con la intención de consolidar un acto de competencia desleal, se procederá analizar este tema.
El Artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” Definición de competencia desleal Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo.
Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor?0. Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica.
Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e LEÓN Y LEÓN, Gustavo. Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Thomson Reuters, ECB Ediciones S.A.C., Lima, Perú, 2015, p, 173. Al respecto, ver Proceso 38-1P-98, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carlagena N* 419, de 17 de marzo de 1999 10 5.5, 5.6. 5.7. 5.8. 5.9.
Proceso 462-1P-2018 innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc. El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas.
El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores.
Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el Artículo 259 Literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros: "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial O comercial de un competidor." De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales.
Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos!!. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor1?, De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015 Ibidem. 11 Proceso 462-IP-2018 5.10.
La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de 5.11. competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)'3.
Veamos en detalle ambos elementos: a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes. b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.
El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe.
La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo*. 5.12.En el Artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa los siguientes: “a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones Cuyo empleo, en el ejercicio del JAECKEL KOVÁCS, Jorge y MONTOYA NARANJO, Claudia.
La deslealtad en la competencia desleal. Qué es, cómo se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar. En: Rev. Derecho Competencia, Bogotá, vol.9, N? 9, enero-diciembre 2013, p. 143 Ibidem. 12 Proceso 462-IP-2018 comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.” 5.13.
Los actos de competencia desleal por confusión, recogidos en el Literal a) previamente citado, gozan de las siguientes características!5: 0 (ii) (ii) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envio de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.
En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos es considerada como una práctica desleal. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en Un mismo mercado no se podria hablar de competencia desleal.
En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial O comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores O empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.
( ) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí ( )." 5 Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-1P-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010 13 Proceso 462-1P-2018 (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”;
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)8." 5.14.El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos ( )'?.” 5.15.
La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocarla desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores. 5.16.
La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo. 5.17.Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. 5.18.
En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2016-00268-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el 16 Y De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 116-1P-2004 de fecha 13 de enero de 2005.
Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-1P-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010. 14 Proceso 462-1P-2018 Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ael Vergara Quintero MAGISTRADO e | — Hugo Ramiro Gómez Apart MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.
W V e _ > a, Hugo Ramiro G (e Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15