PROCESO 512-IP-2018 — Comunidad Andina

(AÑ Usa) E TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 1 de febrero de 2019 Proceso: 512-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 194/2015 Referencia: Cancelación por falta de uso del registro de la marca "DISEÑO (CABEZA DE VACA CON FLOR ROJA EN FONDO BLANCO Y AZUL)" (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac ViSTOS El documento S/N, recibido vía courier el 1 de octubre de 2018, mediante el cual la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Organo Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 194/2015; y, El Auto del 29 de octubre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A Proceso 512-1P-2018 Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual — SENAPI — del Estado Plurinacional de Bolivia Tercero interesado: Gloria S.A ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido consiste en determinar la procedencia de la cancelación total por falta de uso de la marca “DISEÑO (CABEZA DE VACA CON FLOR ROJA EN FONDO BLANCO Y AZUL)” (mixta) la cual se encontraba registraba a favor de Société Des Produits Nestlé S.A. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, los cuales se interpretarán por ser pertinentes.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una merca a solicitud de persona interesada, cuando sín motivo justificado fa marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Palses Miembros, por su titutar, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca lambién podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en fa marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo antenior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.” “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, teniendo en cuenta la naluraleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

Proceso 512-1P-2018 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso.

Respuestas a las preguntas realizadas por la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca "DISEÑO (CABEZA DE VACA CON FLOR ROJA EN FONDO BLANCO Y AZUL)” (mixta) registrada, es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486.

La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente?. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización, El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y “Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables O certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.” “Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta dias hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre ta cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.” De modo referencial, ver Proceso 436-1P-2015 del 2 de marzo de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 495-1P-2015 del 23 de junio de 2016. 1.5. 1.6. 1.7. Proceso 512-1P-2018 servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva*.

El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente”: a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente.

Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.

Dispone que dicha acción solo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello.

Cabe señalar que el Artículo 165 bajo análisis hace referencia al licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. Al respecto, el primero, el licenciatario, es aquel que hace uso de la marca teniendo como sustento Ibidem. Ibidem 2.1. Proceso 512-1P-2018 un contrato de licencia; en tanto que el segundo, otra persona autorizada, es aquella que hace uso de la marca sobre la base de otra forma de vinculación que no supone un contrato de licencia de la marca.

Ambos supuestos consisten en lo siguientes: a) b) Licencia de uso de la marca. La licencia de la marca se encuentra regulada en el Capítulo IV del Titulo VI de la Decisión 486. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario.

Cabe señalar que el licenciante conserva la titularidad sobre la marca. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación a este. En efecto, el Artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como esta es una limitación en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la oficina nacional competente en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia debe plasmarse por escrito y registrarse en la oficina nacional respectiva, acorde con el Artículo 162 de la Decisión 486.

Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, pues en este supuesto no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca.

No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera estricta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Tal es el caso de los contratos de distribución. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema.

Ibidem. 2.2. 2.3. Proceso 512-1P-2018 La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 4867 plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercadol, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos O servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a delalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no molivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca” En el Proceso 191-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TICA manifestó que tratándose de las ventas, que es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se tendrá en consideración la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, de conformidad con lo siguiente: a) Bienes de consumo masivo y uso permanente.

Si el titular de ta marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado.

Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrian mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado. b) Bienes de uso masivo y estacional.

Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio. c) Bienes suntuarios y de alto valor económico.

Es muy común que para este tipo de bienes los intermedianos compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las marcas. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

Proceso 512-1P-2018 b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde.

Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere —o quiso referirse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado.

Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado.

Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.

Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 2.10. 2.11. 2.12. 2,13. 2.14. Proceso 512-1P-2018 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.

Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.

En consecuencia, asi como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoria prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Articulo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad.

Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor?, pueden alterar las condiciones de oferta y Sobre el particular, en el Proceso 34-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA estableció lo siguiente: Fuerza mayor. - Es aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la liquidación forzosa de una empresa, en el campo marcario puede estar determinado por el embargo de un titulo o certificado de marca.

Proceso 512-1P-2018 demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio. En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso.

Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. 2.15. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente. 2.16.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener 3.1. 3.2. presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros.

Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso Debido a que en el presente caso se está discutiendo si Société Des Produits Nestlé S.A no ha logrado acreditar el uso de la marca "DISENO (CABEZA DE VACA CON FLOR ROJA EN FONDO BLANCO Y AZUL)" (mixta), resulta necesario desarrollar los alcances del Artículo 167 de la Decisión 486.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Caso fortuito. - Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionado por un fenómeno de la naturaleza, como la destrucción de un local comercial que contenía sus identificaciones o enseñas comerciales por causa de un terremoto. 3.3. 4.1. 4.2. 4.3.

Proceso 512-1P-2018 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional.

Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

¿Cuáles son los criterios y la metodología que se debe aplicar para realizar la valoración de los elementos de prueba que acrediten o no, el uso real y continuo de una marca registrada objeto de una acción de cancelación por falta de uso? La respuesta a esta consulta se encuentra desarrollada en el Tema 3 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial, ¿En la valoración y análisis de la prueba, corresponde aplicar los principios de verdad material, amplitud, buena fe de quien solicita la cancelación, informalismo, flexibilidad, entre otros? Si es una autoridad judicial la que va a valorar las pruebas presentadas sí puede aplicar el principio de verdad material, el cual está relacionado con descubrir a través de los medios probatorios idóneos la verdad; esto es, si la marca se usó o no en el mercado.

¿Puede el órgano decisor valorar solamente la prueba de quien pidió la acción de cancelación por uso, o corresponde que valore básica y principalmente la prueba que hizo llegar a la causa el titular marcario que es quien tiene la carga de la prueba de acuerdo a la Decisión 486 CAN? De conformidad con lo establecido en el Artículo 167 de la Decisión 486, la carga de probar el uso de la marca corresponde al titular del registro.

Sin embargo, si en la litis la parte que solicita la cancelación ha presentado pruebas pertinentes, es deber del juzgador valorar tanto las pruebas aportadas por quien solicita la cancelación del registro marcario 10 4.4. 4.5. 4.6. Proceso 512-1P-2018 (conducentes a acreditar que la marca no ha sido usada) como las aportadas por el titular de dicho registro (conducentes a acreditar que la marca sí ha sido usada).

En el caso de cancelación de una marca por falta de uso, de existir duda legítima y razonable sobre la admisibilidad y pertinencia de una prueba ¿Se estaría a favor de su admisión y producción, o por el contrario en caso de duda legítima y razonable sobre la admisibilidad y pertinencia de una prueba, el principio será optar por su rechazo? Corresponde al juez, en aplicación de la teoria general del proceso, determinar si una prueba es impertinente o no. Como se sabe, son pruebas impertinentes las que no guardan relación con el fondo del asunto materia de controversia, las innecesarias (por ejemplo, las aceptadas por ambas partes), las imposibles (como la probanza de "algo que no ha ocurrido" o prueba diabólica) y las inadmisibles o improcedentes (como es el caso de las pruebas ilegales).

El análisis conjunto del material probatorio existente en el expediente debe causar convicción en el juzgador sobre si se ha probado o no se ha probado el uso de la marca en el mercado. Existen ordenamientos que, ante un supuesto de duda cognitiva por parte del juzgador, establecen una regla especial de valoración de la prueba, como ocurre por ejemplo en el derecho penal bajo el principio in dubio pro reo.

Tal cosa no ocurre en el derecho de la propiedad industrial. ¿Qué de acuerdo al Articulo 165 de la Decisión 486, sí es cierto que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros? Si es cierto, para mejor precisión la respuesta a esta consulta se encuentra desarrollada en el literal c) del párrafo 1.6 del Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

¿Si el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual debe limitarse a evaluar la intención de uso, abstrayéndose del requisito fundamental de quien solicita tenga un interés legítimo? La legitimidad para iniciar el trámite de cancelación corresponde a cualquier persona que tenga la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.

Dicha legitimidad no se ve afectada, mermada o deteriorada por el hecho de que el que solicita la cancelación ha sido previamente denunciado por infracción marcaria por el titular de la marca cuyo registro es objeto de la solicitud de cancelación. 11 Proceso 512-1P-2018 En consecuencia, el análisis de la intención de uso (oferta de contratar) de la marca conforme a lo establecido en los párrafos 2.5 al 2.13 del Tema 2 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial (en el marco de una acción de cancelación por falta de uso) es completamente independiente de la existencia de una denuncia previa por infracción de derechos marcarios.

Esto es, no existe vinculación ni grado de dependencia, puesto que se trata de figuras jurídicas totalmente independientes, con su procedimiento y caracteristicas particulares. Una acción por infracción de derechos busca precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.

Contrariamente, en la acción de cancelación por falta de uso no existe infracción en contra de marcas de terceros. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 194/2015, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, Luis Rafael Vergara Quintero A MAGISTRADO AÑ ¡ Hernán ero Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 12 Proceso 512-1P-2018 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretaCión prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hugo Rámiro Gómez Apat Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13