TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 1 de febrero de 2019 Proceso: 519P-2018 Asunto + Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú Expediente interno del Consultante + 7116-2015-0-1801-JR-CA-23 Referencia: — Diseño industrial TABLETA DE CALDO Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio N* 7116-2015-0-S-5'*SECA-CSJLI-PJ del 10 de octubre de 2018, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 113, 115, el Literal b) del Artículo 116 y los Literales a), b) y c) del Artículo 132 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 7116- 2015-0-1801-JR-CA-23.
El Auto de 9 de noviembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 4. Partes en el proceso interno Demandante: — Quala Inc. Demandados + Instituto Nacional de Defensa de la Proceso 519-1P-2018 Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —INDECOPI— de la República de Perú Societé des Produits Nestlé S.A. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.
Si el diseño industrial solicitado a registro TABLETA DE CALDO carece del requisito de novedad. 2. Si el diseño industrial TABLETA DE CALDO tiene una apariencia dictada por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica que no incorpora ningún aporte arbitrario. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la interpretación prejudicia! de los Artículos 113, 115, el Literal b) del Artículo 116 y los Literales a), b) y c) del Artículo 132 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada respecto de los Artículos 113, 115 y el Literal b) del Artículo 116 de la Decisión 486* por ser pertinentes. No procede realizar la interpretación de los Literales a), b) y c) del Artículo 132 de la Decisión 486, por cuanto no es materia controvertida Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contomo, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.” "Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.
Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.” “Artículo 116.- No serán registrables: (..) b) tos diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador;
(..J 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Proceso 519-1P-2018 propiamente dicha, las causales de nulidad absoluta de un registro de diseño industrial. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección. La novedad como requisitos de registrabilidad.
Las diferencias secundarias. Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud de que en el proceso interno la actora está solicitando la nulidad del registro del diseño industrial denominado TABLETA DE CALDO.
Ej Artículo 113 de la Decisión 486, define al diseño industrial de la siguiente manera: “Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas O combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.” La jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que: “La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado puede radicar en la mera apariencia de los mismos.
En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos”. En tal sentido, tomando el concepto del Artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, solo deberán poseer una finalidad estética, dado que, si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial, sino del modelo de utilidad.
En este sentido, serán solo los elementos ornamentales (apariencia) los que Ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 71-IP-2005 del 6 de julio de 2005. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 519-1P-2018 le otorgan al diseño industrial su categoría. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define a los diseños industriales como “el derecho garantizado ( ) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño3." Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial solo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario; es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.
A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso; es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial; es decir, a un producto con utilidad industrial*.
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal la esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la propiedad industrial.
En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo*. Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el Artículo 129 de la Decisión 486: “Artículo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o ulilice comercialmente productos que incorporen 0 reproduzcan el diseño industrial.
El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.” El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedadé, sobre la base del Artículo 115, el Tribunal entiende, que un diseño Diseño Industrial en Propiedad Intelectual, Material de Lectura, en Doc.
WIPO, Publication N* 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 140-1P-2013 del 21 de agosto de 2013. Ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 55-1P-2002 del 17 de julio de 2002. El TJCA, en el Proceso 486-1P-2015, del 28 de noviembre de 2016, estableció los siguientes criterios para determinar la novedad: 1.
Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; Proceso 519-1P-2018 industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales.
Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, se está refiriendo al conocimiento del diseño industrial en cualquier parte del mundo y no solo al del País Miembro en el que se solicitó el registro del diseño (criterio de novedad absoluta)”. 1.10. Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)2 en el cual se sostiene que existen una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: (1) Finalidad estética (apariencia especial).
La finalidad del diseño industrial es claramente estética; es decir, busca proteger la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, que le den al diseño unos rasgos propios y singulares.? (ii) Visibilidad.
Debe ser percibido visualmente por el usuario durante el uso normal del producto. Se debe entender por uso normal el que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. (iii) Recae sobre aspectos no técnicos. Las caracteristicas exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos constituyen el objeto protegible por el diseño industrial.
(iv) Incorporación en un artículo utilitario. Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, deben estar plasmados sobre artículos utilitarios para que cumpla su verdadera función; es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos. Esto quiere decir que el diseño industrial debe tener aplicación industrial; en esto se diferencia de las obras de arte. 2.
Considerar como nuevo lo que no se ha copiado, y 3. Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en determinado momento E Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 486-1P-2015 del 28 de noviembre de 2016 8 Con motivo de la Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002. 9 Se puede ver la Interpretación Prejudicial 71-1P-2005 del 6 de julio de 2005 Proceso 519-1P-2018 1.11.
En concordancia con lo antes expuesto, el registro de un diseño industrial no solo faculta a su titular el derecho a su uso exclusivo, sino también a impedir que terceros utilicen en el comercio productos que incorporen o reproduzcan o comercialicen el diseño industrial sin su consentimiento. Del mismo modo, podrá impedir la utilización de diseños industriales cuya apariencia sea igual o presente diferencias secundarias en relación con el diseño previamente registrado?0. 1.12.
Para que un diseño industrial sea susceptible de registro, debe cumplir con 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. los requisitos antes enunciados, por lo que la autoridad deberá analizar en el caso concreto si el registro concedido los cumplió. La novedad como requisitos de registrabilidad. Las diferencias secundarias Afirma el demandado que el diseño industrial TABLETA DE CALDO se otorgó cumpliendo los requisitos de novedad y apariencia. Debido a lo antes expuesto, se analizará este tema.
El Artículo 115 de la Decisión 486 dispone que: “Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.
Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.” El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad. El Artículo 115 de la Decisión 486 establece que un diseño industrial no será nuevo si antes de la fecha de solicitud o de la prioridad invocada, se hubiere hecho accesible al público, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio; además, se señala que no será nuevo aquel diseño que presente simplemente diferencias secundarias con realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones*!.
El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial. Un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro 10 “ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 382-1P-2015 det 7 de julio de 2015.
Proceso 122-1P-2012. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 519-1P-2018 medio. Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias secundarias respecto al diseño industrial. Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios??: “(1) “Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento;
(2) “Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; (3) “Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento.” En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica! a nivel mundial.
En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial**, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.
De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “( ) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad, Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.
En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad!*". 2.10.El Artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser 2.11. analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio.
Las diferencias secundarias El citado artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño 12 OTERO LASTRES, José Manuel. Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales. Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss. Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad objetiva”.
Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como "novedad subjetiva” OTERO LASTRES, José Manuel, El Modelo Industnal. Madrid 1977, p. 359 Proceso 519-1P-2018 solicitado en relación con diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y, por lo tanto, de ser irregistrable*S. 2.12.
En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias?”. 2.13.Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los circulos interesados del público consumidor difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad.
Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado?8, 2.14.Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia 3.1. 3.2. atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.
Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales1*.
Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico En el presente proceso se indicó que el diseño industrial "TABLETA DE CALDO" tiene una apariencia dictada por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica que no incorpora ningún aporte arbitrario, razón por la cual se abordará este tema.
El Literal b) del Articulo 116 enuncia que: “Artículo 116.- No serán registrables: (..) b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada 16 17 16 19 Proceso 97-1P-2014. Proceso 71-1P-2005. Ibidem. Ibidem 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Proceso 519-1P-2018 enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador, El Literal b) del Artículo 116 de la Decisión 486 prohibe el registro de los diseños industriales cuando la apariencia de los mismos estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador? De esta manera estamos frente a dos situaciones de prohibición de un diseño industrial, una cuando la apariencia esté dada por consideraciones de orden técnico; y, la otra cuando la apariencia esté dada por la realización de una función técnica?!.
Al respecto nos encontramos frente a dos conceptos ligados entre sí, pues una consideración de orden técnico es aquella que concede a un producto las características propias de su funcionamiento, mientras que la realización de una función técnica significa que sin estas caracteristicas el producto no podría obtener los resultados para los que fue creado o no podría conceder las necesidades que persigue??.
De esta manera y como se tiene dicho a lo largo de la presente interpretación prejudicial, la caracteristica principal del diseño industrial es conceder a un producto una característica externa especial y diferente a las ya existentes al margen de las consideraciones de orden técnico o de la función técnica del producto. Por lo tanto, se recalca que en el diseño industrial se debe observar el aporte arbitrario y único del creador de dicho diseño frente a la función o al aporte técnico que tenga el diseño?3.
En el caso de que el diseño industrial no esté dotado de este aporte arbitrario de su creador, no podrá ser registrado ya que será considerado como un simple objeto cuya apariencia externa responda únicamente a cuestiones técnicas del diseño?*. Por lo tanto, corresponde al Juez consultante, examinar el caso concreto y determinar si la TABLETA DE CALDO cumple con la novedad suficiente para acceder al registro.
Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario 20 21 22 23 24 Proceso 97-1P-2014. Ibidem. Ibidem. Ibidem. Ibidem 4.1, 4.2. Proceso 519-1P-2018 precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
¿Qué criterios deben tomarse en consideración para determinar el requisito de la novedad de un diseño industrial? La respuesta a la pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 2 del Apartado E de la presente interpretación. ¿Qué criterios deben considerarse para establecer si las diferencias existentes entre el diseño industrial solicitado y uno inscrito con anterioridad resultan relevantes o si, por el contrario, resultan secundarias? La respuesta a la pregunta se encuentra desarrollada en los párrafos 2.11 al 2.14 del Tema 2 del Apartado E de la presente interpretación. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N” 7116-2015-0-1801-JR-CA-23, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, Luis Rafael Vergara Quintero Mn MAGISTRADO Y Hernán Rogfi MO Laa Hugo Ramiro Gómez Apac MAGÍSTRADO MAGISTRADO 10 Proceso 519-1P-2018 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretáción prejudicial el Presidente y el Secretario.
A Hugo Ramiro Gómez pac Luis Felipe A al Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11