TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 1 de febrero de 2019 Proceso +: 562-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00035-00 Referencia: Signo involucrado OKF (mixto) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio N* 3906 del 9 de octubre de 2018, recibido vía correo electrónico el 22 de octubre de 2018, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2013-00035-00; y, El Auto del 19 de noviembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Otro Kiosko Fresco de Colombia S.A.S Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia Proceso 562-1P-2018 Terceros interesados: Andina Cargo Lines S.A Okf Corporation ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido consiste en determinar si la oposición formulada contra la solicitud de registro del signo OKF (mixto) seria temeraria.

NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, la cual procede únicamente respecto del tercer párrafo del referido Artículo relacionado a la figura de la oposición temeraria. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La oposición temeraria.

ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La oposición temeraria Teniendo en cuenta que en el proceso interno se discute si la oposición formulada contra la solicitud de registro del signo OKF (mixto) sería temeraria o no, se desarrollará el presente tema. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Articulo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga fegítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta dias para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si asi lo disponen las normas nacionales, No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, sí tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.” Proceso 562-1P-2018 1.2.

El tercer párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 dispone que las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo establecen las normas nacionales. 1.3. Se entiende por oposición temeraria aquella en la que el opositor procede con manifiesta intención de entorpecer el procedimiento de registro y sin real fundamento que ampare su oposición. La oposición temeraria supone actuar con malicia y a sabiendas de la falta de razón que a uno le asiste y, por ello, se le identifica como un actuar de mala fe.? 1.4.

A modo de ejemplo, estaremos ante una oposición temeraria cuando: (i) sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la oposición; (ii) a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; (iii) se utilice la oposición y el procedimiento contencioso iniciado como consecuencia de ella, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; o, (iv) la oposición se ha formulado con evidente mala fe.3 1.5.

Por lo expuesto, se considera que la oposición temeraria será aquella basada en argumentos cuya única finalidad sea entorpecer y prolongar innecesariamente el procedimiento de registro de un signo, como parte de una conducta conscientemente maliciosa, y esta podrá ser sancionada solo si así lo dispone la legislación interna. 1.6. Conforme a lo expuesto, la Sala Consultante deberá determinar si dentro del proceso interno la oposición interpuesta es o no temeraria.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2013-00035-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 2 *..Ni la normativa comunitaria andina ( ) contemplan una definición de “oposición temeraria”, aunque por el contexto en que desarrolla el concepto debe entenderse que se trataría de aquellas oposiciones en las que el opositor procede con manifiesta intención de entorpecer el procedimiento de registro y sin real fundamento que ampare su oposición. La “oposición temeraria” supone acluar con malicia y a sabiendas de la falla de razón que a uno le asiste y, por ello, se le identifica como un actuar de mala fe Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina.

Análisis y comentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 325. E “En este contexto, como casos típicos de oposición temeraria podríamos referirnos a los siguientes, haciendo notar que la lista es meramente ilustrativa: (i) cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la oposición; (ii) cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad;

(iti) cuando se ulilice la oposición y el procedimiento contencioso iniciado como consecuencia de ella, para fines claramente ¡legales o con propósitos dolosos o fraudulentos; o (iv) cuando la oposición se ha formulado con evidente mala fe. ( )". Ibidem, pp. 325 - 326 Proceso 562-1P-2018 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Luis Rafael Vergara Quintero MN MAGISTRADO Ñ Hernán fo Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac 'AGISTRA MAGISTRADO De acuerdo cor Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpret a prejudicial el Presidente y el Secretario. A UE EN Hugo tro Góm Luis Felipe Apuilar Eolo PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.