TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 1 de febrero de 2019 Proceso: 65-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal — Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-4610 Referencia: Signo involucrado: MIODAR (denominativo) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio N? 0277-2018-S-TDCA-DMQ-AS, de fecha 25 de enero de 2018, recibido físicamente el 26 de enero de 2018, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 135, 136 y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 17811-2013-4610, y, El Auto de 7 de noviembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: SANOFI-SYNTHELABO Demandados: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PROPIEDAD.. INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y PÍR DEJAS OBTENCIONES VEGETALES DEL INSTITUTO ga - AN ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD y Proceso 65-IP-2018 INTELECTUAL -IEPI- DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE_ LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI- DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Tercero Interesado;
COMPAÑÍA LABORATORIOS ROWE C. POR A. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal Consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: 4. Determinar si el signo MIODAR (denominativo) solicitado por la COMPAÑÍA LABORATORIOS ROWE C. POR A. para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza es genérico al presuntamente ser una mutilación del principio activo AMIODARONA 2.
Determinar si el signo MIODAR (denominativo) solicitado por la COMPAÑÍA LABORATORIOS ROWE C. POR A. para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza es engañoso NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 135, 136 y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Unicamente procede la Interpretación Prejudicial del artículo 135 limitado a los literales f) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina! por ser procedente Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - "Artículo 135.- No podrán registrarse camo marcas los signos que: (..) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se tralo;
(--) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades O aptitud para el empleo de los productos O servicios de que se trate; Proceso 65-1P-2018 No se interpretarán los artículos 136 y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no ser parte de la controversia las causales relativas de irregistrabilidad ni la solicitud de un signo distintivo para perpetrar un acto de competencia desleal.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Signos conformados por denominaciones genéricas. Irregistrabilidad de signos engañosos. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Signos conformados por denominaciones genéricas - Teniendo en cuenta que en el presente proceso se solicitó la negación del signo MIODAR (denominativo) al considerar que es genérico por consistir en la presunta mutilación del principio activo AMIODARONA, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema..
Elliteral f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.) f) consistan exclusivamente en un signo O indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; (..J” - Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos O servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas O técnicas conformen un signo compuesto.
La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.
El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate?. - La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna 4.5. 1.6. 24 2.2. 2.3. 24.
Proceso 65-1P-2018 forma para señalar el producto o servicio que desea proteger O cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo?, Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza*.
En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos genéricos en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Irregistrabilidad de signos engañosos Dado que uno de los argumentos de la demanda es que el registro del signo solicitado MIODAR (denominativo) viola lo estipulado en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a la interpretación de lo establecido en dicha norma. Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar.
El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de Una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, 2.5. 2.6. 31. 32, An Proceso 65-1P-2018 induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado?.
El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus caracteristicas, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor.
El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en si mismos. Podrán serlo según los productos O servicios que vayan a distinguir. En el presente caso se deberá determinar si el signo solicitado MIODAR (denominativo) podría o no generar engaño en cuanto las características y propiedades de los productos que identifica.
Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas En el presente procedimiento se indicó que el término MIODAR es la mutilización del compuesto activo "AMIODARONA”, razón por la cual no puede ser apropiable debido a que es de uso común en el mercado farmacéutico, razón por la cual resulta pertinente tratar el presente tema.
Al respecto, cabe mencionar lo señalado por el Tribunal en reiterados pronunciamientos: “Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos O palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.
Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general”. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. Ver Interpretación Prejudicial 120-1P-2015 de 3 de junio de 2015.
Ibidem. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: *El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.
Esto necesariamente lendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 2002, p. 191. Z 0 EX pr- US >) Proceso 65-1P-2018 Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”. 3.3.
Los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 3.4. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 3.5.
De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico. 3.6.
No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal Consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-4610, el que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que partisiparon de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artícufo 90 del Estatuto del Tribunal. == + / Pas Hernán go Rom: mbranó A DO Vera modo referencial la Interpretación Prejudicial de 3 de diciembre de 2013, expedida en el Proceso 482-1P-2013.
SS is Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Proceso 65-1P-2018 Hugo'Ramiro Gómez Apac De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario M9 ¡ 2 Hugo Ramiro Gómez Apac Luis Felipe Aguilar Feijoó i RESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Tribunal Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. |.
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