(AÑ d Sa) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 29 de marzo de 2019 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS El Oficio N* 3895 del 9 de octubre de de octubre 2018, mediante el cua Contencioso Administrativo del Consejo de República de Colombia solicitó Interpretació! Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisi: 564-1P-2018: Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia + 2013-00454-00: Signos involucrados BABY COQUM (mixto) y CO“COON (denominativo y mixto): Hugo Ramiro Gómez Apac l la Sección Primera de la Sala de lo Estado de la Rama Judicial de la n Prejudicial del Artículo 134 y el ón de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2013-00454-00; y, El Auto del 19 de noviembre trámite la presente Interpretaci A.

ANTECEDENTES de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a ón Prejudicial, Partes en el Proceso Interno Demandante Demandada ] Sociedad Continental Five Enterprises S.A. Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia 2018, recibido vía correo electrónico el 22 — Proceso 584-1P-2018 Tercero interesado: Carlos Buitrago Buitrago B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, los temas controvertidos en el proceso interno consisten en: 4.

Determinar si el signo BABY COQUM (mixto) solicitado a registro es lo suficientemente distintivo para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Determinar si el signo BABY COQUM (mixto) solicitado a registro para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, resultaría confundible con las marcas CO'“COON (denominativa) y CO"COON (mixta). 3.

Si fuese posible la coexistencia pacífica entre los signos confrontados BABY COQUM y CO'COON. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 4. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De la cual solo procede la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 1361 por ser pertinente. — 2.

No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486 por no ser asunto controvertido la definición de marca. A+ 3. De oficio se interpretará el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486? pues es materia de controversia la distintividad del signo solicitado. li Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamento un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para rogistro O registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; £-E 2 Decisión 486 de la Comisión do la Comunidad Andina. - “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los sígnos que: (..) AS b) carozcan de distintividad;

AN [E SECRETARIA >| 2 IN das xj] NE RS Proceso 564-1P-2018 D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 4. Lairregistrabilidad de signos por falta de distintividad. 2. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica O figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 3. Comparación entre signos mixtos. 4. Comparación entre signos mixtos y denominativos. 5. Coexistencia pacífica de signos. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Lairregistrabilidad de signos por falta de distintividad 41.1. En tanto entre los alegatos del demandante se alude que el registro del signo BABY COQUM (mixto) vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, por lo que se procederá a desarrollar dicho tema.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad; (JP 1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo — posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para” ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor?, 4.3.

La distintividad tiene un doble aspecto*. a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

ÑS DE So - Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. S e 4? Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. 1.4, 1.5: 1.6. A, Proceso 564-1P-2018 La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.

Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas?. El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.

Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.8. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, 24, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo BABY COQUM (mixto) y las marcas CO'COON (mixta) y CO“COON (denominativa), podrían ser confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: Proceso 564-1P-2018 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(y? 2.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor*, a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de = ——— dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. —= 2.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser”: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio, E Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-AP-2015 de fecha 19 de mayo de A 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

LAN > (AN ( e | 3 F SECRETARIA ” || ÑO s) 2.4. b) c) d) Proceso 564-1P-2018 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto, La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas!: a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar Un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar tas semejanzas y- nO las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión O asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios?: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos ylo servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad, De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio “se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes O productos, lo que debe Ibidem.

Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017. 2.5. 2.6. Proceso 564-1P-2018 ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar O graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en Un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii), Criterio del consumidor especializado: Se basa en Un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales 0 prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien O servicios que desea adquirir, To que debe ser tomado en cuenta: por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad, Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Proceso 564-1P-2018 3. Comparación entre signos mixtos 3.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo BABY COQUM (mixto) y la marca CO'COON (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 3.2.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos?. 3.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente!!: a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con lo desarrollado en el punto 4.5 Literal b) del Tema 4 de la presente interpretación. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso!?: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la “identidad de los trazos del dibujo-o-similitud-de-ellos,-sino————————— también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele ha Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de junio de 2016. A] Ibidem. 2 En la Interpretación Prejudicial 524-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TICA recogió las siguientes definiciones: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la > _—_ combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar Me DS capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

A A 3.4, 3.5. Proceso 564-1P-2018 prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro!3, c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión!4, Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado'*. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden 3.6. ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto*? Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

Ver Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 de 27 de octubre de 2015. Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de junio de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 106-1P-2015 de 20 de julio de 2015. Proceso 564-1P-2018 4. Comparación entre signos mixtos y denominativos 4.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado BABY COQUM (mixto) y la marca CO'COON (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una O más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto!”. 4.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales O verbales, utilizan expresiones acústicas O fonéticas, formadas por una O varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o Un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado!?. 4.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una O varias palabras) y Un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 4.4 Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las pal bras impactan más errla mente del-consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso!. 4.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir u Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio de 2016.

Pe Ver Interpretación Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013, Ne a Fes PES HS ON Ver Interpretación Prejudicial 4721P-2015 de 10 de junio de 2016. Ñ % J Á >) 10 FARIA | x // Sa SY Proceso 564-1P-2018 pacíficamente en el ámbito comercial?, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos?!: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sflabas O las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario??.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deporte, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición”, Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: e. Porlo general el texema es el-elemento-que-más impacta—————————— en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. +.

Porlo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. 2 Ver Interpretación Prejudicial 429-1P-2015 de 20 de julio de 2015. +1 Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. y REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: *1 m, Ling. Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., Sol, O que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej. ter, en enterráis.” Disponible en: htip//dle.rae.es/?id=NCut6TD (Consulta: 8 de noviembre de 2018). 25 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de morfema: 4, m Gram. Unidad mínima ajstable on el análisis morfológico. La palabra mujores contiene dos morfemas: mujer y -8S. 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -8ro. 3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: A persona, primera, y número, plural." Disponible en: hito /dle.rae.es/?id=Pol8]2 (Consulta: 8 de > noviembre de 2018), a no YSL Be e] Proceso 564-1P-2018 4.6. + Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (ii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente, (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado BABY COQUMI (mixto) y la marca CO"COON (denominativa).

Coexistencia pacífica de signos 5,1, 5.2. El señor Carlos Buitrago Buitrago señaló que tenía registrada, desde el 1994 la marca COQUM y que dicha marca coexistió con la marca CO'COON de titularidad de Sociedad Continental Five Enterprises S.A. sin configurarse algún tipo de confusión en el mercado, por lo cual, de la misma forma podrían coexistir los signos en conflicto BABY COQUM y CO'COON.

En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacífica de signos". El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos O similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. - Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos engan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el 12 Proceso 564-1P-2018 tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 5.4.

Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. 5.5.

La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). 5.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión. 5.7.

En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podria hablarse de coexistencia pacífica. c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor.

El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con == productos suntuarios. [2] = EN. > JR j MON MES >) 13 ¡E SECRETARIA // < S Poy Proceso 564-1P-2018 d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal, e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2013-00454-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Luis Rafael Vergara Quintero —MAGISTRADO - lo] Hugo Rámiro Gómez Apa MAGISTRAD: De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario, 14 Proceso 564-1P-2018 ac Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Hugo Ramiro Gómez P TE Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15