TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de febrero de 2019 Proceso: 652-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00068-00 Referencia: Signo involucrado SMOKING (mixto) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio N* 4520 del 14 de noviembre de 2018, recibido vía correo electrónico el 15 de noviembre de 2018, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2014-00068-00; y, El Auto del 13 de diciembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Miquel y Costas £ Miquel S.A.: Superintendencia de Industria y Comercio XMDap. »” Proceso 652-1P-2018 —SIC— de la República de Colombia Tercero Interesado: Víctor Leopoldo Gonzales Becerra ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.
Si el signo SMOKING (mixto) solicitado a registro es lo suficientemente distintivo para distinguir productos de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Si el signo SMOKING (mixto) es evocativo y, además, tendria la calidad de notoriamente conocido. 3. Sila SIC debe seguir el criterio adoptado por las oficinas de Bolivia, Ecuador y Perú, respecto de aceptar el registro del signo SMOKING (mixto).
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135, y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales solo procede el Literal b) del Artículo 135, por ser pertinente! No procede la interpretación prejudicial de los Artículos 134 y 150 de la Decisión 486, debido a que no es materia controvertida el concepto de marca ni la obligación de la autoridad nacional de realizar el examen de registrabilidad.
De oficio se procederán a interpretar los Artículos 224 y 228 de la Decisión 486?, por establecer la regulación de los signos notoriamente conocidos. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distintividad; (-J Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 224.- Se ontiende por signo distintivo notoriamente conocido ol que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manora o el ¿A DE ES KR ¿Qe par ol cual se hubiese hecho conocido.” EN 2 a WN 2 [E SECRETARIA ” | N s) Ñ S Y Proceso 652-1P-2018 P TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. Marcas evocativas. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. ppp E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Lairregistrabilidad de signos por falta de distintividad 1.1. En tanto entre los alegatos de la SIC se alude que el registro del signo SMOKING (mixto) vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Articulo 135 de la Decisión 486, se procederá a desarrollar dicho tema.
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y do ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad so alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en ol que se pretende la protección; y) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; ) la existencia do actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca prolección;
D los aspectos del comercio intornacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro dol signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero." e == LEJOS ar (4 3 e SECRETARIA >) a j X ko) Proceso 652-1P-2018 b) carezcan de distintividad; (..J" 1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor?. 1.3.
La distintividad tiene un doble aspecto*: a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.4.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. 1.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan dificiles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas. 1.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. 1.7.
Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrinseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo 3 Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015, ==. Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016.
SH SS Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. 00. A Ñ 4 YD A Va / Ñ O, DO, Moa NS 1.8. 2.1. 2:2: 2.3, 2,4, Proceso 652-1P-2018 para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.
La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba Considerando que en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce la marca notoria SMOKING, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.
En efecto, el Articulo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente?.
El Articulo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. XQ Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. Proceso 652-1P-2018 b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.
La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada 2.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.” Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.
Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente?. La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier pais miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.
Basta que sea notoria en un pais miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean c) Los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Li Artículo 230 de la Decisión 486.. La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan QUO o servicio identificado por la marca renombrada. <pL ¿2 DE YN Pa 6 A a 2) NO AN X0DAD PE Proceso 652-|P-2018 Usadas en ese país miembro?.
Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente?0.
Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”.
Y es que los "hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba*!. La marca notoria extracomunitaria?? no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo*?, Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. » Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro pals miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada, 10 La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución do la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario). 4 En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial.
Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún pals de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. 12 No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina. 12 La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.
Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de ==. apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, Únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. ve UN Proceso 652-1P-2018 En relación con los diferentes riesgos en el mercado.
Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 2.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 2.6.2.
En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 2.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 2.6.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y caracteristicas de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido, Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.
Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. á YN OM £TARIA 5d Proceso 652-1P-2018 Prueba de la notoriedad 2.8.
La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 2.9. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro O fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miermbro en que se busca protección;
D los aspectos del comercio internacional, o, k) laexistencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 2.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, tal como lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier _ medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de Ya con el principio de complemento indispensable. 2 => <= E SECRETARIA >| 2.14 2.12. 2:13. 2.14, Proceso 652-1P-2018 El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.
En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular?*, La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada?$ como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.
Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro asi no estén registradas ni sean Usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.
En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486.
Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no esta no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelacióní*. Sobre esto se puede ver la Interpretación Projudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016, Que expresamente no se encuentra regulada en la Decisión 486.
Como afirma Gustavo León y León: "Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición ospecífica que regule el asunto, do una interpretación sistemática y toloológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está excepluada de la carga de uso impuesta para el rosto de los signos distintivos." (LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo Derecho de Marcas en la Comunidad Andina.
Análisis y Comentarios, ECB Ediciones 5.A,C. — Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit, p. 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma línea de pensamiento. 10 2.15. 3.2. 3.3, 3.4, Proceso 652-1P-2018 Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser Usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular si debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina.
Signos conformados por palabras en idioma extranjero En atención a que el signo solicitado SMOKING (mixto) se encuentra conformado por una denominación en idioma inglés, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si *..
Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el pals, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes. Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaria oxenta de la carga de su uso en el país ( ) En esto orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada no es objoto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que lo confiere la Decisión 486'%,* "540 Melke Mendez, Ricardo.
“El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina", en Revista de Estudios Sociojurldicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107.* *Si bien es suficiento para legilimar la intervonción dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretendo su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunos, mas no para las marcas notorias, pues de permitirlo la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamonto del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado.
Siendo más ospecificos, quien se voría afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtenor cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia*".” "541 Torres Salinas, Carlos. "¿Cabe la cancelación de registro por falta do uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada”, en Law Reviow, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semestral, Enero de 2013, p.8* 341 3.5. 3.6. 3.f. 4.1 Proceso 652-1P-2018 se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual.
Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad.
En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano, En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. Marcas evocativas Considerando que en el proceso interno la parte demandante señaló que el signo SMOKING (mixto) es evocativo, corresponde desarrollar este tema.
Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial caracteristica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo!”.
Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del 12 Proceso 652-1P-2018 signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 18 4.3. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 19 4.4.
En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación SMOKING (mixta) y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 5: Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones 5.1. Tomando en cuenta que la parte demandante alegó que el signo SMOKING (mixto) fue registrado en Bolivia, Ecuador y Perú, este Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. 5.2.
Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capitulo 11 del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. 5.3.
Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones?0. 10 Ibidem. a Ibidem 2 De modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015. Ñ R., M SECRETARIA ? || NÓ, ay 5.4. 5:5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9, Proceso 852-1P-2018 Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos.
En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países Miembros?!.
De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro?2. Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación con el caso puesto en su conocimiento.
En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado?. Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones.
En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado”. Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, 21 22 De modo referencial, ver Proceso 71-1P-2007 de 15 de agosto de 2007.
Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015. Ibidem. 14 Proceso 652-1P-2018 como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares”, 5.10.
No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos?5. 5.11. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros.
Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 5.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar integramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2014-00068-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 15 Proceso 652-1P-2018 MAGISTRADO N Hugo Ramiro Gómez Apac |SFRAD De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario, LofeL Luis Felipe A eijoó SECRETARIO Hugo Ramiro Gómez Apa RESIDENTE Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 4 ye Y, 5 ! 16