TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de febrero de 2019 Proceso: 662-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001 03 24 000 2014 00238 00 Referencia: Patente de Invención "FORMA CRISTALINA DE LA SAL DICLORHIDRATO DE ((1s)-1- (((25)-2-(5-(4-(2-((25)-1-((METOXICARBONIL JAMINO)-3-METILBUTANOL)-2-PIRROLIDINI L)-1H-IMIDAZOL.-5-1L)-4-BIFENILIL)-1HIMID AZOL-2-1L.)-1-PIRROLIDINIL)CARBONIL)-2- METILPROPIL)CARBAMATO DE METILO" Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio N* 4530 del 14 de noviembre de 2018, recibido vía correo electrónico el 15 de noviembre de 2018, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y el Artículo 4 del Convenio de París, así como los Artículos 8 y 11 del Tratado de PCT, aprobado por la Ley 463 de 1998, a fin de resolver el proceso interno 11001 03 24 000 2014 00238 00; y, El Auto del 13 de diciembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

Proceso 662-1P-2018 ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Bristol — Myers Squibb Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, el tema controvertido en el proceso interno consiste en determinar el concepto de invención y los requisitos para su patentabilidad, así como si la solicitud de pantente cumplía o no con el requisito de novedad.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y del Artículo 4 del Convenio de París, así como de los Artículos 8 y 11 del Tratado PCT, aprobado por la Ley 463 de 1998. Procede la interpretación de los Artículos 14 y 16 de la Decisión 486! por ser pertinentes, No procede la interpretación del Artículo 4 del Convenio de Paris y de los Artículos 8 y 11 del Tratado de PCT, pues este Tribunal solo interpreta las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino. gh == Qe AL De yy plazo prevista en el artículo 40." EN y AN S | RI Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 14.- Los Palses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial." "Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en ol estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes do la fecha de prosentación de la solicitud de patonto o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido do una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional compelente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicilud de patente que se estuviese examinando, siempro que dicho contenido ostó incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido ol Proceso 662-1P-2018 D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Concepto de invención y requisitos de patentabilidad. 2. Lanovedad. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad 1.1. En el proceso interno, la SIC consideró que la patente de invención solicitada a registro por Bristol — Myers Squibb Company no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del Artículo 14 de la Decisión 486, que establece: “Artículo 14.- Los Paísos Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean suscoptibles de aplicación industrial.” 1.2.

Es importante que consideremos la definición de invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico. 1.3. Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser movedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial?. 2 La novedad do la invención.- Es ol atributo que toda solicitud de invención debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida.

En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se prodica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial (Proceso 580-1P-2015 de 18 de agosto de 2016). Nivel inventivo.- Una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resullar obvia para una persona entendida o versada en la matoría, Este roquisito, ofreco al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la matoría de quo se trato, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto lécnico correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a fos ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuoncia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualilalivo en la elaboración de la regla lécnica (Proceso 580-1P-2015 de 18 de agosto de 2016).

Aplicación industrial.- Significa que un invonto pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el ==—hecho de que la concosión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, AR DE JS beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de pao 1.4. 2 2.2, 2.3. 2.4.

Proceso 662-1P-2018 Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. La novedad En el proceso interno se denegó el privilegio de la patente solicitada por falta de novedad, por lo que se analizará este tema.

El Artículo 16 de la Decisión 486 dispone que: “Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiose transcurrido el plazo previsto en el Artículo 40".

Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, manifiesta: "Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”. Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: "Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se ws patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica (Proceso 583-1P-2015 de 9 de septiembre de 2016). ZUCCHERINO, Daniel R. Marcas y Patentes en el Gatt Régimen Legal. Editado por Abeledo Perrot, 1997, p. 150. 2.5, 2.6. 2.7. 2.8. Proceso 662-1P-2018 determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado. b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad ( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. c) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentos en el país o en el extranjero.

( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el pals. d) Carácter público de la novedad ( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”.

(negritas fuera de texto). Según lo establecido por la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida?.

Para la aplicación de este concepto es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento*, En este sentido, el "estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”?.

Todo ello, en concordancia con lo determinado en el Artículo 16 de la Decisión 486. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para CABANELLAS, Guillermo.

Derecho do las Patentes de invención, Tomo 1. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001, pp. 702 a 704. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004). Proceso 9-11?-2014, Ibidem. SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.

Proceso 662-1P-2018 que Una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invencións. 2.9. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001 03 24 000 2014 00238 00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Rámiro Gómez Apac ¡AGISTRADO AL (Ppscesa 9-1P-2014. ON gr A Proceso 662-1P-2018 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hugo Rámiro Gómez Apac Luis Felipe Aguilar Feijoó RESIDENTE SECRETARIO 1 1 | | Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.