TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de febrero de 2019 Proceso: 629-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante - Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia Expediente interno del Consultante + 11001032400020140047200 Referencia: Signos involucrados enseña comercial “CONFORT FLEX” (mixta) / marca "ROMANCE RELAX" (mixta) / enseña comercial "COLCHONES ROMANCE RELAX" (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio N* 4399 del 7 de noviembre de 2018, recibido vía correo electrónico el 8 de noviembre de 2018, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 191, 194 y 200 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 11001032400020140047200; y, El Auto del 5 de diciembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
Proceso 629-1P-2018 A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: — Espumados S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia Tercero Interesado: Espumas Santander S.A.S. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, los temas controvertidos en el proceso interno consisten en determinar: 4.
El presunto riesgo de confusión entre la enseña comercial CONFORT FLEX (mixta)! depositada a favor de ESPUMAS SANTANDER S.A.S. y la marca ROMANCE RELAX (mixta)? y la enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX? (mixta) ambas de titularidad de ESPUMADOS S.A., debido a que podría generar la posibilidad de asociación en cuanto al origen empresarial. 2.
Si las expresiones “COLCHONES”, “SIENTE LA DIFERENCIA”, "ROMANCE" y “RELAX son descriptivas y de uso común. 3. Si existe conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflictos. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 191, 194 y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*.
Procede la interpretación de los Artículos 191 y 200 por ser 4 Para distinguir productos y servicios de las Clases 10, 17, 20, 24, 35, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 Para distinguir productos y servicios de las Clases 17, 20 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. ll Para distinguir productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.
A Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial so adquiere por su primer uso en ol comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cosan las actividades de la empresa 5-0 del establecimiento que lo usa”: 2 Proceso 629-1P-2018 pertinentes. No procede la interpretación del Artículo 194 pues el asunto controvertido no está vinculado a una solicitud de registro de una enseña comercial. 2.
Deoficio se interpretará el Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486%, a fin de abordar el tema correspondiente al presunto riesgo de confusión entre los signos en conflicto. 3. Asimismo, de oficio se interpretarán los Literales e) y g) del Artículo 135 de la Decisión 4868, por cuanto en el proceso interno se discute acerca de la descriptividad y uso común de los términos que conforman los signos en conflicto.
“Artículo 194.- No podrá registrarse como nombre comercial un signo que estó comprendido en alguno de los casos siguientos: a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público; b) cuendo su uso sea suscoptible de causar confusión en los medios comerciales o en ol público sobre la identidad, la naluraleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre; c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión on los medios comerciales a en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comorcialice; o, a) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial antorior.* *Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionalos de cada Pals Miembro”, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando;
(..) bh) soan idénticos v se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (JP y Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: () e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir fa calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caractoriísticas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones faudatorias referidas a esos productos o servicios;
(..) a) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual Eb del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals; Y $ 3 S AS) DN Cs) AÑ 2 ñ SECRETARIA >| | J j ro Sn or 1,t. 12: 1.3. Proceso 629-1P-2018 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La enseña comercial y su ámbito de protección. El nombre comercial.
Características y su protección. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común. Conexión entre productos y/o servicios de la clasificación internacional de Niza.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN La enseña comercial y su ámbito de protección En el caso de estudio, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado a la enseña comercial, en virtud que ESPUMADOS S.A. señaló que es titular de la enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX (mixta) e indicó que existe conflicto entre sus signos y la enseña comercial CONFORT FLEX (mixta) depositada a favor de ESPUMAS SANTANDER S.A.S. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y el Artículo 200 de la Decisión 486” desarrolla la protección que se debe dar a la misma.
De esta manera, se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que: = Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.
Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. - Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor. Cabe señalar que si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se encuentra íntimamente vinculado Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 200,- La protección y depósito de los rálulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro,” 4 1.4. 2.1, ze, Proceso 629-1P-2018 con el del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Artículo 190 de la referida Decisión, tal como se ha explicado anteriormente.
Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña comercial identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores.
Un empresario puede tener varios establecimientos con el mismo rótulo o letrero, y los consumidores pueden identificar a todos esos establecimientos como pertenecientes a un mismo empresario. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento. El nombre comercial, en cambio, es lo que los consumidores aprecian en conjunto: al empresario, su actividad económica y sus establecimientos.
El nombre comercial es el vehículo que permite a los consumidores identificar a un empresario determinado, y lo que él representa, en el mercado. Respecto del nombre comercial, en algunos casos los consumidores privilegiarán en su proceso cognitivo de identificación (individualización del empresario) la actividad económica, y en otros lo que privilegiarán será al establecimiento, Es por ello que el Artículo 190 de la Decisión 486 establece que el nombre comercial es el signo que identifica a un empresario, una actividad económica o un establecimiento.
El nombre comercial, Características y su protección En el presente caso se alega la confusión entre la enseña comercial CONFORT FLEX (mixta) depositada a favor de ESPUMAS SANTANDER S.A.S. y la marca ROMANCE RELAX (mixta) y la enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX (mixta), y conforme a lo establecido en el Artículo 200 de la Decisión 486 la protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, por lo que deberá revisarse el presente tema a fin de ser aplicado al tema controvertido.
El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial?.. El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como: * cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.” A, Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 40-IP-2013 del 9 de junio de 2013, j 4, IS e h 24. 2.5. 2.6.
Proceso 629-1P-2018 El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón oO denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario.
Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento. Características del nombre comercial Las principales caracteristicas del nombre comercial son las siguientes?: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social, Protección del nombre comercial Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.
El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.
Qr SECRETARIA > || Zap DE Ne Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 96-1P-2009 del 12 de noviembre de 2009. Dn CTA 2.8. 2.9. Proceso 629-1P-2018 El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por fanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores'*.
Este Tribunal también ha manifestado que: *( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las aclividados económicas para las cuales se pretende el registro ( ).
Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la ¡identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro*!.” Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional "que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).
La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario*?”. 2.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada Pais Miembro.
Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, O certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 2,11.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los 10 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 45-1P-98, publicada en la Gaceta Oficial N? 581 del 12 de julio de 2000. Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 3-IP-98 del 11 de marzo de 1998, Proceso 629-1P-2018 siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 2.12.
Respecto de la prueba del uso constante del nombre comercial se debe señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten su uso desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. 2.13.Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial. 3.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 3.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos constituidos por la enseña comercial CONFORT FLEX (mixta), la marca ROMANCE RELAX (mixta) y la enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX (mixta) son confundibles o no, resulta pertinente analizar el Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando;
(..) b sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (.J", DE TS Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que ASS SO) 8 IS e RN / Q y > Ñ 113 W [ + SECRETARÍA || IN >) lo) to S UNIDAD £ Proceso 629-1P-2018 sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) Elriesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 3.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser!*: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. $3 Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo a, de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
(S> Ce Sega o 3.4. d) Proceso 629-1P-2018 Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcasí*: a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios18: (i)— Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se Ibidem. 10 Proceso 629-1P-2018 presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas, (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus.
Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
(ii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.
Igualmente, para estos efectos, se considerarán como consumidores especializados los médicos respecto de los medicamentos que ellos receten o prescriban. 3.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 3.6.
Porlo antes expuesto, el Tribunal consultante, deberá analizar en primer lugar la identidad o similitud entre los signos en conflicto, para luego verificar si existe riesgo de confusión entre los servicios que ampara la marca registrada y las actividades del nombre comercial, y de esta manera, confirmar si en efecto existe o no la causal contemplada en el Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486. 4.
Comparación entre signos mixtos 4.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre la enseña comercial CONFORT FLEX (mixta) respecto de la marca ROMANCE RELAX (mixta) y la enseña comercial COLCHONES ROMANCE 11 (3 2 AN Il SEC | SS W, A 0% DAD PAN 4.2. 4.3. Proceso 629-1P-2018 RELAX (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.
En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos?”.
Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente*?: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos??: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario”. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Y 1 19 Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de junio de 2016.
Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: “1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej, terr, en entorráis.* Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu18TD (Consulta: 8 de noviembre de 2018). 12 Proceso 629-1P-2018 Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición?*.
Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: +. Porlogeneral el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. + Silos signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) - Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso??: a REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. Definición de morfema: “4. m. Gram. Unidad minima aislable en el análisis morfológico, La palabra mujeres contieno dos morfemas: mujer y -es. 2. m. Gram, Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, NO, yo, el, -ar, -S, -8ro, 3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural” Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 08 de noviembre de 2018). 2 En la Interpretación Prejudicial 524-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 13 J 4.4. 4.5.
Proceso 629-1P-2018 (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe, (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (ii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro%. c) Sial realizarla comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión, Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en Ao 5 yQ pr pe [e SECRETARI El concopto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
Los coloras: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. Ver Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 de 27 de octubre de 2015.
Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de 13 de junio de 2016, Ver Interpretación Prejudicial 106-1P-2015 de 20 de julio de 2015. 14 A o Z. e A > e 4.6. 5,1, 5.2. 5.3. 5.4, Proceso 629-1P-2013 algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto**. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común Teniendo en cuenta que en el presente proceso la SIC argumentó que las expresiones “COLCHONES”, "SIENTE LA DIFERENCIA”, "ROMANCE" y "RELAX" que acompañan el elemento gráfico de la enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX (mixta) y la marca ROMANCE RELAX (mixta), son descriptivas y de uso común resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.
Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus caracteristicas, cualidades o propiedades según se trate.
El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: liza) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(-P Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones 15 5.5, 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. Proceso 629-1P-2018 descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil?”, De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(-..J Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca?*, No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto??.
Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos técnicos, descriptivos o de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. El que un término sea técnico, descriptivo o de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva.
De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 del 23 de junio de 2016. De mado referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 16 Proceso 629-1P-2018 Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es técnico, descriptivo o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 5.10.
En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado 6.1, 6.2. 6.3. por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza Se alegó que existe conexión entre los productos o servicios que distinguen los signos en conflicto enseña comercial CONFORT FLEX (mixta) y la marca ROMANCE RELAX (mixta) y la enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX (mixta), por lo que corresponde analizar este tema.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del articulo 151 de la Decisión 486%. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba Decisión 486 do la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional do Productos y Servicios para el Rogistro de las Marcas, establecida por el Arreglo do Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimililud de los luctos o servicios indicados expresamente.” -— (Subrayado agregado) 17 6.4. Proceso 629-1P-2018 que sean diferentesó*. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) b) c) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) E Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016, 18 Proceso 629-1P-2018 Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 6.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 6.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - Lapertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Asi, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De alli que estos criterios deben 19 Proceso 629-1P-2018 analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 6.7, Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020140047200, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. L j <:: — ís de | Vergara Quintero MAGISTRADO 5 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 20 Proceso 629-1P-2018 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. n Cc S ou y Ne Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Gp A DESS EN 21 SECRETARIA Nros DAD > SA >| sy PS Y e