TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 01 de febrero de 2019 Proceso: 357-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente Interno Del Consultante: 2578-2016-0-1801-JR-CA-08 Referencia: Signos involucrados DIGEZYM (denominativo) / DIGEZYM-A (denominativo) y DIGEZYM-A (mixta) Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio No. 2578-2016-S-5*SECA-CSJLI-PJ del 18 de septiembre del 2017, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 146 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2578-2016-0-1801-JR-CA-08, El Auto del 11 de mayo de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Proceso 357-1P-2017 Demandante: HERSIL S.A. LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPUBLICA DEL PERU Tercero Interesado: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL SAS ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: El legítimo interés para presentar oposición al registro de la marca DIGEZYM (denominativo).

Determinar si correspondía o no la cancelación por falta de uso de las marcas DIGEZYM-A (denominativa) y DIGEZYM-A (mixta). NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 146 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, los cuales se interpretarán por ser procedentes.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientos a la fecha de la publicación, quien tonga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el rogistro de la marca, A solicitud do parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si asi lo disponen fas normas nacionales.

No procoderán oposiciones contra la solicitud prosentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada”. “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancolará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no so hubiese utilizado en al menos uno de los Palses Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra porsona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentos a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, La cancelación do un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. 2 tl! INES qua 1.2. 1.3. Proceso 357-1P-2017 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El legítimo interés en la oposición a un registro de marca.

Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. Absolución de las preguntas formuladas por la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El legítimo interés en la oposición a un registro de marca En el presente caso, HERSIL S.A. LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS formuló oposición al registro de la marca DIGEZYM, fundamentado en el registro anterior de sus marcas DIGEZYM-A (denominativa y DIGEZYM-A (mixta).

En consecuencia, resulta pertinente analizar lo estipulado en el Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada”.

Según la norma transcrita, quien se considere con legítimo interés podrá presentar oposición contra el registro de una marca dentro del plazo de treinta días siguientes a su publicación. La norma comunitaria al usar el término "oposición fundamentada" se está refiriendo a una oposición que contenga todas las pruebas necesarias destinadas a demostrar su legítimo interés en la presentación de la oposición. Tan importante resulta este tema, que el Artículo 146 en su segundo párrafo concede a la parte interesada la posibilidad de pedir un Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de AR A pe DE “UN productos o servicios. 3 Or > (E SECRETARIA * egisico no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, erza mayor O caso fortuito. 3 1.4, 1.5. 2 2.2. 2.3.

Proceso 357-1P-2017 plazo adicional de treinta días para presentar tales pruebas?. Este Tribunal ha señalado en reiteradas oportunidades que el legítimo interés corresponde ser calificado como tal por la oficina nacional competente. Pese a ello, es importante manifestar que podrán reclamar legítimo interés cualquier persona cuando se trate del registro de signos que sean susceptibles de vulnerar lo dispuesto en los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; es decir, aquellos que presenten causales de irregistrabilidad absolutas, así como los titulares que pretendan proteger un derecho amparado por la referida Decisión frente a una solicitud de registro de una marca; es decir, cualquier persona que pretenda salvaguardar sus derechos alegando la existencia de alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el Artículo 136 de la norma antes citada, De este modo, el legítimo interés al que se refiere la normativa andina deberá ser verificado por la autoridad para cada caso en concreto; sin embargo, puede considerarse como regla que tendrá legítimo interés para oponerse cualquier persona cuando la oposición se base en causales absolutas de irregistrabilidad, así como la persona que pueda verse afectada por la decisión que adopte la autoridad respecto del registro del signo solicitado, como por ejemplo aquellas personas que ostenten la titularidad de derechos de propiedad industrial o de derechos de autor.

Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de las marcas DIGEZYM-A (denominativa) y DIGEZYM-A (mixta), es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que si desean utilizar la marca efectivamente?, Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización!. < 4 De modo referencial, ver Proceso 171-IP-2015 del 4 de febrero de 2016, p 10.

De modo referencial, ver Proceso 436-1P-2015 del 2 de marzo de 2016. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 495-1P-2015 del 23 de junio de 2016. Proceso 357-1P-2017 2.4. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva. 2.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. 2.6.

De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguientef: a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente.

Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuará fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación. c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años e Ibidem, Z DE PS AN JS S Ibidem. / SS Us ¿ Y DY ám _ le ' l E SECRETARIA | Wa AS NW: AO e NG NA wi do 3.1. 3.2.

Proceso 357-1P-2017 consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación Absolución de las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

¿Cómo debe interpretarse el Artículo 146 de la Decisión 486, en lo relativo a: 3.1.1. ¿Qué requisitos debe de cumplir un opositor al registro de una marca? La contestación a esta pregunta consta en el Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación. 3.1.2. ¿Qué criterios tomar si la marca respecto de la cual el opositor sustenta su medio de defensa es una marca que es materia de cancelación o nulidad? El titular del registro marcario tiene derecho a oponerse en tanto su registro no haya sido cancelado, incluso si está en trámite un pedido de cancelación contra dicho registro, sin perjuicio de lo anterior, resulta razonable que se suspenda un procedimiento de registro hasta determinar si la marca opositora se cancela o no. ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 165 de la Decisión 486?, en lo relativo a: 3.2.1.

Análisis de la cancelación de un registro por falta de uso de la marca empleado como un mecanismo de defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base de la marca no usada. La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en el punto 3.1.2, que inmediatamente antecede. 3.2.2. ¿Cómo analizar el derecho de prelación o derecho preferente en los casos en los que existen en forma paralela una solicitud de registro de una marca y una acción de cancelación contra la marca que sirve de sustento a la oposición al registro solicitado? El Artículo 168 de la Decisión 486, que de manera textual establece lo Proceso 357-1P-2017 “La persona que obtenga una resolución favorable tendrá el derecho preferente al registro.

Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa" (Subrayado por fuera del texto). Como se puede observar, la precitada norma establece que el derecho preferente surge desde que el solicitante obtiene la resolución favorable de la cancelación por no uso, cuyo derecho puede ejercer hasta dentro de los tres meses siguientes.

La prioridad puede invocarse, como lo establece la norma, desde la presentación de la solicitud de cancelación. Pues los efectos del derecho preferente se retrotraen a la fecha de la presentación de la solicitud de cancelación y, por lo tanto, tendrá prelación únicamente respecto de todas aquellas solicitudes de terceros presentadas con posterioridad a aquella que dio origen a la cancelación”.

En otras palabras, el derecho preferente que surge de la cancelación del registro de la marca por no uso tendrá prioridad frente a las solicitudes de marca idénticas o confundiblemente similares que hayan sido presentadas con posterioridad a la solicitud de cancelación, pues este derecho consagrado en la normativa andina sólo opera frente a la marca cancelada y ante marcas solicitadas con posterioridad, y no ante solicitudes de marca presentadas con antelación, las cuales deberán surtir su trámite normal?, pues no resultaría lógico desde el punto de vista jurídico-procesal que esta acción pueda generar efectos jurídicos anteriores a su propia existencia legal, a su nacimiento”, Adicionalmente, ello contravendria el principio fundamental que rige la prelación en el derecho de marcas, según el cual “primero en el tiempo mejor en el derecho” (“Prior in tempore, potior in iure”).

En este orden de ideas, frente a las solicitudes de registro de marca que se hubieren presentado con anterioridad, las mismas lógicamente mantendrán su lugar para estudio de registrabilidad, pues de acuerdo con las consideraciones precedentes, el derecho preferente al cual se ha hecho referencia ho puede oponerse a una solicitud anterior a la fecha en que se ha solicitado la cancelación de la marca.

Por el contrario, el titular del derecho preferente puede oponerse a la solicitud de un registro idéntico o similar, presentada con posterioridad a la METKE MÉNDEZ, Ricardo. “El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. Estudios Socio-Jurídicos, 9(2): 82-110, julio-diciembre de 2007, Bogotá, p. 102.

Disponible on web: http://www.scielo.org.co/pdi/osju/vIn2/49n234.paf. MARÍN RUALES, Germán. “Acciones de cancelación en el Derecho Comunitario”. En: Revista La Propiedad Inmaterial, pp. 131-132. Disponible en web: file://C:/Users/TICAUSER1/Downloads/Dialnet-AccionesDeCancelacionEnElDorechoComunitario- 3986107.paf. Ibidem. Proceso 357-1P-2017 correspondiente solicitud de cancelación, con el objetivo de que su solicitud sea estudiada primero, y asimismo, de no prosperar su oposición, tiene la facultad de iniciar una acción de nulidad en contra del acto administrativo que concedió el registro del signo solicitado con posterioridad a la solicitud de cancelación de registro de la marca?0, A contrario sensu, quien presentó una solicitud de registro con anterioridad a la fecha de la solicitud de cancelación que da origen a un derecho preferente podrá oponerse al ejercicio de este último — de suponer el registro de un signo idéntico o similar —, con el fin de que su solicitud sea estudiada primero. Igualmente, en caso de no prosperar su oposición, podrá iniciar una acción de nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro sobre la base errada de un derecho preferente nacido con posterioridad al derecho derivado de la solicitud de registro de la marca presentada con antelación*!.

Por otro lado, también podrán existir casos en los cuales se presente una solicitud de registro con antelación a fecha de presentación de una acción de cancelación o de aquella que se ejerza por el derecho preferente. En este sentido, se deberá observar el derecho de prelación, únicamente cuando pudiera existir riesgo de confusión y/o asociación, que es lo que debe primar en los exámenes de registrabilidad realizados por las oficinas nacionales competentes.

Ejemplo: Si el signo FLIT solicitado por XY en ejercicio del derecho preferente es confundible o no con el signo FLI PLUS presentado por JP antes de la solicitud de XY, se deberá realizar el examen correspondiente priorizando el derecho de prelación, como se explica en el siguiente gráfico: Xy solcña el registro como marca del signo FLIT en ejercicio de su gorecho preferento. _— — - == TP es itular de XY presento Cancelación de la marca FLIT soliciud de la matca FLIT A a] cancelación del extaar TP de FUT ES — Se deberá tener en cuenta que cualquier solicitud presentada sobre la base del derecho preferente es prioritaria en relación con aquellas solicitudes presentadas con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, mientras que las solicitudes presentadas con anterioridad 10 A contrario sensu, el titular del derecho preferente no podrá interponer una acción de nulidad sustentada en tal derecho si la solicitud de cancelación se presentó con posterioridad a la solicitud del signo en conflicto, Proceso 286-1P-2015, do 2 de marzo do 2016. | AN Proceso 357-1IP-2017 deben estudiarse previamente a aquella presentada sobre la base del derecho preferente.

En todos los casos se deberá realizar el correspondiente examen de registrabilidad de forma integral, tomando en consideración, entre otros aspectos, la posible existencia del riesgo de confusión y/o asociación del signo solicitado para registro. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 2578-2016-0-1801-JR-CA-08, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO drigo Romero Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apa ¡GISTRADO e) De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

Proceso 357-1P-2017 Hugo i Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. - 10