TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 29 de marzo de 2019 Proceso: 317-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno Del Consultante: 110010324000201000260 00 Referencia: Signo figurativo Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio No. 2521 del 04 de julio del 2018, recibido vía correo electrónico el 5 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 110010324000201000260 00; y, El Auto del 07 de septiembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA a pe U ¡cero Interesado: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS INC) 1 12, Proceso 317-IP-2018 ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, el tema controvertido en el proceso interno es determinar si el signo solicitado cumple con los requisitos exigidos por la normativa comunitaria para ser registrado como marca figurativa.

NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, el cual se interpretará por ser procedente. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistabilidad de signos por falta de distintividad. Los signos figurativos. Criterios de registrabilidad.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistabilidad de signos por falta de distintividad. En el proceso interno la SIC señaló que el signo figurativo cuyo registro se ha solicitado, carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: Cus:) b) carezcan de distintividad;

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como caracteristica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.? e k F SECRETARIA Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) carezcan de distinlividad;

PA ves terpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. 1.3. 1,4, 1.5. 1.6. ¿A 1.8. 2.1. Proceso 317-IP-2018 La distintividad tiene un doble aspecto:? a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo, Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida.

La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan caracteristicas que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas!. El análisis de este tipo de distintividad -intrinseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica.

En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrinseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

Los signos figurativos. Criterios de registrabilidad Dentro del proceso interno que motivó esta Interpretación Prejudicial, 2.2, 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 317-1P-2018 PHILIP. MORRIS PRODUCTS S.A., solicitó el registro de un signo figurativo, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, es necesario hacer referencia a las marcas figurativas.

En el marco de la Decisión 486 se puede constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el Artículo 134 de la mencionada Decisión?*, En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado con las marcas gráficas, puesto que el signo en conflicto corresponde a esa clase.

Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista, a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el elemento escogido en su forma gráfica?, Además, sobre este tipo de signos, se ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en la que están expresadas.

La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir”.

Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 2.5.1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2.5.2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

La marca figurativa debe ser suficientemente distintiva como para ser apta a registro como marca y poder distinguirse de otros signos existentes en el mercado. Q 3 PS dl MO Wo Uy 1 ES Pl = DAD A AAA Jae "Es Bgeso 132-1P.2012. l - SECRETARPIcEsb0s-P.0s. Proceso 317-1P-2018 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 110010324000201000260 00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto de Tribunal. iS Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo huicóne bo MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. l Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Gs judicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación