TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 30 de abril de 2019 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de Origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 108-IP-2018 Interpretación Prejudicial Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia 151884 1221-2013 Signos involucrados ICE WATCH (mixto) / SWATCH (denominativo) Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio 392 del 13 de noviembre de 2017, recibido vía Courier el 12 marzo de 2018, mediante el cual la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literal b), 136 Literales a) y f) y 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N*1221-2013, y;
El Auto del 29 de marzo de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial, A.
ANTECEDENTES 7 “Demandante: Demandado: —— Partes en el Proceso Interno TKS S.A. SERVICIO. NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL -— SENAPI| — DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Proceso 108-1P-2018 Tercero Interesado: SWATCH AG. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: 1.
Si existe riesgo de confusión entre el signo ICE WATCH (mixto) solicitado por TKS S.A. para identificar productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca SWATCH (denominativa) registrada a favor de SWATCH AG. 2. Los acuerdos de coexistencia suscritos entre las partes respecto de los signos ICE WATCH (mixto) y SWATCH (denominativo). 3.
La implicación de que los signos en conflicto se encuentren conformados por palabras en idioma extranjeros. 4. Si el término WATCH es de uso común para los productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Articulos 135 Literal b), 136 Literales a) y f) y Artículo 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual procede con excepción a los Artículos 136 Literal f) y 135 Literal b) de la Decisión' anteriormente mencionada debido a que no es objeto de controversia la distintividad intrínseca del signo ni la causal de irregistrabilidad relativa por afectar un derecho de propiedad industrial o derecho de autor sin previo consentimiento del titular del derecho. 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un nesgo de confusión o de asociación;
( ) “Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de lilulares diferentes para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la === comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del. A DE.)/, =respectivo País Miembro, salvo que los lilulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan Y 5 dicha comercialización.” (3 N s AN 2:59. m ¡e 12 2 Proceso 108-1P-2018 De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal g) de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina para tratar el tema de signos conformados por denominaciones de uso común. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signo denominativo y mixto. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Signos conformados por palabras en idioma extranjero.
Acuerdos de coexistencia de marcas y/o cartas de consentimiento. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asoclación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo ICE WATCH (mixto) y la marca SWATCH (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(es) Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals;” Proceso 108-IP-2018 consumidor”. a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:! a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.
Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá y E 3 A interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de (2 1” 4 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. F SECRETARÍA piadin. Proceso 108-1P-2018 observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:*? a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios*: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de Av el SÍ Bo 18 boris Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017. Proceso 108-1P-2018 restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado ICE WATCH (mixto) y la marca SWATCH (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto”. 2.2.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado", SÁ Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio PEJUIOS de 2016. a' SAS >) 9? 2% WVer Interpretación Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013. 2.3. 2.4, 2:5.
Proceso 108-1P-2018 Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso?.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial!?, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos*?: (1) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario? Como ejemplo tenemos el 2. Disponible en: htip://dle.rae.es/?id=NCut6TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018). Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016.
Ver Interpretación Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015. Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: “1. m. Ling. Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramalicales; p. Oj. Sol, O que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej, terr, en enterráis.* 7 Proceso 108-1P-2018 lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. *3 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: + Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. e Porlo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. e Silos signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ICE WATCH (mixto) y la marca SWATCH (denominativa). a REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. Definición de morfema: *1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. pS 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -S, -aro. ¿ADE > 3, m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas:, ¿Pe a USA persona, primera, y número, plural.* Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Pott8j2 (Consulta: 08 de Ñ, A pS de 2018). 3:1. 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. 3.6. 3.7.
Proceso 108-1P-2018 Palabras de uso común en la conformación de marcas En el presente caso el demandante alego que el término WATCH es de uso común para los productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil.
El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; ES” En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate.
En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico*!.
En la doctrina, Otamendi ha señalado que las designaciones usuales son las que "habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos técnicos”*, Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 378-1P-2016 del 9 de marzo del 2017.
OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p.71 9 3.8. 3.9. Proceso 108-1P-2018 signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca?*. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto?”, La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento común, le corresponderá acreditario.
Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. 3.10. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso 4.1. 4.2. 4.3. 44 común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Signos conformados por palabras en idioma extranjero En atención a que el signo solicitado ICE WATCH (mixto) se encuentra conformado por denominaciones en inglés, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasia y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raiz equivalente en la SS Bd y UN 0 2 De modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016.
Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 10 Y A 2 AS pa y 4.5. 4.6. 4.7. 5.1, 5.2. Proceso 108-1P-2018 lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual.
Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad.
En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. Acuerdos de coexistencia de marcas y/o cartas de consentimiento En el proceso interno se alegó la suscripción de un acuerdo de coexistencia entre el signo ICE WATCH (mixto) y la marca SWATCH (denominativa).
En tal virtud, es necesario hacer referencia al tema de "los acuerdos de coexistencia marcarla", contemplados en el Artículo 159 de la Decisión 486, siendo que además la Sala consultante ha realizado una pregunta respecto de este tema. Los acuerdos de coexistencia de marcas son aquellos convenios que acostumbran a celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, y en los cuales las partes contratantes adoptan las estipulaciones necesarias para evitar la confusión entre los productos de cada empresa!?.
León y León, Gustavo. "Derecho de Marcas en la Comunidad Andina", tera Edición, Thomson Reuters, ECB Ediciones S.A.C., Lima, Perú, 2015, p. 391. 11 Proceso 108-IP-2018 5.3. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza ?*- 5.4.
La coexistencia de derecho está prevista en el Artículo 159 de la Decisión 486 que prohibe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distingan los mismos productos o servicios; pero, permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios.
Sin embargo, las mismas normas establecen que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. 5.5. En este caso, para que pueda darse la coexistencia marcaria, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos?: (1) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;
(ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (ii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. 5.6.
La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error?*. 5.7. En el marco del Artículo 159 de la Decisión 486, se entiende que "Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancias de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión ( )"22. 5.8.
Enrelación con lo anterior, el Tribunal ha señalado que "No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error ( ). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un bl Proceso 57-1P-2002. 2 Proceso 318-IP-2015, de 25 de septiembre de 2015, caso “SCORPION" (denominativa)". od Proceso 50-1P-2001. de 31 de octubre de 2001, marca: "ALLEGRA".
Proceso 104-1P-2002 de 4 de diciembre de 2002, marca: "STARBUCKS".; 12 5.9. Proceso 108-1P-2018 presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular'23, de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad en donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que, a través de la marca, se interrelacionan, se debe tener presente, fundamentalmente, al destinatario final que es el público consumidor.
La Autoridad Nacional Competente es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia Marcaria suscritos entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir confusión en el público consumidor.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 1221-2013, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO HugoíRamiro Gómez Apac MA Proceso 50-IP-2001 de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA. 13 Proceso 108-IP-2018 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. ñ y HE, Ñ De (A Y Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Ramiro Gómez Apal TE Hugo Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 108-1P-2018 | 1] pS a ls] [62] = > 2