Quito, 29 de marzo de 2019 Proceso: 245-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente de Origen: 10-143401 Expediente interno del Consultante: 11001032400020120019800 Referencia: Signos involucrados FIGURATIVO / VIVIENDAS Y VALORES (mixto) y FIGURATIVO Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio N* 1909 del 25 de mayo de 2018, recibido vía correo electrónico el 5 de junio del mismo año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020120019800, y;
El Auto de 13 de febrero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A, ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno o Demandante: VIVIENDAS Y VALORES S.A. * ISS Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y Y AN 14 Qe CAN [F SECRETARIA >| “ J NO 3, ) A, / Proceso 245-1P-2018 COMERCIO -SIC- DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Tercero Interesado: VIVIENDAS S.A. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es determinar si el signo FIGURATIVO! solicitado por VIVIENDAS S.A. es confundible con las marcas FIGURATIVA? y VIVIENDAS Y VALORES (mixta)? registradas a favor de VIVIENDAS Y VALORES S.A., teniendo en cuenta el presunto carácter evocativo de los signos en conflicto.
NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los articulos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente procede la interpretación del artículo 136 literal a)* de la Decisión referida por ser pertinente. No procede la interpretación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que en el expediente interno no se discute el concepto de marca.
Expediente 10-143401 VA Certificado No. 398457 Y Ceriificado 398458 Y rcarenames Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asomejen, a una merca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.” ( )”. un 1,1. 12, Proceso 245-1P-2018 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas y figurativas. Comparación entre signos figurativos. Marcas evocativas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, Indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo FIGURATIVOS solicitado por VIVIENDAS S.A., es confundible o no con la marca VIVIENDAS Y VALORES (mixta)? registrada a favor de VIVIENDAS Y VALORES S$.A., es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, ( )” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor”. Expediente 10-143401 VA Certificado No. 398457 Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 3 Proceso 245-1P-2018 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede sert: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.
Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas*: ¿ Ibidem. » Ibidem. b) d) Proceso 245-1P-2018 La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios10: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. 1.5, 1.6. z, 2.2. 2.3. Proceso 245-1P-2018 (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las caracteristicas técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre marcas mixtas y figurativas En el presente caso, el signo solicitado por VIVIENDAS S.A. es FIGURATIVO!! y contra dicho registro se opuso el titular de la marca VIVIENDAS Y VALORES (mixta), por lo que el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos figurativos y mixtos.
Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, Íconos, etc., pudiendo evocar o no un concepto!*?. Los signos mixtos se componen, por un lado, de un elemento denominativo representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto y, por otro, de uno figurativo o gráfico.
La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto, “ SECRETARIA na 12 Ln. DE LN Y Go EN, > Expediente 10-143401 VA 6 Proceso 245-1P-2018 producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado*3, 2.4. Al comparar una marca mixta con una figurativa, este Tribunal ha señalado que, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa!*, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 2.5.
Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. (ii) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. (iii) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro'5, (iv) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe.
(v) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (vi). Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro**. bd Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. $“ Ver Interpretación Prejudicial recalda en Proceso 320-1P-2014 de fecha 3 de febrero de 2015. les Ver Interpretación Prejudicial en el Proceso 161-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015.
Ibidem 2.6, dl: 3.2. 33. 4.2. Proceso 245-1P-2018 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de dichos signos con el signo figurativo, de conformidad con los criterios señalados anteriormente. Comparación entre signos figurativos Como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos FIGURATIVOS, se abordará el tema propuesto, reiterando la jurisprudencia vigente sobre la materia?”.
Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir tres elementos, a saber, los cuales fueron mencionados en el numeral 2.5 del acápite anterior: - El trazado; - El concepto; y, - Los colores. En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de dichos elementos en el conjunto marcario.
Marcas evocativas Como en el proceso interno, la demandante señaló que los signos FIGURATIVOS en conflicto evocan el mismo concepto resulta pertinente analizar el presente tema. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo*8, Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables.
No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos Ver las Interpretaciones Prejudiciales 246-1P-2014 del 27 de mayo de 2015 y 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015.
De modo referencial, ver Proceso 630-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10. Proceso 245-1P-2018 que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos*?. 4.3. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir.
En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte?0, 4.4, En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo del signo solicitado y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020120019800, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. | Y ULA a SÍ / Cecilia Luisa Ayllón Quinteros A Alis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA oo MAGISTRADO — Baz / go Romero Zambrano GISTRADO — Hernán 19 Ibidem.
Proceso 245-1P-2018 De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. ? Y Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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