pz 12, ( UY TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 30 de abril de 2019 Proceso: 688-1P-2018 Asunto + Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente de origen + 11-119402 Expediente interno del Consultante: 11001032400020140022700 Referencia: Signos involucrados: PROGRAMA CLIENTE FIEL (mixto) y CLIENTE GANA FIEL (mixto) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio N” 4742 del 26 de noviembre de 2018, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, el Literal a) del Artículo 136 y el Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 11001032400020140022700; y, El Auto del 21 de enero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
RS | y Ml [F SECRETARÍA — || MO o) 2) Proceso 688-1P-2018 A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Distribuidora de Drogas La Rebaja Principal SA. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia Tercero interesado: Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios "Copservir" B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: L e > OM Si el signo PROGRAMA CLIENTE FIEL (mixto) seria apto para identificar productos o servicios, Determinar si el signo PROGRAMA CLIENTE FIEL (mixto) solicitado a registro para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, resultaría confundible con la marca CLIENTE GANA FIEL (mixta) registrada para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza (analizada de oficio por la SIC).
Silos términos "CLIENTE" y "FIEL" que forman parte de los signos en conflicto resultarían particulas de uso común. Si Distribuidora de Drogas La Rebaja Principal S.A. habría incurrido en actos de competencia desleal al solicitar el registro del signo PROGRAMA CLIENTE FIEL (mixto), por cuanto la SIC evidenció que la solicitud presentada reivindica signos distintivos similares a los utilizados por Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios "Copservir”.
La presunta utilización por parte de la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios "Copservir" de los signos de LA REBAJA (cuya titularidad pertenece a la demandante) en virtud de un contrato de licencia de uso marca. Si existe conexión entre los servicios solicitados por los signos confrontados. AN >| Proceso 688-1P-2018 NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Articulos 134, 135, el Literal a) del Artículo 136 y el Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina! Procede la interpretación Decisión 486 de la Comisión de ta Comunidad Andina. - “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naluraloza del producto 0 servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 8) las palabras o combinación de palabras; b) las imágones, figuras, simbolos, gráficos, logolípos, monogramas, retratos, efiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de coloros;
D la forma de los productos, sus envases o envolturas; 9) cualquier combinación de los signos a medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del articulo anterior; b) carezcan do distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, y en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o dal servicio de que se trate; a) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican: e) consistan exclusivamento en un signo o indicación que pueda sorvir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a osos productos o servicios;
Y) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea 0l nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trale; 9) consistan exclusivamento o se hubieran convertido on una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriento o en la usanza del pais; h) consistan en un color aistadamente considarado, sin que se encuentro delimitado por una forma espocífica, 1) puedan engañar a los medios comarciales o al público, en particular sobro la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las caracteristicas, cualidades o aptitud para el ompleo de los productos o servicios de que se trato;
Proceso 688-1P-2018 solicitada. De oficio se interpretarán los Artículos 151, 162 y 259 de la Decisión 486? y) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto do su notoriedad; k) contengan una denominación de origan protegida para vinos y bebidas espirituosas; 7] consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imitan, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bian como elementos de las referidas marcas, los escudos do armas, banderas, emblemas, signos y punzonos oficiales de control y de garantía de los Estados y loda imitación desdo al punto de vista heráldico, así corno los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquior organización internacional, n) reproduzcan o imiton signos de conformidad con normas lécnicas, 2 menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; a) reproduzcan, imiton o incluyan la denominación de una variedad vogetal protegida en un Pais Miembro o an el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere suscoptible de causar confusión o asociación con la variedad; o Pp) sean contrarios a la loy, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
No obstante, la previsto en los literales Bb), €), 0), 9) y h). un signo podrá ser rogistrado como marca sí quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemonte en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.” “Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio atectara Indebidamonte un derecho de tercaro, en particular cuando: 8) sean idénticos o 58 asemejon, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos produclos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales ol uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(7 “Artículo 137 - Cuando la oficina nacional cumpotente tenga indicios razonables que le permlan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar. facilitar y consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro * Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cualos se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por al Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957. con sus modificacionas vigentos.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en ol párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimititud de los productos o servicios indicados exprosamente.” “Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar liconcia a uno o más terceros para la explotación de la marca respoctiva. Deberá rogistrarse ante la oficina nacional competente oda licencia do uso de la marca.
La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. o aa 1.1 1,2 Proceso 688-1P-2018 referidos a la conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza, los contratos de licencia de uso de marca y la competencia desleal, respectivamente, por estar relacionados con los hechos controvertidos en el proceso interno. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca.
Requisitos para el registro de las marcas. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Palabras de uso común en la conformación de marcas, Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal.
Los contratos de licencia de uso de marcas. El contrato de licencia exclusiva de marca. Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas Teniendo en consideración que se solicitó el registro del signo PROGRAMA CLIENTE FIEL (mixto) como marca y que entre los alegatos se alude que el registro de dicha marca no seria apta para ¡identificar productos o servicios, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.
Concepto de marca Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. ==, 0 la cantidad de los productos” Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia” “Artículo 259 - Constituyen actos de compotencía desleal vinculados a la propiedad industrial. entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos a la actividad industrial o comercial de un compelidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, enpaces de desacreditar el establecimento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, £) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ojorcicio del comercio, pudieren inducir al público a orror sobre fa naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud an el empleo A e Proceso 688-1P-2018 1.3.
El Artículo 134 de la Decisión 486 ofrece una definición general de marca: 1,4, 1.5. 1.6. 7 1.8. “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan. b) Es indicadora de la procedencia empresarial. c) Indica la calidad del producto o servicio que identifica. d) Concentra el goodwill del titular de la marca. e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).
De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario, Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.
El Artículo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.
Ma P (E secretaria > | Ñ S / DA Proceso 688-1P-2018 Requisitos para el registro de marcas 1.9. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 1.10.A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. 1.11.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. 1.12.
En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: a) La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. b) La susceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.
Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 1,13, En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de Marca. 1.14.
Es importante advertir que el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 1 / [ Proceso 688-1P-2018 1.15.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Literal b) del Artículo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1,16,El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica.
De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 1.17. Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 2.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo PROGRAMA CLIENTE FIEL (mixto) y la marca CLIENTE GANA FIEL (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemojen, a na marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 2.2.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo DE y lo < / [[* SECRETARIA J 23, Proceso 688-1P-2018 de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor?. a) b) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica, Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser?: a) b) a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Ver Interpretaciones Prejudiciales expodidas en los Procesos 470-11?-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Proceso 688-1P-2018 2.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios6: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha $ Ibidem 2232. Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017. de 7 de julio de 2017. 1 DE AS > UN a y NS 9” CN 10 (E secretaria >| | Zj Wa] e Ne SS) 25, 2.6. 3.1. 3.2, Proceso 688-IP-2018 instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las caracteristicas técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad Únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos mixtos Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo PROGRAMA CLIENTE FIEL (mixto) y la marca CLIENTE GANA FIEL (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.
En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Asi, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de 1 Proceso 688-IP-2018 los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos”. 3.3.
Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente?: a) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos?: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (1) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*”. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición*!.
Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 7 Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 do 10 de junio de 2018 y 418 1P-2015 de 13 de junio de 2016.: Ibidem., Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. + REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario do la RAE Definición de lexema: “1. m. Ling Unidad mínima con significado lóxico que no presenta morfernas gramalicalos; p.ej. sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej, terr, en ontorráis* Disponible en: http://dle.rac.es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018) Ls REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. Definición de morfema: “1. m. Gram, Unidad minima aislablo-on ol análisis morfológico. La palabra mujeros contiene dos morfemas: mujer y -0S. 2. m, Gram. Por oposición a loxoma, morfema gramalical; p. ej, de, no, yo, el, -ar, -s, -ero. 3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfamas persona, primera, y númoro, plural.” Disponible en: http://dio.rae es/?id=Pot8¡2 (Consulta: 08 de A noviembre de 2018). 12 Proceso 688-1P-2018.
Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente, (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso!?: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los qe En la Interpretación Prejudicial 524-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o Concepto que el dibujo suscita en la monte de quien la observa.
Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de —— diferenciación del signo solicitado a registro. 13 3.4, 3.5. 3.6. 4.1.
Proceso 688-1P-2018 rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro*3.
Cc) Sial realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacificamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión *.
Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado!*. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto1. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
Palabras de uso común en la conformación de marcas En el presente caso la demandante precisó que las denominaciones CLIENTE y FIEL son términos de uso común. Por lo tanto, es pertinente Ver Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 de 27 de octubre de 2015. Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 do junio de 2016, Ver Interpretación Prejudicial 106-1P-2015 de 20 de julio de 2015 Ibidem. 14 Proceso 688-1P-2018 analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. 4.2.
El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.) g) consistan exclusivamente a se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; ( )" 4.3. En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate. 4.4.
En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. 4.5. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos; en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico?”. 4.6.
En la doctrina, Otamendi ha señalado que las designaciones usuales son las que “habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero si, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos lécnicos”*. 4.7.
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza y Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 378-1P-2016 del 9 de marzo del 201/ e OTAMENDI, Jorge. Derecho do Marcas. Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, 15 (E SECRETARIA 4.8. 4.9, Proceso 688-1P-2018 limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca?”.
No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto? La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento común, le corresponderá acreditarlo.
Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. 4.10.Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos de uso 4.11 común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva.
Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 4.12, En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso en - común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal Dado que en el presente caso la SIC manifestó que Distribuidora de Drogas La Rebaja Principal S.A. habria incurrido en actos de competencia desleal al solicitar el registro del signo PROGRAMA CLIENTE FIEL (mixto), por cuanto la solicitud marcaria presentada reivindica signos distintivos Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016.
De modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 16 laa 5.2, 5.3. 5.4. 55. 5.6, Proceso 688-1P-2018 similares a los utilizados por Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios “Copservir”. El Artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro." Definición de competencia desleal Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legitimo.
Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor?1, Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, todos estos beneficios que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica.
Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc. El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas.
El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores.
Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la 9r / ll 17 F SECRETARIA > Al respecto, ver Proceso 38-1P-98, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 419, de 17 de marzo de 1999.
E O / a”, 5.7. 5.8. 53: Proceso 688-1P-2018 violación de secretos comerciales, entre otros similares. De conformidad con lo establecido en el Artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el Literal a) del Artículo 259 de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros;
"cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos a la actividad industrial o comercial de un competidor." De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos? En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor?>, 5.10.El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe 8:11 comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad?*.
La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)? Veamos en detalle ambos elementos: a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes. 22 a >4 25 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial rocaida en el Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015.
Ibidem. JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Compelencia Desieal Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Compelencia, Universidad Javeriana, Bogotá, 1996, p. 45. JAECKEL KOVÁCS. Jorge y MONTOYA NARANJO. Claudia. La deslealtad en la competencia desleal. Qué es, cómo se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar.
En Rov, Derecho Competencia, Bogotá, vol.9, N* 9, enero-diciembre 2013, p 143 AN 18 Ú pl 5 Proceso 688-1P-2018 b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.
El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe..12.La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo?5, 5.13.En el Artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa los siguientes: *a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, o, c) lasindicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos." 5.14.
Los actos de competencia desleal por confusión, recogidos en el Literal a) previamente citado, gozan de las siguientes características?”: (1) Nose refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que 20 Ibidem ar Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-1P-2010 de fecha 11 == de noviembre de 2010. DEJAS Us yr” % 19 |” SECRETARIA a > <=) Proceso 688-1P-2018 esto es un tema regulado en otra normativa.
Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. (li) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos es considerada como una práctica desleal, (iii) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.
En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, alos fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre ol particular que “para que un acto sea considerado dosleal, es necesario que la actuación se ha ya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propia sistema competitivo.
( ) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí ( )". (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115.2, 5.15.El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha ASS WO e ya ' [E SECRETARIA > | De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 116-1P-2004 de fecha 13 de enero de 2005.
PA 7 OM 20 Proceso 688-1P-2018 posición a través de medios lícitos ( )'22. 5.16.La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaria desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaria negativamente los intereses de competidores y consumidores. 5.17.
La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la via de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo. 5.18.Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. 5.19, En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Artículo 137, 6.1. 6.2. deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
Los contratos de licencia de uso de marcas. El contrato de licencia exclusiva de marca En consideración a que Distribuidora de Drogas La Rebaja Principal S.A. alegó dentro del proceso interno la presunta utilización por parte de la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios "Copservir” de los signos LA REBAJA en virtud de un contrato de licencia de uso marca, se analizará en el presente acápite esta figura juridica.
El Artículo 162 de la Decisión 486 enuncia que "Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámile de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respecliva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente loda licencia de so de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-1P-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8.
Proceso 688-1P-2018 frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito, Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.” Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma, Las licencias tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios.
Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla31. La licencia de la marca se encuentra regulada en el Capitulo IV del Título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último se obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca? El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con lo dispuesto en el Artículo 162 de la Decisión 486.
Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros, Dentro del contrato de licencia intervienen tres elementos: a) El licenciante (titular de la marca); b) El licenciatario (al que se le confiere el derecho al uso) Cc) La marca licenciada que debe estar registrada o en trámite de registro. La licencia implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de esta los restantes derechos relativos al signo en cuestión. Proceso 100-11?-2013.
Ibidem. Ibidem. Luis Eduardo Bertone y Guillermo: Cabanellas, “Derecho de Marcas”. Editoñal Heliasta S.R.1, tomo segundo pág. 302. Al licenciatario se le conoce también en la doctrina como "usuario autorizado” 22 Proceso 688-1P-2018 6.9. En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión, de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciatario ciertos derechos, ejerciendo el licenciante el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos. 6.10, Al constar por escrito el contrato de licencia, en dicho documento se deben incorporar los derechos y obligaciones del licenciatario, entre los cuales podría estar la defensa de los derechos de propiedad industrial; es decir, el titular podrá facultar expresamente al licenciatario para ejercer a su nombre y representación las acciones necesarias en contra de terceros que usen la marca sin autorización para que este a su vez pueda actuar en un proceso, caso contrario esta facultad es exclusiva del titular de la marca. 6.11.
Resta señalar que la calidad de licenciatario no implica la facultad de impedir que terceros importen un producto original, ya que el momento en que el producto salió lícitamente de la esfera de comercialización regular del titular, al ser un producto original no existe forma de que se configure una infracción de marca. Contratos de exclusividad 6.12.
La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia y tampoco se refiere a la cláusula de exclusividad que pudiera ser pactada entre las partes de dicho contrato, por lo que al existir un tema no regulado por la norma andina, se debe aplicar lo que corresponda en la normativa nacional, en aplicación del principio del complemento indispensable siempre teniendo en cuenta la prohibición expresa de la norma comunitaria respecto de las restricciones al comercio. 6.13.
En ese sentido, el Artículo 163 de la Decisión 486 prohibe la existencia de contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Por tal razón, debe tenerse en cuenta que independientemente de la exclusividad de los contratos de licencia y de distribución, en ningún caso ello supone que este tipo de contratos puedan impedir importaciones paralelas. 7.
Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza 7.1. Se alegó que existe conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.: » Ñ 23 loz y [[= SECRETARIA ” | 7.2. Ta 7.4. Proceso 688-1P-2018 Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 48635.
Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes%, Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro, En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.
La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor 35 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - *Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para cl Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 do junio de 1957, con sus modificaciones vigentos.
Las clases de la Clasificación Internacional roforida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente " (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016 24 b) Proceso 688-1P-2018 de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filttantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si. La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 7.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 7.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: > La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera NI Ni | Proceso 688-1P-2018 complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.
Ss Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.
Dos productos completamente disímiles (v.g.. candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De alli que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.
Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 7.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001 032400020140022700, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. SN [[ SECRETARIA a] 26 (A </ e OY Proceso 688-1P-2018 / | | JN Cecilia hr pe MAGISTRADA fael Vergara Quintero MAGISTRADO omero Zambrano Hugo Ki Hernán ' MAGISTRA =— MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. | Ñ Hugo iro Gómez Apac Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDEN SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
ES a 27 a > l F SECRETARIA 2 >