TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 30 de abril de 2019 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 691-1P-2018 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 14-61104 11001032400020160034200 Signos involucrados FIGURATIVO / UMBRO (mixto) Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio N*4745 del 26 de noviembre de 2018, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal a) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N” 11001032400020160034200, y;
El Auto de 13 de febrero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Demandada: Terceros Interesados: PASH S.A.S. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA OAKLEV, INC Proceso 691-1P-2018 ICONIX LUXEMBURG HOLDINGS SARL ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: 1.
Si el signo FIGURATIVO? solicitado por PASH S.A.S, es confundible con el signo FIGURATIVO? de la sociedad OAKLEY INC. y la marca traída de oficio UMBRO (mixta)?. 2. Si existe conexión entre los productos amparados por los signos analizados. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal a) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Únicamente se llevará a cabo la impetración del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486% de la Comisión de la Comunidad Andina por ser procedente. 4 Expediente 14-61104 5 Ñ le AS 7 Certificados Nos. 253826, 279442 y 272216 uimbro Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara JAEN SS un derecho de tercero, en particular cuando: Da e sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada run tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto A los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. SECRET ARA? | S) S) 2 O /, Y Proceso 691-1P-2018 No se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Articulo 134 Literal a) de la Decisión anteriormente mencionada debido a que en el proceso interno únicamente se discute la confundibilidad con un signo previamente registrado y no es objeto de controversia el concepto de marca.
De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 151 de la Decisión 4865 de la Comisión de la Comunidad Andina para desarrollar el tema de Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas y figurativas. Comparación entre signos figurativos. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. m > on ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 4. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo FIGURATIVO solicitado por PASH S.A.S es confundible o no con la marca FIGURATIVA solicitada por la sociedad OAKLEY INC. y la marca traída de oficio UMBRO (mixta), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )" 5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. = “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registra de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. as clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no. determinarán fa similitud disimnilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” Qe 4% 3 SECRETARIA 5 Proceso 691-1P-2018 1.2.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidoró, a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser”: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. nterpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de ÓN 466-IP-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 5) A Y Ni SS 1.4. d) Proceso 891-1P-2018 Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcasé: a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios?: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de 1.5. 1.6. 2.1. 2: 2.3, Proceso 691-1P-2018 calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio _del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre marcas mixtas y figurativas En el presente caso, el signo FIGURATIVO solicitado por PASH S.A,S fue objeto de negación por la marca UMBRO (mixta) traída de oficio por la Autoridad Nacional Competente por lo que el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos figurativos y mixtos.
Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc., pudiendo evocar o no un concepto!, Los signos mixtos se componen, por un lado, de un elemento denominativo representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto y, por otro, de uno figurativo o gráfico.
La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto, 2.4, 2.0% Proceso 691-1P-2018 producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado*!. Al comparar una marca mixta con una figurativa, este Tribunal ha señalado que, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. (ii) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
(iii) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro13.
(iv) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe. (v) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (vi) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro**, Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 320-1P-2014 de fecha 3 de febrero de 2015. Ver Interpretación Prejudicial en el Proceso 161-1P-2015 de fecha 27 de octubre de 2015. 2.6. 3.1, 32 3.3: 3.4. 4.1. 4.2. Proceso 691-1P-2018 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento caracteristico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de dichos signos con el signo figurativo, de conformidad con los criterios señalados anteriormente.
Comparación entre signos figurativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre dos signos FIGURATIVOS, se abordará el tema propuesto, reiterando la jurisprudencia vigente sobre la materia?5. Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir tres elementos, a saber: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro**.
En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de dichos elementos en el conjunto marcario. Es importante tener en cuenta que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
En este último caso, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, los signos en conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema, Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión Ver las Interpretaciones Prejudiciales 246-1P-2014 del 27 de mayo de 2015 y 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015, re esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. 8 Proceso 691-1P-2018 48617. 4.3.
Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asi como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes**, 4.4.
Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filttantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sE Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina. - "Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros ulilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases fasificación Internacional referida en rrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los los O icios indi expresa e” (Subrayado agregado), terpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de 40 de junio de 2016. b) Proceso 691-1P-2018 sustitutos entre si. La complementariedad entre si de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 4.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 4.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.
Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la $ ¡yiecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o 10 __— Luis Rafael Vergara Quintero Proceso 691-1P-2018 la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se deberá analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad) complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 4.8.
Es importante tener en cuenta que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. En este último caso, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, los signos en conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020160034200, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / == Des MAGISTRADO 11 Proceso 691-1P-2018 Hugo iro Gómez Apac MAGI De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. | pS FS r | k Ñ E < Ramiro Gómez Apac Luis Felipe Aguilar Feijoó: TE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Hugo PROCESO 691-1P-2018 | 12