TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 29 de marzo de 2019 Proceso: 508-IP-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente de Origen: 528926-2013/DSD Expediente interno del Consultante: 6484-2015-0-1801-JR-CA-23 Referencia: Nulidad del registro del signo DRI-FIT (denominativo) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio N* 6484-2015-0-S-5*SECA-CSJLI-PJ del 28 de septiembre de 2018, recibido vía correo electrónico la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del Articulo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 6484- 2015-0-1801-JR-CA-23, y;
El Auto de 29 de enero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES ==, vDE yo dd “UN Partes en el Proceso Interno e 5.!| Demandante: MUFARECH NEMY JORGE YAMIL F SECRETARIA Es z a Proceso 508-1P-2018 Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ NIKE INC. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: 1.
Establecer si es aplicable el Artículo 8 de la Convención de Washington o la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. Laprocedencia de la nulidad de la marca DRI — FIT, al presuntamente haberse obtenido su registro de mala fe. 3. — Determinar si la marca DRI-FIT ostenta la calidad de notoriamente conocida. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Articulo 172 de la Decisión 486! de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente.
De oficio se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 136 literal h), 224, 228, 230 de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina para tratar el tema de marca notoria. Decisión 486 do la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 172.- La autoridad nacional compotente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando so hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un rogistro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y penuicios conforme a la legistación intoma. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al liempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno 0 a algunos de los productos O servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos O servicios, y se eliminarán del registro de la marca.* MO % y ecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — NQ A [ E 7 |'"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara [e SECRET ARIA indebidamente un derecho do tercero, en particular cuando: Ñ a 2) x% SS NIDAD LL Proceso 508-1P-2018 D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 4.
Primacia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial: Convención de Washington. 2. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe. 3. Lamarca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. 4, Respuesta a la pregunta de la Sala consultante.
E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 4. Primacia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación (..) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo fitular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos O servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero O com Sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
(.J" Decisión 486 de la Comisión do la Comunidad Andina, — “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el quo fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector portinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido” (.)J" Decisión 486 de la Comisión do la Comunidad Andina. — “Artículo 228.- Para doterminar la notoriodad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; - 52 - c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuora de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en feras, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o do la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover al establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos do la emprosa titular en lo que respecta al signo cuya notoriodad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
() ol grado de distintividad inhorente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras O almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio intemacional; o, k) la existencia y antigdedad de cualquier registro O s volicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero”, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — AAA “Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la A DE PS notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales 7. e US del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales Y E 24Ae distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
O, c) los Q Q- Ñ T6lrculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos a Zo $ervicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que - SECRET ARIÍA “sen conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. Ep Proceso 508-1P-2018 con la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaría y Comercial: Convención de Washington 1.1.
NIKE INC, ha invocado en el caso en concreto la aplicación del Artículo 8 de la Convención de Washington. Teniendo en cuenta lo anterior el Tribunal estima pertinente desarrollar el presente tema, haciendo énfasis en la relación que tiene lo regulado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial: Convención de Washington.
Primacía del ordenamiento jurídico comunitario andino 1.2. Por el principio de preeminencia?, la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas o nacionales (incluyendo las normas constitucionales)? de cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Como consecuencia de ello, en los casos de incompatibilidad entre una norma comunitaria y una norma nacional, se deberá preferir la primera.
Cabe indicar que ello no implica que la norma nacional deba ser derogada, sino que basta que sea inaplicada por el pais miembro que corresponda. 1.3. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal ha sido clara al señalar que la circunstancia de que un Pais Miembro pertenezca a un Acuerdo u Organización Internacional distinto a la Comunidad Andina no lo exime de obedecer las normas comunitarias andinas con el pretexto de que se está cumpliendo con las de dicho acuerdo u organización; puesto que ello implicaría “negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que es preponderante no solo respecto de los ordenamientos jurídicos de los países miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que pertenezcan"*. 3 Ver Interpretación Prejudicial 669-1P-2015 del 17 de febrero de 2017.
Al respecto, la doctrina señala lo siguiente: “Cuando un Estado se adhiero a un sistema comunitario debe considerar y resolver los problemas de orden constitucional que se planteen. Cada uno es dueño de la solución que les dé, pero una vez que ha aceptado el compromiso intemacional con toda libertad, hay aqui un hecho histórico sobre el que ya no es posible volver [ ] Lo que resultaría entoncos inadmisiblo, porque se opone a la buena fe los tratados intemacionales, sería que un Estado miembro, o una de sus auloridados, por ejemplo, una jurisdicción, tratara de poner en duda los compromisos aceptados invocando 'a posteriori”, obstáculos constitucionales.
Tales actitudes soñalarían bien una imprevisión, bien la mala fe. Un Estado no puede oponer, pues, una norma cualquiera de su derecho intemo, incluida las normas constitucionales, para sustraerse a los compromisos que ha contraído válidamente según el derecho intormacional.” (Subrayado agregado) En: PESCATORE, Pierre. Aspectos Judiciales del Acervo Comunitario.
Revista de Instituciones.. Europeas. Madrid, 1981, pp. 348-349, Citado por NOVAK TALAVERA, Fabián. La Comunidad SAndina y su ordenamiento jurídico. En: Derecho Comunitario Andino. Instituto de Estudios NS pa e ternacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial de la Pontificia 1 o q = iversidad Católica del Perú, 2003, p. 76. l E SECRET ARÍA 'Señtencia de la Acción de Incumplimiento recalda en el Proceso 7-Al-98. y p Proceso 508-1P-2018 1.4.
Este Tribunal ha resaltado la importancia del principio de preeminencia de la normativa comunitaria, en los siguientes términos: "El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales O internos de los Países Miembros ( ) En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario.
La Comunidad organizada invade u ocupa, por asi decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo al derecho interno ” (Subrayado agregado) 1.5. Enese sentido, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 1-1P- 87 este órgano jurisdiccional enfatizó que el principio de preeminencia o aplicación preferente constituye una característica esencial del Derecho Comunitario y un requisito básico para la construcción integracionista.
Textualmente, señaló lo siguiente: “2. PREEMINENCIA DEL DERECHO ANDINO En primer término, se hace necesario puntualizar que el ordenamiento jurídico de la integración andina prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales, por ser característica esencial del Derecho Comunitario, como requisito básico para la construcción integracionista.
Así lo reconoció la Comisión del Acuerdo de Cartagena integrada por los Plenipotenciarios de los Paises Miembros, en el pronunciamiento aprobado durante su Vigésimo Noveno Perfodo de Sesiones Ordinarias (Lima, 29 de mayo-5 de junio 1980) cuando declaró la “validez plena' de los siguientes conceptos: ( ) b) el ordenamiento jurídico del Acuerdo prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Países Miembros ”. 4.6.
En el caso de los Tratados Internacionales suscritos por los Países Miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico- económicas como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que, en la medida, en que la Comunidad supranacional asume la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al Tratado Internacional de tal manera que este le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad regulatoria, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquel”. 1.7.
Por el contrario, toda vez que el Tratado Internacional pasa a formar parte del ordenamiento comunitario aplicable en todos y cada uno de los Paises Miembros, el derecho comunitario conserva — por aplicación de sus ES características “existenciales” de obligatoriedad, efecto directo y > 52 interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 2-1P-90 de 20 de septiembre de 1990, Ye [AN SEC RETAR JA > ponen Prejudicial recaida en el Proceso 399-1P-2015 de 28 de noviembre de 2016.
Proceso 508-1P-2018 preeminencia — la aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo?. 1.8. Como se puede apreciar, el principio de preeminencia o aplicación preferente involucra que la normativa comunitaria debe prevalecer sobre cualquier disposición nacional o intemacional a la que se encuentren vinculados los Países Miembros.
La aplicación de este principio constituye un requisito sumamente relevante para la consolidación de construcción integracionista y los fines y objetivos del Acuerdo de Integración Subregional Andino. 1.9. Corresponde atender a los criterios expuestos en la presente Interpretación Prejudicial respecto a la primacía del derecho comunitario andino, teniendo en cuenta su aplicabilidad preeminente sobre el ordenamiento interno de origen internacional de los Paises Miembros.
La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial: Convención de Washington 1.10.En virtud del principio de primacía del ordenamiento comunitario, explicado precedentemente, el ordenamiento comunitario deviene en imperativo y prevalece sobre toda norma de derecho interno de origen internacional de los Países Miembros, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno o internacional. 1.11.
Las referidas características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el Artículo 4 (antes el Artículo 5) del Tratado de Creación del Tribunal? impone a los Países Miembros dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el Artículo 1 del Tratado; y la obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación. 1.12.
Adicionalmente, el principio de primacía del ordenamiento comunitario se sustenta en el principio de autonomia del mismo, que presupone la de la Comunidad Andina para formular su propio ordenamiento, y que deriva, a su vez, de la transferencia de atribuciones que los Países Miembros hicieran a la Comunidad Andina, en ámbitos específicos como el de la propiedad industrial.
A causa de la citada transferencia, y en los ámbitos 9 Ibidem. Tratado de Croación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.- A UN 2 Artículo 4.- Los Palses Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad A Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a de has normas o que de algún modo obstaculice su aplicación".
Proceso 508-1P-2018 en que ella se produzca, los Paises Miembros quedan limitados por propia iniciativa en el ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia, quedan impedidos de dictar providencias o contraer compromisos, aun de alcance internacional, que menoscaben o contrarien el ordenamiento comunitario??, 1.13.En este contexto, cabe recordar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Paises Miembros, sea este de origen interno o internacional, sino del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Asi, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —tanto el primario como el derivado— no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional de dichos países. Por lo tanto, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial: Convención de Washington, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales. 1.14.En virtud de los referidos principios de autonomia y primacia del Ordenamiento Comunitario, las normas que lo integran —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países Miembros.
En consecuencia, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De allí que la Comunidad Andina, si bien no se encuentra vinculada por los tratados o acuerdos que celebren individualmente los Paises Miembros, como es el caso de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial: Convención de Washington, puede tomarlo como una referencia, ya que los cuatro Paises Miembros son parte del mismo'?. 1.15.De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, se debe tener en cuenta que el principio de primacía del Ordenamiento Comunitario sobre las demás normas de los ordenamientos nacionales, de origen nacional o internacional, no obsta para tomar como referencia los tratados celebrados por los Paises Miembros, siempre que no sean contrarios ni menos caben el Ordenamiento Comunitario.
La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe NIKE INC. solicitó que se declare la nulidad de la marca DRY-FIT (denominativa) por mala fe en la solicitud del registro, Por consiguiente, «De mado referencial, ver Procesos 34-AI-2001 del 21 de agosto de 2002 y 1-Al-2001 del 27 de junio 1 de 2002. s Y my SNS SN YS eS Proceso 508-1P-2018 resulta pertinente analizar el presente tema. 2.2.
El segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, establece lo siguiente: “Artículo 172.- ( ) La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 0 cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado." (y (subrayado propio) 2.3.La nulidad relativa, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, puede ser iniciada de oficio o por cualquier persona interesada, y ante cualquiera de los siguiente dos supuestos: (1) El primero está referido al registro otorgado que contraviene alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486.
(ii) El segundo está referido al registro otorgado que ha sido formulado de mala fe. 2.4. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico.
El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio*?. 2.5. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.
Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. 2.6. 2 2.8. 2.9.
Proceso 508-1P-2018 Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal!!. Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe.
Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las especificas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo**, Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.
Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca!*, La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento juridico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado””. 2.10.La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas 2:11 las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que la autoridad nacional competente, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y, en consecuencia, establecer la nulidad del registro de marca??,.De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe.
En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros**. 2.12.
El análisis que se realice debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es Ibidem. Véase, de modo referencial, el Proceso 12-1P-2015 del 21 de agosto de 2015. Véase, de modo referencial, el Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015. e, de modo referencial, el Proceso 12-1P-2015 del 21 de agosto de 2015.
Véase, de modo referencial, el Proceso 87-IP-2015 del 13 de mayo de 2015. 7) Proceso 508-1P-2018 decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo?. 2 13.Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por via de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio.
Por tal razón, se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.
Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente”'. 2 14.En consecuencia, el Tribunal advierte que, si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraria así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 2.15.
De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si la solicitud de registro de la marca DRY-FIT (denominativa), incurrió en la causal de nulidad relativa referida a la solicitud de registro presentada de mala fe, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486. 3. Lamarca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 3.1.
Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce la marca notoria DRI-FIT (denominativa), se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición 3.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Va DEF Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de VAS “4533, los signos notoriamente conocidos. pa AN le e NN. *] - [, SECRETARIA ¡ ue.
No, 25 / Ibidem. o. 10 Proceso 508-1P-2018 3.3. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido", 3.4.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente”? b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada 3.5.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
O, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”. Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada.
La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente”. e El Articulo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los circulos empresariales que actúan en giros relativos al lipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida practicamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de nsumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el ¿producto o servicio identificado por la marca renombrada. = 41 Proceso 508-1P-2018 La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.
Basta que sea notoria en un pais miembro para que reciba una protección especial en los otros tres paises miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina asi no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro”.
Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente?*.
Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”.
Y es que los "hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba”. La marca notoria extracomunitaria?B no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo?. » Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro pais miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada. 26 La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos O servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario). 2! En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial, Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su fitular pruebe su notoriedad —on algún país de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Articulo 228 de la Decisión 486.
A No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina. 4 DE Sa Ja UE La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a p A f, Va E) E AÑ los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo, [ Y ON / E $1 Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir - ¿TARÍA | registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el l Ss Ñ ES NO 2/ 12 IN ts O // XÁU DY Proceso 508-1P-2018 Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.
En relación con los diferentes riesgos en el mercado 3.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 3.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 3.6.2.
En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 3.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 3.6.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido. ' Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la Fe DE y US posición empresarial. y MH /20 Que ' Ur y” e || examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar [> SECRET ARIA > || el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de | q apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo Wa) >/ sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. Y o ) ta S, Sy) 13 Proceso 508-1P-2018 3.7.
Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Prueba de la notoriedad 3.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 3.9.
El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) b) c) d) Y) 9) h) D Kk) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, fanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigiledad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero". 14 Proceso 508-1P-2018 dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 3.11.
El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular. La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias 3.12. En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada?! como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, asi como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas. 3.13.
Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro asi no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas, pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que, tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.
En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. 3.14.Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486.
Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no esta no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación*?, 2 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016. id Que expresamente no se encuentra regulada en la Decisión 486..- L pr DE y SS Como afirma Gustavo León y León: “Aunque la nonnativa comunitaria andina no trae alguna ] ESA disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistomálica y teleológica de la Q> £'horma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoría está exceptuada de la carga $ Ye uso impuesta para el resto de los signos distintivos." (LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arluro. - SECRET ARIA recho de Marcas en la Comunidad Andina.
Análisis y Comentarios. ECB Ediciones S.A.C. — sE Z pomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 469) a su vez a los 2) S Y) 15 SN e, > = Proceso 508-1P-2018 3.15. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina. 3.16.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá 4.1. determinar si la marca DRI - FIT (denominativa) cuyo titular es NIKE, INC, era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo DRY-FIT (denominativa), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. Respuesta a la pregunta de la Sala consultante Antes de dar una respuesta a la pregunta formulada por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
¿Qué criterios se deben tomar para determinar si existe mala fe? Para dar respuesta a esta pregunta el consultante deberá remitirse a lo mencionado en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 6484-2015-0-1801-JR-CA-23, la que siguientes dos autores, en la misma línea de pensamiento, * Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes.
Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaría exenta de la carga de su uso en el país ( ) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486%". “540 Metke Mendez, Ricardo, *El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, en Revista de Estudios Sociojurídicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107".
“Si bien es suficionte para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de permitirio fa norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado.
Siendo SS más específicos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues (y este está acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que Sy tá identificado con la marca de su preferencia**”. Torres Salinas, Carlos. "¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de » una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada”, en Law Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semestral, z | Enero de 2013, p.8.” )/ 16 Proceso 508-IP-2018 deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hug j ómez Ápac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. | | ) | J | DIN | A NA Hugo Ramiro Gómez Apac Luis Felipe Aguilar Feijoó IDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Z Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación par Es la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ke) ( (y) ls - l E egcrerarla PROCESO 508-1P-2018 | Ma <q No E 17 Y 4