PROCESO 571-IP-2016 — Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de diciembre de 2018 Proceso: 571-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 121/2013 Referencia: Infracción de derechos de Propiedad Industrial Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 446/2016, de fecha 21 de septiembre de 2016, recibido vía courier el 10 de noviembre de 2016, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136, 140, 144, 154, 155, 238 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y los Artículos 81, 82 Literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, fin de resolver el proceso interno N* 121/2013, y;

El Auto de 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: LAVASECO UNIVERSAL LIMITADA Demandado: VICEMINISTERIO DE COMERCIO Y EXPORTACIONES DEL ESTADO E PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y Proceso 571-1P-2016 B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, se desprende que los temas controvertidos en el proceso interno son: 1.

La presunta infracción de derechos de propiedad industrial por el uso de la denominación "LAVASECO" en el signo RAPID SERVICE LAVASECO EN 1 HORA (mixto) por parte del señor PEDRO MANUEL YAÑEZ LEON, al ser similar a la marca LAVASECO UNIVERSAL (denominativa)! registrada previamente a favor de LAVASECO UNIVERSAL LIMITADA. 2. La negativa de la acción por infracción propuesta por LAVASECO UNIVERSAL LIMITADA toda vez que la autoridad nacional competente consideró que el término "LAVASECO" que forma parte de la marca registrada LAVASECO UNIVERSAL (denominativa) de titularidad de la demandante, es un término genérico y de uso común, por lo tanto, débil, en tal virtud la titular no está facultada para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación con otros elementos.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Articulos 136, 140, 144, 145, 155, 238 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y los Artículos 81, 82 Literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de los cuales únicamente se interpretará el Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? para tratar el tema de acción por infracción por el uso de signo idéntico o similar en el comercio. z Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.;

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a. aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales óste se ha registrado; o sobre los envasos, envolturas, embalajes O acondicionamientos de tales productos; b. suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado O colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajos o acondicionamientos de tales productos; c. fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros matenales que reproduzcan O contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales materialos; d. usaren el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del rogistro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; E Fa. usaren el comercia un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de = 4, Soualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño " stonómico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor (y rata o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de IE la marca o de su titular; [[” SECRETARIA >| 1.4;

M2 Proceso 571-1P-2016 De oficio se interpretará los Literales f) y g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, para tratar el tema de los signos de genéricos y de uso común. No se interpretarán los Artículos 136, 140, 144, 145, 238, 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ni los Artículos 81, 82 Literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debido a que no son objeto de controversia las causales relativas de irregistrabilidad; la fecha de presentación de la solicitud; los requisitos de forma de la solicitud; la acción por infracción y su prescripción; las causales absolutas de irregistrabilidad contempladas en la Decisión 344 y el legítimo interés para presentar observaciones a la solicitud de registro de un signo. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos.

Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común. Respuesta a las preguntas de la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.

El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto”.

El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: f. usarpúblicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio." Decisión 486 do la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-) f) consistan exclusivamente en un signo O indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se lrate;

E 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del ( Ze producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; a G Proceso 571-1P-2016 “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sín su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes O acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos O servicios, cuando ello pudiese causar al litular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, O por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca O de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". 1.3.

Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la 1.4. demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes caracteristicas”: Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el pa 5. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. [[- SECRETARIA ”| Proceso 571-1P-2016 consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: (1) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.5. El Literal a) del Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto Il: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. - Supuesto lll: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. > E S z Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto Es Es titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que distingue | o signo idéntico O productos aplicada O productos. semejante directamente | colocada con una Supuesto | sobre productos. marca o signo idéntico o semejante sobre productos.

E Es filular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que distingue | o signo idéntico O servicios aplicada O servicios. semejante sobre | colocada con una Supuesto Il productos vinculados a | marca o signo idéntico o los servicios que | semejante sobre distingue la marca | productos vinculados a p protegida. los servicios que Proceso 571-1P-2016 distingue la marca protegida.

Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización?. Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta, 1.7.

Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento.

Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito”. 1.8.

El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca_con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: suprimir o modificar la marca con fines comerciales 2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de fa RAE.

Definición de acondicionar: *4, tr, Dar cierta condición o calidad. 2. tr. Disponer o preparar algo de manera adocuada. Acondicionar las calzadas. 3. tr. climatizar. 4. tr. Móx. y Ven. Entrenar a un deportista. 5. tr. Ven. Adiestrar a un animal. == 73. 6. pri. Adquirir cierta condición o calidad.” pu DE 7 xyConsulta: 12 de noviembre de 2018). y PAN (EÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo.

Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y ad Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372. Disponible en: http//dle.rae.es/?id=0Y0i8Fo cr SECRETARIA 0) 6 y O Proceso 571-1P-2016 después de que se hubiese aplicado O colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto !l: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. - Supuesto Ill: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto Es titular de una marca | Suprime o modifica | Marca protegida para que distingue | después de que se supresiones o productos. hubiese aplicado o | modificaciones después colocado la marca o | de que hubiese sido signo idéntico o | aplicada o colocada con semejante una marca 0 signo directamente sobre | idéntico o semejante productos. sobre productos.

Supuesto 1 a 19. En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho e - ¿exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, inadificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores 7 Proceso 571-1P-2016 inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado?. 1.10.

Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones: - Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 1.11.El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros. 1.12.

La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada. 1.13.A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacias con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirian una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo Artículo. 1.14.

La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 4.15.

Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado. SS AL Dg 16: Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar AS ES AN y A EÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo.

Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y SEr ñ i 3 ! SEC RETARIA ps: Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372, 8 1.17. 1.18. 1,19. Proceso 571-1P-2016 la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora.

Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, asi como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber: (1) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.

(ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (iii) Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales.

Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición”. 1.20.De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad 1.21. 1.22. proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio.

En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos.

La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final. Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor'” con el titular Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 539-1P-2016 del 11 de mayo de 2017.

De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. Proceso 571-IP-2016 de registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) Eluso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”.

Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 1,23.Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión*!. 1.24.

En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente: “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados ES desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo O mi EZ Y Y ” De“modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 101-1P-2013 del 22 de e. mayo de 2013. [[F SECRETARIA ”| 10 Proceso 571-1P-2016 caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.” 1.25.La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. 1.26.Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica!?, a saber: a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa.

Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin. 1.27.Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. 1.28.

Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho “Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Victor Sebastián, La Presenpción de las Infracciones DE, y, 34 Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

En: Revista "Derecho 8 ciedad", editada por la Asociación Civil Derecho £ Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N* 37, pp. 268 y 269. 011 y 1 Proceso 571-1P-2016 el 11 de enero de 2018. 1.29. En cambio, respecto del plazo de cinco años!?, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos: - Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. - Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. - Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. 1.30.Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial.

Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial, La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado. 1.31.El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho.

Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción. 1.32.

Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años. 1.33.En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede Y, 3 3 UsEstas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Articulo /2 ps 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de / pe ldSáfciones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren ll > SECRE TARIA O de mala fe,: 12 Proceso 571-1P-2016 acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción. 1.34.El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento.

Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia O demanda. 1.35. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, asi como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 1.36.

Si la coexistencia pacifica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraria la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraria la infracción. Acción por infracción de la marca notoriamente conocida 1.37.

El Literal e) del Artículo 155 de la Decisión 486 se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida. Establece que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca.

Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir. 1.38. En cuanto al riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca notoriamente conocida (e incluso con la renombrada), la doctrina ha manifestado lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el = debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de 4¿Japropia eficiencia”*.

A 4, ERA RT MONTEAGUDO, Montiano. La protección de la marca renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283. A 13 Proceso 571-1P-2016 1.39. En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el “aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 1.40. Por su parte, la disposición contenida en el Literal f) del Articulo 155 de la Decisión 486 extiende la protección de las marcas notorias frente al uso, aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin autorización. 1.41.

En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a sancionar dicha conducta. 1.42. Así, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales. 1.43.El Artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma norma, entre otros: a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) Emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 1.44.

Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior. f, «E fas En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente NY conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se (5 e reállce de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que SECRETARIA ”|| z 14 Proceso 571-1P-2016 pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, sí vulnera otra de las funciones de la marca. 1.46.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del jus prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma!”, 1.47.Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que "su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”*S. 1.48. Para los casos específicos de infracción de un signo notoriamente conocido establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo contemplado por el Artículo 232 de la Decisión 486 establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso.

"Artículo 232- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.” 1.49.Para efectos de computar el termino de cinco años consagrados en la norma, se deben tener en cuentas las reglas descritas en los párrafos 1.29 al 1.34 de la presente interpretación prejudicial 1.50.Es importante destacar que las acciones de infracción contra un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribirán cuando las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe conforme lo dispone el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.51.En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para 8 DES. se -De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de “gdiciembre de 2015, NI /Q QA AN Mr] Y os dEUdo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 37-IP-2015 del 13 de mayo E de2015.

SECRETARIA? | Proceso 571-1P-2016 perpetrar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 2.

Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común 2.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso la autoridad nacional competente rechazó la acción por infracción iniciada por la demandante en virtud de que consideró que el término "LAVASECO" que forma parte de la marca registrada LAVASECO UNIVERSAL (denominativa) es un término genérico y de uso común, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 2.2.

Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; 2.3. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohibe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio, No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate'”. 2.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por si sólo pueda servir para identificarlo??, 2.5.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o pp propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para 16 Proceso 571-1P-2016 distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza??. 2.6.

De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.-) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(JP 2.7. Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca??, 2.8. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto?'. 2.9.

En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 3.

Respuesta a las preguntas de la Sala consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido = Abjdem. Ñ Ver Intetpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015 del 23 de junio de 2016. | pp Ss EC RÉTA ¡Desmodo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 17 Proceso 571-1P-2016 y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 3.1.

¿La normativa andina de propiedad industrial tiene como base fundamental evitar inducir a error o confusión al consumidor? Si. 3.2. ¿Qué se entiende por confusión en materia de registro de marcas? El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”?.

El Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula que no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. 3.3.

¿Cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta para evitar confusión en el registro de marcas? Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa A su vez, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las reglas para el cotejo de marcas. 3.4.

¿para evitar confusión debe prevalecer el derecho del titular o el derecho del consumidor? =, PAE RS Para evitar el riesgo de confusión se debe tener en consideración tanto el ga US y recho del titular como el derecho del consumidor, debido a que el régimen | | F= SEC RET Proclso 85-1P-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 18 Proceso 571-1P-2016 de propiedad industrial tiene como eje fundamental establecer un equilibrio entre los derechos. 3.5. ¿Qué se entiende por identidad de marca? Hace referencia a la coincidencia total de los elementos denominativos y/o gráficos a la de dos marcas a la hora de realizar un análisis comparativo entre las mismas. 3.6.

¿Qué se entiende por distintividad? La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.? La distintividad tiene un doble aspecto:?* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 3.7.

¿Cuáles son las características de un signo distintivo? Los signos distintivos tienen como característica esencial identificar actividades, servicios y productos en el mercado de los demás de su misma especie, dependiendo de su naturaleza. Son perceptibles por lo sentidos y son indicativos de un origen empresarial. 3.8. ¿Qué se entiende por similitud ideológica? La similitud conceptual o ideológica se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 3.9.

¿Si no se configuran la similitud y semejanza entre los signos, es posible la coexistencia de marcas registradas? Puede darse la coexistencia de dos signos en el mercado si entre los mismo no se presenta similitud o semejanza alguna, de acuerdo a los criterios ns 2 “Ver interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. l “] HN pz 0” y Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. - SECRETARIA ”| l 19 Proceso 571-IP-2016 señalados en la presente Interpretación Prejudicial 3.10.

¿Qué se entiende por marcas notorias? El Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.? b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises Miembros. c) Lanotoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 3.11.

¿Cómo se acredita una marca notoria? La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano Lo El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber;

A _ a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se Í, pl DE 7 > aplique. Y S Y, Do Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo Re») g> e y, de productos o servicios a los que se aplique. ' E c) “Li Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, [ us SECRETARIA ? actividad, productos o servicios a los que se aplique. 20 Proceso 571-1P-2016 internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de podidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, ) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

J los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero." En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular?*, 3.12. ¿Cuál es la ponderación entre una marca notoria y una nueva marca? La Decisión Andina no contempla criterios de ponderación entre una marca notoria y una nueva marca. 3.13. ¿Qué debe entenderse por indicios razonables de competencia desleal? Indicio razonable significa que es probable la existencia de la comisión del acto de competencia desleal. 3.14.

¿Qué se entiende por confusión con relación al establecimiento? No es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado SE o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones Y a OS carece de fuerza distintiva. Los establecimientos de comercio están (> €) EN pS Z | id 20 so esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016.

F SECRETARIA MN S ) We) 1 21 Proceso 571-1P-2016 identificados en el mercado mediante los nombres comerciales, razón por la cual, según lo regulado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no será registrable una marca que cause riesgo de confusión con el nombre de un establecimiento de comercio, siempre y cuando tenga esta ultima un derecho prioritario. 3.15.¿Qué se entiende por nombre, nombre descriptivo y nombre compuesto? Entendiendo que la pregunta va dirigida a establecer qué se entiende por nombre comercial, El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “( ) cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantiP.

El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario.

Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento. Los nombres comerciales descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar?*.

Por último, el nombre comercial compuesto es aquel que se encuentra conformado por diversos elementos denominativos. 3.16. ¿Si el signo LAVASECO UNIVERSAL LIMITADA” tiene similitud o semejanza ortográfica, fonética e ideológica con el signo RAPID SERVICE LAVASECO EN 1 HORA? La Autoridad Nacional, teniendo en cuenta los criterios desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal Andino en el cotejo marcario deberá determinar si entre los signos cuestionados existe similitud o semejanza. 3.17.

¿Pueden ser considerados confundibles signos, aunque visual O fonéticamente sean similares, induciendo a error al público consumidor? _La Autoridad Nacional, teniendo en cuenta los criterios desarrollados por la Us jurisprudencia del Tribunal Andino en el cotejo marcario deberá determinar si “gntre los signos cuestionados existe riesgo de confusión en inducen a error al público consumidor.

SECRETARIA 4 o] > (9) 23 De modo referencial, ver Proceso 336-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015, Proceso 571-IP-2016 3.18. ¿Cuándo se da la existencia de infracción a los derechos de propiedad? Con el fin de dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante debe remitirse a lo señalado en el tema 1 del apartado E de la presente Interpretación Prejudicial en específico a los párrafos del 1.7 al 1.23. 3.19.

¿Cuándo se da la infracción de uso de marca? Con el fin de dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante debe remitirse a lo señalado en el tema 1 del apartado E de la presente Interpretación Prejudicial en específico a los párrafos del 1.7 al 1.23, 3.20, ¿Puede permitirse el uso de una marca cuando ya existe un registro similar de otra, existiendo relación y vinculación económica en las empresas? La autoridad nacional competente deberá analizar en el caso en concreto, si es posible que exista dicha coexistencia. Dentro de un grupo empresarial, o empresa con vinculación económica, es natural que las marcas sean Similares unas entre otras, independientemente de que exista una familia de marcas o marcas derivadas.

A su vez, es necesario que el consultante tome en consideración lo contenido en el segundo párrafo del Articulo 158 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.21. ¿Puede causar confusión en el consumidor las marcas similares en nombre sean mixtas o denominativas, más aún cuando se tratare de una marca que pertenece al mismo rubro de limpieza de ropa? Al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial*, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos?*: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen nn una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto A pLDES ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. e) RS D > E Ls 28 Ve erprotación Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015. 8 ) Y! a A Y Ñ SECRETA RI yr Siejorocctación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. t, EN 23 S o Proceso 571-1P-2016 (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.22 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. +.

Porlo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. > Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. mn REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de lexema: *1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticalos; p. €j., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej, terr, en enterráis.” Disponible en: htip://dle.rae.es/?id=NCut6TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018). REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de morfema: =1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -S, -er0. MS (m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: a, primera, y número, plural" Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 08 de Gpo de 2018). 24 Proceso 571-1P-2016 (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.22.

¿Es posible apropiarse de una palabra como ser LAVASECO, por una empresa que alega que se trata del derecho a su marca? La Autoridad Nacional competente deberá determinar si concede un derecho exclusivo sobre la expresión objeto de análisis y establecer si es de uso común frente a los productos que se pretenden amparar, debido a que los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 3.23.

¿Si son concurrentes de confusión entre marcas: 1) la inclusión de DE a! y pe Q pr mn == Hr] MN productos en una misma clase, 2) la utilización de similares canales de comercialización, 3) mismos medios de publicidad, 4) relación o vinculación entre productos, 5) uso conjunto o complementario de productos, 6) partes y accesorios, 7) mismo género de los productos, 8) misma finalidad, 9) intercambiabilidad de los productos? Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos 12 sustitutos entre sí. ) pi | * 25 b) Proceso 571-1P-2016 La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la IN tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o 26 Proceso 571-1P-2016 la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g.. candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De alli que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se deberá analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 121/2013, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. NU -— Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero, MAGISTRADA MAGISTRADO 27 MAS IV SECRETARIA >| Proceso 571-1P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Vergara Quintero Luis Felipe; Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. |. PROCESO 571-IP-2016 | Yo Y > 9” A EN Pp 28