TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de junio de 2019 Proceso: 711-1P-2018 Asunto; Interpretación Prejudicial Consultante 5 Tribunal — Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador Expediente de origen: 149790 Expediente interno del consultante 5 17811-2016-01034 Referencia j Signos involucrados: FREEZETONE (denominativo) / FREEZETONE (mixto) Magistrado ponente;
Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio N* 04083-S-TDCA-DMQ-2018 del 3 de diciembre de 2018, recibido fisicamente el 12 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, solicita Interpretación Prejudicial del Literal h) del Artículo 136, y los Artículos 137, 150, 154, 258, 259 y 273 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 17811- 2016-01034; y, El Auto del 24 de enero 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
Proceso 711-1P-2018 ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Colombia Industrial 8: Automotriz S.A.S. Demandados: Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual —IEPI— de la República del Ecuador Presidente del Comité de Propiedad Intelectual del IEPI Vocales de la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual del IEPI Tercero interesado: Freezetone Products, Inc. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos en el proceso interno son los siguientes: Si el signo FREEZETONE (denominativo)' resultaría confundible con la marca FREEZETONE (mixta)? toda vez que durante varios años Colombia Industrial £ Automotriz S.A. actuó como distribuidor de los productos FREEZETONE fabricados por Freezetone Products, Inc., lo que prueba la existencia de una relación comercial entre dichas empresas.
Si la marca FREEZETONE (mixta) tendria la calidad de notoriamente conocida. Si la solicitud de registro del signo FREEZETONE (denominativo) constituiría acto de competencia desleal en contra de Freezetone Products, Inc. Si la denominación del signo FREEZETONE (denominativo) solicitado a registro constituiría un nombre de fantasía. Si existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto.
Solicitado a registro para distinguir productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza. Solicitado a registro para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 | Proceso 711-1P-2018 NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Literal h) del Artículo 136, y los Artículos 137, 150, 154, 258, 259 y 273 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, de los cuales únicamente se interpretarán el Literal h) del Artículo 136, y los Artículos 137, 258 y 259 de la citada Decisión, por ser pertinentes.
No procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que en el proceso interno no se discute sobre el inicio del examen de registrabilidad, No procede la interpretación del Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; toda vez que la controversia no versa sobre el derecho al uso exclusivo de una marca.
No procede la interpretación del Artículo 273 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; toda vez que la controversia no versa Jar DE Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en ol comercio afectara indebidamente un derocho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, translileración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualosquiera que sean los produclos o servicios a los que so aplique el signo, cuando su uso fuese suscoptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese lercero o con sus productos O Servicios; un aprovechamiento injusto del prostigio del signo; o la dilución do su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que lo permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar O consolidar un acta de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.
“Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o sí no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegaloría dol registro de la marca mediante resolución.” “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo do una marca se adquirirá por ol registro de la misma ante la respectiva oficina nacional compotente.* "Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.* “Artículo 259.- Constituyen actos de competoncia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientos: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ojercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos a la actividad industrial o comercial de un competidor; o, 0) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudioren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos,” “Artículo 273.- Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del rogistro de la Propiedad Industrial.* [e * 2 Ud o 5 | SECRETARIA No, S Proceso 711-1P-2018 sobre el órgano competente.
De oficio se interpretarán el Literal d) del Artículo 136 y Artículos 151, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, a fin de desarrollar, en primer lugar, el tema de irresgistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente Docisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (-) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiora originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitanto sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente aulorizada por el titular do! signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; *Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros ulilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados exprosamente” “Artículo 224.- Se entiendo por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal on cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemento de la manera a el medio por el cual se hubiese hecho conocido." “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad do un signo distintivo, se lomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplilud y oxtensión geográfica de su ulilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; €) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquior País Miembro, incluyendo la publicidad y fa presentación en ferias, exposiciones tu otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) ol valor de toda inversión efectuada para promoverio, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa lilular on lo que respecta al signo cuya notoriedad se aloga, tanto en el plano intemacional como en el dol Pais Miembro en el que se pretendo la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas an obtener una franquicia O licencia del signo en determinado territorio; 1) faexistencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en ol País Miembro en que se busca protección; i) los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigúedad de cualquier registro O solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en ol extranjero.” 4 Proceso 711-1P-2018 autorizado por el titular, en segundo lugar, abordar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, en tercer lugar, complementar el tema de la notoriedad de la marca.
D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos. 3. Lamarca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. 4.
Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal. 5. Marcas de fantasia, 6. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 4. Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular 4.1.
Freezetone Products, Inc. argumentó que el registro del signo FREEZETONE (denominativo) no debió solicitarse al encontrarse dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el literal d) del Artículo 136, toda vez que durante varios años Colombia Industrial £ Automotriz S.A. actuó como distribuidor de los productos FREEZETONE fabricados por Freezetone Products, Inc., lo que prueba la existencia de una relación comercial entre dichas empresas. 1.2.
En atención a lo anterior, resulta pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486, especificamente la causal de irregistrabilidad prevista en su literal d), cuyo tener es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; 1.3.
El Tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre este tema señalando que la prohibición de registro contemplada en el literal d) del Artículo 136 D pr E US 5 Y 3 ñ SO Be ( PAN (e: ON ha 177 Lea] E = Po a > y Proceso 711-1P-2018 1.4. 15. 1,6. 1.7. establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.
Es importante destacar que la citada causal relativa de irregistrabilidad opera incluso en los casos en los que la marca se encuentre registrada en el extranjero y no únicamente en alguno de los paises miembros. En estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado*. Por otro lado, este supuesto de irregistrabilidad constituye también una causal de nulidad relativa al registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.
Lo que se busca cautelar es el derecho del titular legítimo de la marca frente a quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular. Del mismo modo, pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión o de asociación?.
En ese sentido, se deberá verificar si la conducta acusada incurre o no en el supuesto contemplado en el literal d) del Artículo 136, verificando, conforme se ha explicado en líneas anteriores, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos de una casa comercial, debidamente autorizada por esta”; y por distribuidor, al encargado de distribuir los productos elaborados por una empresa, quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse?.
Asimismo, para la configuración de esta prohibición o causal de nulidad relativa, la condición de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido deberá ser fehacientemente acreditada dentro del proceso interno?. No basta la sola afirmación, sino que se deberán presentar los medios probatorios pertinentes que otorguen a la autoridad los elementos suficientes de juicio Y 7 Elo sec > i RETARIA Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 48-1P-2012 del 6 de junio de 2012 y 547-1P-2015 del 9 de septiembre de 2016.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 547-1P-2015 del 9 de septiembre de 2016. Real Academia de la Lengua Española. “Diccionario de la lengua española”, Edición del Tricentenario; “representante”, tercera connotación. http://dle rae.es (Consulta: 2 de abril de 2018). Ver Interpretación Prejudicial 48-1P-2012 del 6 de junio de 2012, ni Ver Interprotación Prejudicial recaída en el Proceso 48-1P-2012 del 6 de junio de 2012 y 547-1P-2015 "Adel 9 de septiembre de 2016. a ? 1 ra Proceso 711-1P-2018 1.8.
Ls 2.2. 2.3. 2.4, para verificar la causal enunciada?. Resulta pertinente señalar que el supuesto contemplado en el literal d) del Artículo 136, se encuentra relacionado con la disposición prevista en el segundo párrafo del Artículo 172, que establece que procede la nulidad relativa de un registro de marca cuando se haya concedido en contravención de lo dispuesto en el Articulo 136 o cuando haya sido solicitada de mala fe.
Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado FREEZETONE (denominativo) y la marca FREEZETONE (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.!* Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.!? Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.!* 17] Ver Interpretación Prejudicial 547-1P-2015 del 9 de septiembre de 2016.
Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013. E 3¿Aver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016, NIN Proceso 711-1P-2018 TD E e persona, primera, y número, plural” Disponible en; hitp-//dle rae.es/?id=Polt8¡2 (Consulta: 08 de IEROS E 05 z r 2D, En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial'*, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos!*: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario". Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deportivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.*” Si los signos en conflicto comparten un lexema o ralz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 544 15 Y Ver Interpretación Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015.
Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario do la RAE. Definición de lexema: “1. m. Ling Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfomas gramaticales, p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej. terr, en enterráis” Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018).
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de morfema: =1. m. Gram. Unidad minima sislablo en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -05S. 2, m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. 0j., de, no, yo, el, -af, -S, -er0. 3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: - noviembre de 2018), 8 Proceso 711-1P-2018 2.6, 31. 3.2. 1 DE y P Us a Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..
Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado FREEZETONE (denominativo) y la marca FREEZETONE (mixta).
La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce la marca notoria FREEZETONE, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.
ZA 9 a y Proceso 711-1P-2018 pl 3.3. 3,4, 3.5. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido".
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes caracteristicas: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente**, b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) Lanotoriedad se puede haber ganado por cualquier medio, La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
O, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique**. Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada.
La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente?. 19 7u DE Y ¿Consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el AS El Articulo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 0) Los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Artículo 230 de la Decisión 486. La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de 10 Proceso 711-1P-2018 a 22 23 La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.
Basta que sea notoria en un pais miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un pais miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro?.
Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios, La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente”, Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba.
La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoria general del proceso denomina un "hecho notorio”. Y es que los "hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoría non egent probalione), no son objeto de prueba?.
La marca notoria extracomunitaria?> no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo?, producto o servicio identificado por la marca renombrada Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro pals miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada La marca notoria regulada en la Decisión 488 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de ta fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), asi como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario) En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial.
Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los lérminos de lo establecido en el Articulo 228 de la Decisión 486. No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina. La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a 11 Proceso 711-1P-2018 Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.
En relación con los diferentes riesgos en el mercado 3.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 3.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 3.6.2.
En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 3.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 3.6.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de Uso real y efectivo. Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un pais miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 42 3. 3.8. 3.9.
Proceso 711-1P-2018 que genera el riesgo, ya que esto genera Un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber; “a) b) c) a) e) 9) h) 1) y) k) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en ol del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;
O, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras O almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 40.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, 13 Q pp pe ¡E Proceso 711-1P-2018 deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como asi lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 3.11, El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.
En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular?8.
La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias 3.12. En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada?” como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, asi como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas. 3.13.
Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.
En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. 3.14.Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso vu an 28 aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486.
Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no esta no está siendo usada en el pais miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación.?8 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016.
Que expresamente no se encuentra regulada en la Decisión 486. Como afirma Gustavo León y León: "Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la E JS norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está excoptuada de la carga $ A 14.
L Qr AN SECRETARIA ) x/ e y = >| “y Proceso 711-1P-2018 3.15. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina. 3.16.
En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá 4.1. 4.2. determinar si la marca FREEZETONE (mixta) cuyo titular es Freezetone Products, Inc., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo FREEZETONE (denominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. Marcas de fantasía La Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, sostiene que el término en conflicto FREEZETONE es de fantasía, por lo que es pertinente abordar el tema planteado.
Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio de uso impuesta para el resto de los signos distintivos." (LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo. Derecho de Marcas en la Comunidad Andina.
Análisis y comentarios. ECB Ediciones S.A.C. — Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit. p. 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma línea de ponsamiento. * Por otra parte, la calidad de notoría de la Marca no depende de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes.
Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaria exenta de la carga de su uso en ol país ( ) En esto orden de ideas, puedo considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud do la protección excepcional que le confiero la Decisión 486%." "540 Metke Mendez, Ricardo.
“El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, en Revista de Estudios Sociojurídicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107.* *Si bien es suficionto para legitimar la intorvención dentro de esta acción el presontar una solicitud de registro de una marca similar de la cual 50 pretende su cancolación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de permitirlo la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado.
Siendo más espocíficos, quien se verla afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cierta aplitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia*!”. “541 Torros Salinas, Carlos. "¿Cabe la cancelación do registro por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada”, en Law Reviow, Revista de la Universidad San Francisco de Quilo, Ecuador, publicación Semostral, Enero de 2013, p.8.* 15 Proceso 711-IP-2018 no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.?% 4.3.
Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes. 4.4. En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los productos que identifican. 5, Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal 5.1.
Dado que en el presente caso Freezetone Products, Inc. manifestó que el signo FREEZETONE (denominativo) habría sido solicitado por el demandante con la intención de consolidar un acto de competencia desleal, se procederá analizar este tema. 5.2. El Artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.
Definición de competencia desleal 5.3. Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor?, 5.4.
Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica. Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando: reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización: contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc. 5.5.
El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas. El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una a Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 425-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. => Al respecto, ver Proceso 38-1P-98, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N' 419, ESF de 17 de marzo de 1999.
“EN 3 ON SS 16 E 0 [e + a > SECRETARIA | 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. Proceso 711-1P-2018 mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores.
Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción aerror (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares.
De conformidad con lo establecido en el Articulo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el Artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos O la actividad industrial O comercial de un competidor”.
De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.*! En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. 32 5.10.El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial: es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.33 3 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015.
Ibidem. JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 3. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45. 17 fi / (E Proceso 711-1P-2018 5.11. La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)*.
Veamos en detalle ambos elementos: a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes. b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.
El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe, 5.12.La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo“, 5.13.En el Artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de e] SECRETARI A competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa los siguientes: “a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
O, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naluraleza, el modo de fabricación, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.” JAECKEL KOVÁCS, Jorge y MONTOYA NARANJO, Claudia. La deslealtad en la competencia desleal. Qué es, cómo so establece en las normas, qué se dobe probar y quién la debe probar.
En: Rev. Derecho Competencia, Bogotá, vol.9, N* 9, enero-diciembre 2013, p. 143. SN 18 Proceso 711-1P-2018 5.14, Los actos de competencia desleal por confusión, recogidos en el Literal a) previamente citado, gozan de las siguientes caracteristicas36: 0) (ii) 0) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.
En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos es considerada como una práctica desleal. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.
En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, alos fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que "para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores O empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo, ( ) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicon medios que desvirttúen el sistema competitivo en sí ( )”.
(FLINT BLANCK, Pinkas: "Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Calólica del Perú, Lima, 2002, p. 11912 5 Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-1P-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010. al De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 116-1P-2004 de fecha 13 de enero de 2005. 19 + SE LS TN LEY SS US Q gn % > a) pe > cn” qrt A Proceso 711-1P-2018 5.15.El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos ( ) “8 5,16.
La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaria negativamente los intereses de competidores y consumidores. 5.17.
La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo. 5.18.Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. 5.19, En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 6.
Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 6.1. Se alegó que existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto, lo cual —sumado al presunto riesgo de confusión entre ellos— dificultaria o impediría que el consumidor distinga los mismos; en ese sentido, corresponde analizar este tema. 6.2.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 36 Ver a mado referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-1P-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010. 20 6.3. 6.4.
Proceso 711-1P-2018 486,3 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. *% Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. 39 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, ostablecida por el Arreglo de Niza del 15 do junio de 1957, con sus modificaciones vigontes.
Las clases de la Clasificación Internacional roforída en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni ta disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. * (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Proceso 472-1P-2015 y 4/3-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 21 b) Proceso 711-1P-2018 La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podria asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario, Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 6.5.
Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 6.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.
Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o 22 Proceso 711-1P-2018 la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., UN panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De alli que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 6.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación O conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 17811-2016-01034, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayll n Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 23 Proceso 711-1P-2018 N Hernán par pia Ein Hugo Ramiro Gómez Apa 'TRADO MA De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
"N Hugo'Ramiro Gómez Apac Luis Felipe Ag Aa PRESIDENTE -—— SECRETARIO Ñ Notifiquese a la Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. a RS AS 24 Sl | Po BA yA Ñ [E >] IF SECRETARIA | Y XL 'l Ñ =/ No SN)