A (E 9 [E o SEcnerama> (Elo) TL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de junio de 2019 Proceso: 59-1P-2019 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante - Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente de origen: 14-278018 Expediente interno del Consultante + 11001032400020160032900 Referencia - Signo involucrado: EXCELENTES (mixto) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio N* 0682 del 5 de marzo de 2019, recibido vía correo electrónico el 8 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 de la Decisión A86 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 11001032400020160032900; y, El Auto del 8 de abril de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A, ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Edmundo Acevedo Rueda Proceso 59-IP-2019 Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: Si el signo EXCELENTES (mixto) solicitado a registro para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, tendría distintividad adquirida.
Si el signo EXCELENTES (mixto) solicitado a registro resultaría engañoso. Si el término EXCELENTES es descriptivo en la clase solicitada. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, y) ATINA _NZ_A A Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos quo: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del articulo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, 0 en formas o características impuestas por la naturaleza O la función de dicho producto o del servicio de que se trate; a) consistan oxclusivamente en formas u otros olementos que den una ventaja funcional O técnica al producto o al servicio al cual se aplican; o) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a. osos productos o servicios; 1) consisten exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
(e) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma espocífica; D puadan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las caractoristicas, cualidados o aptitud para ol empleo de los productos o servicios de que se trato; 5 reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo cla confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;
Z/ / Proceso 59-1P-2019 th 1.2. Unicamente procede la interpretación de los Literales e) e ¡), asi como el último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486, por ser pertinente al hecho materia de controversia, a fin de abordar los temas de signos conformados por denominaciones descriptivas, la irregistrabilidad de signos engañosos y la distintividad adquirida.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La distintividad adquirida o “secondary meaning”. Irregistrabilidad de signos engañosos (Marco General). Signos conformados por denominaciones descriptivas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La distintividad adquirida o “secondary meaning” En el presente proceso la SIC señaló que el signo solicitado a registro EXCELENTES (mixto), no tendría distintividad adquirida, es ese sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.
La distintividad adquirida se consagra en el último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (5) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá sor registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente on el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.” 0» ECRETARIA” 1) consistan en una indicación goográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión rospecto a los productos o servicios a los cuales se apliquo; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desdo el punto do vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relalivos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o Pp) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
No obstante lo previsto en los literales b), e), ), 9) y h), un signo podrá sor registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aplitud distintiva respecto do los productos o servicios a los cuales se aplica." UN AN 3 | Proceso 59-1P-2019 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
WT. 1.8. 1.9. El artículo citado establece el fenómeno de la “distintividad adquirida” para obtener el registro de un signo. Si un empresario convierte un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos y/o servicios, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, que la solicitud de registro sea concedida.
El uso como signo distintivo de productos y/o servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto y/o servicio. Por ello, la distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al registro y estableciendo una importante excepción a determinadas causales de irregistrabilidad de carácter absoluto contempladas en el Artículo 135 de la Decisión 486?.
En virtud de la distintividad adquirida, un signo que ab inilio no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado. En otras palabras, signos que inicialmente no tenian aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca.
De acuerdo a lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada: a) Que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el requisito de distintividad, b) Que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado.
Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera únicamente sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los Literales b), €), f), 9) y H), del Artículo 135 de la Decisión 486, Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, se debe prestar especial atención a esta circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo inicialmente, se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado.
El uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso De modo referencial, ver Proceso 388-1P-2015 del fecha 25 de febrero de 2016. Proceso 59-1P-2019 1.10. 2.1. 2.2. debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca se encuentra regulado en el Artículo 166 de la Decisión 486, el cual establece los parámetros en relación con las cantidades de los productos comercializados y servicios brindados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no: a) Naturaleza de los productos o servicios: Este punto es fundamental para determinar el uso real, toda vez que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.
En este sentido, la oficina nacional competente o el juez competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b) Modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.
No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En consecuencia, para que opere la figura de la distintividad adquirida, se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente.
Irregistrabilidad de signos engañosos (Marco General) Dado que uno de los argumentos de la SIC es que el registro del signo solicitado EXCELENTES (mixto) viola lo estipulado en el Literal ¡) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a la interpretación de lo establecido en dicha norma. Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar.
El Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone: <A a >! s/) o y 2,4. 2.5. 2.6. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 1) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
(II Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado. * El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.
La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir, 5 En el presente caso se deberá determinar si el signo solicitado a registro EXCELENTES (mixto) podría o no generar engaño en cuanto las características y propiedades de los productos que identifica. == 3.
Signos conformados por denominaciones descriptivas 3.1. En el presente caso, la SIC señaló que el término EXCELENTES es descriptivo respecto de los productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal sentido, es pertinente analizar este tema. 3.2. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente ps Ver Interpretación Prejudicial 120-1P-2015 de 3 de junio de 2015.
E: Ibidem, y SS % AN » 13 Da A f= ga ZN pz AN pá j >|| ll, SECRETARIA” | la ) O, EJ) Y, > Proceso 59-1P-2019 a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.£ 3.3. El Literal e) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo O indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caractorísticas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo O indicación, incluidas las expresiones laudatorias referídas a esos productos O servicios;
(--J" 3.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de «ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas caracteristicas no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil”. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las particulas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. 3.5. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas caracteristicas llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.$ 3.6.
Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. $ De modo referencial, ver Proceso 338-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. il De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015. $ De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 327-1P-2015 del 19 de == mayo de 2016.
E pr == ! ff Y (5 ol | 6 "a | SECRETAR¡A >| Wo A > A AD". Proceso 59-1P-2019 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020160032900, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. H.]/ pol | L | IS. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO A ] Ñ Hugá Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO — De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. =) | Ad Y Hugd Ramiro Gómez Apac Luis Felipe Aguilar Feijoó. PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
YA) SÓ 8 (e Qs Za (e 5 | SECRETARIA || O Ye Sl SMoan POS Ñ