R arn IL DE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de junio de 2019 Proceso: 249-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de lo Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia Expediente de origen: 160327789 Expediente interno Del Consultante: 11001319900120162778901 Referencia: Infracción de los derechos de propiedad industrial Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio No. C-0921 del 11 de mayo del 2018, recibido vía courier el 8 de junio del mismo año, mediante el cual la Sala de lo Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 155, 157, 158, 224, 225, 226, 228, 230, 231, 232, 234, 243 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 11001319900120162778901; y, El Auto del 07 de septiembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A, ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: World Trade Center Association, Inc. Demandado: Edificio World Trade Center Proceso 249-1P-2018 ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: La presunta infracción a los derechos de propiedad industrial por parte del Edificio World Trade Center, por el uso no autorizado de la marca probablemente notoria World Trade Center (mixta) de propiedad de World Trade Center Association, Inc., y la posible prescripción de la acción. Si el uso del signo World Trade Center (mixta) fue a título de marca.

La indemnización de daños y perjuicios por la infracción a los derechos de propiedad industrial. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 155, 157, 158, 224, 225, 226, 228, 230, 231, 232, 234, 243 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina', los cuales se == registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier torcero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca rospecto de cualesquiera productos a servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el litular del registro.

Tratándoso dol uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se prosumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respocta de cualesquicra productos o servicios, cuando elío pudiese causar al titular dol rogistro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución do la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idóntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombra, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus sorvicios u otras caracteristicas de óstos; siempre que ello se haga de buena fo, no constituya uso a lílulo de marca, y tal uso se límite a propósitos de identificación o de información y no soa capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.” El registro de la marca no confiero a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia O disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca 2 h- G > En) rn Proceso 249-IP-2018 no ses susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos,” "Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. * “Articulo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no aulorizado conforme a este Titulo, sin porjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuosen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del Pals Miembro.” “Artículo 226.- Constiluirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción O transliteración del signo, susceptibles do crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su lolalidad o en una parte esencial, a de una reproducción, imitación, traducción O franstitoración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comercialos, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto do! prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos." “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en considoración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector portinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su ulilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; €) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera do cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que so aplique; d) ol valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y do ingresos de la empresa litular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; ) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contablo del signo como activo empresarial; h) el volumon de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular - del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; 3 NO (3 1 F SECRETARIA (7 Proceso 249-IP-2018 interpretan por ser procedentes, con excepción del Articulo 158 de la Decisión 486 por cuanto no trata el proceso interno de importaciones paralelas, y restringiendo la interpretación del Articulo 155 a los literales d), e) y f) de la norma citada.

De Oficio se interpretará el Artículo 241 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, por haberse alegado dentro del proceso la indemnización de daños y perjuicios. J) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antiguedad de cualquier registro o solicitud do ragístro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” “Articulo 230.- So considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar fa notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del lipo de productos o servicios a los que se aplique; a) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo do productos o servicios a los que se aplique;

O, b) los circulos empresariales que actúan en giros relativos al fipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.” “Artículo 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competento las acciones y medidas que correspondan, Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitacionos provistas en los artículos 157 y 158," “Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la focha on que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.” “Artículo 234.- Al rosolvor sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización do ose signo.” “Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia da la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, €) ol precio que el infractor habría pagado por concepto de una liconcia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido,” “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que ol titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última voz.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 241.» El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: =——-..8y el cese de fos actos que constituyen la infracción; pl D € JJ SS Sa 4 UN Y AN PA sn WN a > on vuLi Pon 1%, LR Proceso 249-IP-2018 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos.

Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. Usos que no requieren autorización del titular de la marca. Criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a Edificio World Trade Center, por el uso de la marca presuntamente notoria World Trade Center (mixta), resulta necesario analizar lo establecido en el Artículo 155 Literales d), e) y f) de la Decisión 486.

El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas RETARIA ” b) la indemnización de daños y perjuicios; €) el rotiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, otiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los matoriales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; 8) la adjudicación en propiedad de los productos, matoriales o medios referidos en el litoral c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evilar la continuación o la repetición de la infracción, incluyondo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en ol literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, 9) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándoso de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no so permitirá que esos productos sean recxportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diforente. Quedarán excoptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización oxpresa del titular de la marca,” 5 > >] | Proceso 249-1P-2018 medidas para el efecto?. 1.3.

El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos oO servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” 1.4.

Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. 1.5. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes características”: a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la 2 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016.

If A [[F SECRETARÍA ” || Proceso 249-1P-2018 | acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial.

Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.6. Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor* con el titular de registro.

A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. ba y mio > SECRETARIA ”|| y O 17. 1.8. 1.9.

Proceso 249-IP-2018 si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión. En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente: “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuyo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez." La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. 1.10.Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina juridica”, a saber: a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa.

Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 101-1P-2013 del 22 de mayo de 2013, Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Víctor Sebastián. La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procadimiento Administrativo Gonoral.

En: Revista “Derecho £ Sociedad", editada por la Asociación Civil Derecho € Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N? 37, pp. 268 y 269. Proceso 249-1P-2018 forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin. 1.11.Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. 1.12.

Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018. 1.13.

En cambio, respecto del plazo de cinco años*, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos: - Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. - Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. - Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. 1.14.Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva > Estas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de las acciones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren a L DE y Aislado de mala fe. > 9 Proceso 249-1P-2018 de infracción de su derecho de propiedad industrial.

Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial. La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado. 1.15.El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho.

Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción. 1.16.Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años. 1.17.En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción. 1.18.El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento.

Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda. 1.19. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido _ enla normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 10 Proceso 249-1P-2018 1.20.

Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraria la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. Acción por infracción de la marca notoriamente conocida 1.21.

El Literal e) del Artículo 155 de la Decisión 486 se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida. Establece que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca.

Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir. 1.22. En cuanto al riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca notoriamente conocida (e incluso con la renombrada), la doctrina ha manifestado lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”?. 1.23.

En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el "aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 1.24.

Por su parte, la disposición contenida en el Literal f) del Artículo 155 de la Decisión 486 extiende la protección de las marcas notorias frente al uso, aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin autorización. 1.25. En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a Lv DE? MONTEAGUDO, Montiano. La protección de la marca renombrada.

Civitas, Madrid, 1995, p. 283. Proceso 249-1P-2018 sancionar dicha conducta. 1.26. Así, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales. 1.27.El Artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma norma, entre otros: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables, 1.28.

Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior. 1.29.En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, sí vulnera otra de las funciones de la marca. 1.30.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del jus prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Articulos 157, 158 y 159 de dicha norma!0, Y “Olciemibre de 2015. pÍA SAN modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de 12 7 Proceso 249-1P-2018 1.31.

Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que "su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”*!, 1.32.Para los casos específicos de infracción de un signo notoriamente conocido establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo contemplado por el Artículo 232 de la Decisión 486 establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso.

“Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado do mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.” 1.33.Para efectos de computar el término de cinco años consagrados en la norma, se deben tener en cuentas las reglas descritas en los párrafos 1.29 al 1.34 de la presente interpretación prejudicial. 1.34.

Es importante destacar que las acciones de infracción contra un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribirán cuando las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe conforme lo dispone el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.35.En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 2.

Lamarca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 2.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce la marca notoria World Trade Center (mixta), se abordará el ze De modo referencial, ver Interprotación Prejudicial recaída en el Proceso 37-1P-2015 del 13 de mayo de 2015. Proceso 249-1P-2018 tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición 2.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XI, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 2.3. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido." 24.

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente??, b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises Miembros. c) Lanotoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada 2.5, De conformidad con lo establecido en el Articulo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; 2 El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a sabor: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. == c) Los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. y NN 14 > 9 AN ESRrFoor; p 14 15 16 Proceso 249-1P-2018 o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique*?, Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente?*, La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.

Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres paises miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro*?.

Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente1S.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso Artículo 230 de la Decisión 486.

La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada. Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada.

La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), asi como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario). 15 2.6.

Proceso 249-1P-2018 denomina un “hecho notorio”. Y es que los "hechos notorios” se conocen de oficio y mo requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba””. La marca notoria extracomunitariat* no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo18, Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 2.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 2.6.2.

En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 2.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el ” 15 En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial. Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Articulo 228 de la Decisión 486.

No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina. La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo. Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoría una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar al caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 16 2.7.

Proceso 249-1P-2018 signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 2.6.4, En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos.

El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 4886 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Protección contra el uso no autorizado de una marca notoria 2.8. Además de las causales de irregistrabilidad señalados uf supra se debe tener en cuenta la protección de una marca notoria contra su uso no autorizado tal como lo señalan los Artículos 225, 226 y 231 de la Decisión 486: Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio do las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

“Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: 17 Proceso 249-1P-2018 a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, €) aprovechamionto injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.” “Artículo 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan, Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158." Prueba de la notoriedad 2.9.

La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 2.10.El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; e) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferías, exposiciones u otros eventos de los productos O servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; 18 Proceso 249-1P-2018 h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;

O, ) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 1) los aspectos del comercio internacional; O, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 2.11.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 2.12.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que 341. 3.2. hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular? Usos que no requieren autorización del titular de la marca En virtud de que Edificio World Trade Center, señala que el uso del signo World Trade Center (mixta) no se ha realizado a título de marca, por lo que se analiza la excepción contenida en el Artículo 157, este Tribunal abordará este tema.

El titular de una marca si bien posee el derecho exclusivo de uso y de impedir que terceros sin su autorización promocionen, vendan, etiqueten, expendan, usen, entre otros actos, su signo, existen limitaciones por las cuales no se requieren de la autorización del titular del signo para usarlo en el mercado, la cuales están contempladas en el artículo 157 de la Decisión 486, el cual dispone lo siguiente: “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio O seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no 70 pte dl, > Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016. 19 SON AN ON OM - Proceso 249-1P-2018 constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.” 3.3.

El primer párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486 permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto de la utilización de dicha marca siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

Siendo ello asi, los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen: a) Su propio nombre, domicilio o seudónimo: Esta limitación responde a la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés del titular del registro y el interés de un tercero en identificarse bajo su propio nombre en el tráfico económico?!, b) Un nombre geográfico.

En este supuesto, nos encontramos frente a la misma necesidad de conciliar intereses de diversa índole; por un lado, el interés particular del titular del registro y; por otro lado, el interés consistente en el uso general de ese nombre geográfico??, c) Cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de estos.

Este último supuesto está dirigido a impedir que los titulares imposibiliten o dificulten la utilización de la referencia a estas indicaciones, restringiendo sensiblemente el libre desarrollo de las actividades empresariales, privando de esta a Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Seminario de la OMPI para los Palsos Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera;

Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial. Documento OMPI/PI/SEM/BOG/02/1, Bogotá, 10 y 11 de julio de 2002, p. 13. - Ibídem. 20 Proceso 249-1P-2018 manera al consumidor de un mecanismo informativo importante?. 3.4. Cualquier de los actos descritos en los párrafos anteriores podrán constituir 73 74 25 26 una excepción al derecho de uso exclusivo sobre la marca, siempre que se cumplan las condiciones de uso contempladas en el precitado Artículo 157, en donde se dispone las siguientes condiciones para la procedencia de la excepción comentada:?* a) Que se haga de buena fe.

Para que un uso se realice de buena fe es necesario que se trate de un uso previo, que existan pruebas suficientes que acrediten el desconocimiento del registro de la marca o que la referencia a la marca ajena sea efectuada proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios?s, En otras palabras, debe ser leal no solo con respecto a los legítimos intereses del titular de la marca sino también respecto del interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.

En tal virtud, el referido uso no podrá constituir un aprovechamiento de la marca registrada, ni ser susceptible de causar la dilución de una marca notoriamente conocida, ni tampoco podrá tener otros fines que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identificación o información?, b) Que no constituya uso a título de marca. En este caso, el uso de la marca en el comercio no puede darse a manera de signo distintivo; es decir, la indicación de la respectiva caracteristica del correspondiente producto o servicio debe limitarse a servir de referencia, por cuanto su uso no debe causar riesgo de confusión respecto de distintivos previamente solicitados o registrados.

En tal sentido, la indicación que identifica o informa acerca de determinadas características de los productos o servicios ofrecidos en el mercado debe ser accesoria o complementaria de eventuales signos distintivos usados en el comercio para distinguir tales productos o servicios. Adicionalmente, toda referencia a un signo distintivo ajeno deberá efectuarse con la diligencia debida para que no se induzca al público a OMPL “Seminario de la OMPI para los Paises Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los de los Derechos de Propiedad Intelectual”.

Op. Cit. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 415-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016, pp. 5-8. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Seminario de la OMPI para los Palses Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual Op. Cit, p. B. De modo referencial, ver Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 69-IP-2000 de fecha 6 de julio de 2001, p. 7. 21 3.5. 3.6.

Proceso 249-IP-2018 error sobre la real procedencia de los productos o servicios?”. c) Que se limite a propósitos de identificación o de información. La indicación debe tener como fin, exclusivamente, la identificación o información de alguna característica del producto o servicio correspondiente. En términos generales, este requisito apunta a que las indicaciones relativas a características del correspondiente producto o servicio deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que deben ser percibidos como tales por los consumidores. d) Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El uso en el comercio de la respectiva indicación no debe generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos.

En tal sentido, se requiere que el uso no sea susceptible de generar un riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de un determinado producto o servicio, por lo que de existir un signo distintivo previamente solicitado o registrado, el uso de la indicación no podria darse a título de signo distintivo. Adicionalmente, el uso tampoco deber dar la impresión de que determinados productos vienen de una empresa o empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos.

Es preciso indicar que las mencionadas condiciones deben presentarse de modo concurrente; es decir, para la configuración de la excepción o limitación objeto de la presente interpretación, es indispensable que el uso en el comercio del respectivo signo, cumpla con todas las condiciones previamente explicadas. Por otro lado, en virtud del segundo párrafo del Artículo 157, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad: a) Anunciar, inclusive en publicidad comparativa; b) Ofrecer en venta; c) Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios Ibídem, 22 pr 3.7. 3.8.

Proceso 249-1P-2018 legítimamente marcados; d) Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada. En relación con el término “anunciar”, en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”, señalando que por "publicidad" “puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica”.28 Asimismo, como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del artículo 157 exige que el uso se haga: (1) De buena fe;

(ii) Que tenga una finalidad informativa; y, (iii) Que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. La noción de “buena fe”, como uno de los requisitos de licitud consagrados por el segundo párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial.

Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial "no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fo.

Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones”.?9 En esa línea, en relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios%, es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la 28 23 30 LDE JAS US 23 058) De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaido en el Proceso 62-1P-2015 del 27 de mayo de 2015.

JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8, Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogotá, p. 45; citado en los Proceso 149-1P-2007 del 23 de noviembre de 2007 y Proceso 137-1P-2009 del 10 de marzo de 2010. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 62-1P-2015 del 27 de mayo de 2015.

Proceso 249-1P-2018 marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado. 3.9. El segundo requisito de licitud —referido a que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público— engloba varios elementos y/o caracteristicas. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o caracteristicas son: i) que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa, ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable; esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados;

¡¡i) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; e, iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones?'. 3.10. Finalmente, el tercer requisito del Artículo 157 alude a que el uso de Una marca ajena (dentro de los parámetros anteriores) no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. Asi, el uso permitido en virtud del Artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión de que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

Asimismo, tampoco debe dar la impresión de que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos*, 3.11.

En ese sentido, en el supuesto del párrafo segundo del Artículo 157 de la Decisión 486, si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero. 3.12. En virtud de lo expuesto, en el presente caso corresponde al consultante verificar si el uso del signo World Trade Center por parte de Edificio World Trade Center se efectuó en cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 157 de la Decisión 486, o si, por el contrario, constituye una infracción al derecho de WORLD TRADE CENTER ASSOCIATION, INC. sobre la marca WORLD TRADE CENTER (mixta). bd Ibidem.

Ibidem. N 24 Proceso 249-1P-2018 4. Criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios 4.1. En el proceso interno que dio origen a la presente interpretación la demandante solicitó indemnización de daños y perjuicios, de conformidad con el Literal b) del Artículo 241, la misma que deberá ser calculada según los criterios establecidos el Artículo 243 de la Decisión 486. 4.2.

El mencionado Artículo establece criterios no exhaustivos que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Este deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. 4.3.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, según el Literal a) del Artículo 243, será indemnizable el daño emergente; es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración de su derecho.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. 4.4. Será igualmente indemnizable el lucro cesante; es decir, las ganancias que el actor habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos.

En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. 4.5. La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de los actos de infracción (Literal b del Artículo 243), y el precio que habria tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido (Literal c del Artículo 243).

“En estos eventos, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. 4.6. En consecuencia, para el otorgamiento de la medida señalada en el Literal b) del Artículo 241 de la Decisión 486, se deberá primero verificar si hubo infracción por parte de la demandada, ante lo cual, y en apego a lo determinado en la norma comunitaria, la autoridad nacional, podrá establecer el monto de la indemnización, sobre los parámetros que fije la nt, DE 7 a 3£/.< Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 116-1P-2004 del 13 de enero de-2005. 25 Proceso 249-1P-2018 ley nacional, en aplicación del denominado principio de complemento indispensable? En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el consultante al resolver el Proceso Interno 11001319900120162778901, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. is Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO AN / de ' > !' Hernán Rodhi Y no Hugo! iro Gómez Apac STRADO MAGISTR De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. au De conformidad con el Principio de Complemento Indispensable, “cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los palses miembros la implementación o desarrollo de aspectos no boo por aquelía, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde ¡ses llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde lu y requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales él regulados manera que ignifiquen, por ejeny una menor lección a los derechos consagrados por la norma Es comunitaria” Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en el Proceso 142-1P-2015 del 24 de agosto del 2015 y en el Proceso 67-1P-2013 del 8 de mayo del 2013. 4 26 % Ñ DN Proceso 249-1P-2018 Hugo Ramiro Gómez Apac Luis Felipe p p ojos ESIDENT JEGRETA Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la eoelila interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 27 TRE S e