TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de junio de 2019 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 256-1P-2018 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador 17811-2013-10959 17811-2013-10959 Signos involucrados DIANITA PROPANSA MI PAN MÁS LOGOTIPO (mixto) / DISEÑO (figura estilizada de la cara de un oso) (figurativo) Hernán Rodrigo Romero Zambrano El Oficio No. 01834-2018-S-TDCA-DMQ-AS del 12 de junio de 2018, recibido fisicamente en la misma fecha, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 81, 82 Literal a) y 83 Literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, Artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de resolver el proceso interno No. 17811-2013-10959 y;

El Auto de 07 de septiembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Proceso 256-1P-2018 Demandante: Grupo Bimbo S.A, de CV. Demandados: Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) de la República del Ecuador Director Nacional de Propiedad Industrial Procurador General del Estado Tercero Interesado; Jairo Juvenal Salamanca Junca ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de tos documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: La nulidad del registro de la marca DIANITA PROPANSA MÍ PAN MÁS LOGOTIPO (mixta), por haberse otorgado en supuesta violación de las prohibiciones relativas de registro marcario contempladas en el Artículo 136, La prescripción de la acción de nulidad propuesta por Jairo Juvenal Salamanca Junca.

La posible confusión entre el signo DIANITA PROPANSA MI PAN MÁS LOGOTIPO (mixto), solicitado por el señor Jairo Juvenal Salamanca Junca, para los productos de ta Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca DISEÑO (¿figura estilizada de la cara de un oso) (figurativa) de propiedad de Grupo Bimbo S.A. de C.V., que protege los productos de la Clase internacional 30 de la misma clasificación. La presunta notoriedad del signo DISEÑO (figura estilizada de la cara de un oso) ffigurativo), de propiedad de Grupo Bimbo S.A. de C.Y. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tríbunai Consultante solicitó la Interpretación Prejudictal de los Artículos 81, 82 Literal a), 83 Literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, Artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación de los Articulos 83 Literal a) de la Decisión 344, y 172 de la Decisión 486* por ser pertinente y la Disposición Transitoria Primera Dacisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Carlagena. - “Artículo 83.- Asimismo, no podrán rogistrarse como marcas aquallos signos que, en rolación con derechos de terceros, presenten slgunos de los siguientes impedimentos: a) Seen idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca Proceso 256-1P-2018 de la Decisión 486.

No se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 81 y 82 Literal a) de ta Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la controversia no se centra en los requisitos para constituir una marca, ni en el proceso de observación a una solicitud de registro marcario. De oficio se interpreta el Artículo 83 Literal d) de fa Decisión 344?, por ser parte de la controversia la notoriedad de un signo. CUESTIÓN PREVIA: La norma comunitaria en el tiempo En vista que el Tribunal consultante ha solicitado la interpretación Prejudicial de normas comunitarias previstas en las Decisiones 344 de ta Comisión del Acuerdo de Cartagena y 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de determinar la correcta aplicación de las mismas para resolver el proceso interno, deberá tomar en consideración lo previsto en la anteriormente solicitada para registro o registrada por un lercero, para los mismos productos O servicios, o para productos u servicios respecto de tos cuates el uso de la marca pueda inducir al público a error;f ).* “Artículo 172.- La auforidad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absotula de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 133, La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicilud de cuelquier persona, fa nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención «de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hublera efectuado de malta fo.

Esta acción preseribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del regístro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios confarme a la togistación ínterna. No podrá declararse la nulidad cdo! rogístro de una marca por catisales que hubiosen dejado de ser aplicables al liempo do resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o e algunos de los productos o servicios pare tos cualos lo marca fue registrada, se declarará lo nulidad únicamente pare esos productos O servicios, y se eliminarán del registro de ta marca.* Decisión 344 de la Comislón del Acuordo de Cartagena. — “Artículo 83.- Asímismo, no podrán regisirarse como marcas aquellos signos que, en relación con dorochos de terceros, presentan algunos do fos siguientes impedimentos: LJ) 4) Constiluyan fa reproducción, la imitación, la traducción o fa transcripción, total o parcial, de wn signo distintivo notoriamente conocido an el país on el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujato a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenozca e un tercero, Dicha prohibición será aplicable, con independencia de fa clase, tanto on los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, camo en aquellos en los que el tiso se destino a productos O servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; LJ n= n 1.1. 1.2. Proceso 256-1P-2018 Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que textualmente expresa lo siguiente: "PRIMERA. - Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legistación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en to que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La nulidad de registro de marca.

Prescripción de la acción de nulidad retativa de un registro marcario. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas y figurativas. La marca notoriamente conocida.

Su protección y su prueba. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La nulidad de registro de marca La demandante solicitó la nulidad de la marca DIANITA PROPANSA MI PAN MÁS LOGOTIPO (mixta), por haberse concedido en contravención a lo dispuesto en el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; en consecuencia, resulta pertinente analizar este tema.

El Artículo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro: - La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercera determinado, en ta medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de tas causales establecidas en el primer párrafo del Artículo 134 a del Artículo 135 de la Decisión 486. - — La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona.

Para 13. 1.4. 1.5. 21. 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 256-1P-2018 que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este hubiera sido efectuado de mala fe. En estos casos, el plazo de prescripción de la acción es de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Tanto la nulidad absoluta como la relativa se pueden decretar de oficio por la autoridad nacional competente. Lo anterior impone una carga procesal especial para la entidad respectiva: realizar un proceso salvaguardando el derecho fundamental del debido proceso. Tal como lo prevé el tercer párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, las acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas no afectan las que pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios conforme lo contemple la legislación nacional de cada País Miembro.

De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si el acto administrativo que concedió el registro de la marca DIANITA PROPANSA MI PAN MÁS LOGOTIPO (mixta), incurre en la causal de nulidad relativa contemplada en los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486, conforme lo dispone el Artículo 172 de la misma norma. Prescripción de la acción de nulidad relativa de un registro marcario Dado que dentro del proceso interno el IEPI alega prescripción del derecho de la demandante para interponer la acción de nulidad, es necesario abordar el presente tema.

La acción de nulidad absoluta no prescribe, mientras que la acción de nulidad relativa prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. La prescripción bajo comentario es una prescripción extintiva, pues extingue la acción procedimental (que, según la normatividad interna de cada país miembro, se puede conducir en la vía administrativa o la jurisdiccional) destinada a lograr la nulidad del registro marcario.

La razón de esta prescripción es otorgar seguridad jurídica al mercado y a los partícipes en él. Dado que la nulidad relativa depende de la eventual afectación a un tercero, este, cualquier persona y la autoridad nacional competente tienen cinco años para plantear la referida acción. Vencido dicho plazo, y prescrita la referida acción, el registro marcario no puede ser invalidado bajo el argumento de estar afectando a un tercero. Por tanto, una vez prescrita dicha acción, el titular del registro sabrá que su registro es inmune a solicitudes de nulidad relativa, lo que significa seguridad jurídica para las inversiones, transacciones y operaciones comerciales correspondientes.

En consecuencia, tratándose de la acción por nulidad relativa de un registro 3.1 3:2 3.3, Proceso 256-1P-2018 marcario, el procedimiento administrativo o el proceso judicial que dé cabida o acoja dicha acción, debe iniciarse antes del plazo de cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo DIANITA PROPANSA MI PAN MÁS LOGOTIPO (mixto) y la marca DISENO (figura estilizada de la cara de un oso) (figurativo), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentan algunos de los siguientes impedimentos: a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o sorvicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error;

(-.)” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o se asemeje a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero para distinguir los mismos productos o servicios; o, para productos o servicios respecto de los cuales pueda inducir al público a error. Ello, debido a que en dichas condiciones el signo solicitado carece de fuerza distintiva y puede inducir al público a error.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de inducir al público a error, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 73-1P-2006 del 18 de agosto de 2006. 3.4, d) Proceso 256-1P-2018 comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable o evidente.

Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos*: a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede inducir al público a error.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i)— Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009, 3.5. 3.6. 3.7.

Proceso 256-1P-2018 entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus.

Es un consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en error. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración las posibles similitudes que pueden presentarse, para de esta manera establecer si podría incurrir en error en el público consumidor. Comparación entre marcas mixtas y figurativas En el presente caso, el signo solicitado es el signo DIANITA PROPANSA MI PAN MÁS LOGOTIPO (mixto) y contra dicho registro se opuso el titular de la marca DISEÑO (figura estilizada de la cara de un oso) (figurativo), por lo que el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos figurativos y mixtos. 42 4.3. 4,4. 4.5, Proceso 256-IP-2018 Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc., pudiendo evocar o no un concepto.* Los signos mixtos se componen, por un lado, de un elemento denominativo representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto y, por otro, de uno figurativo o gráfico.

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.* Al comparar una marca mixta con una figurativa, este Tribunal ha señalado que, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. (ii) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

(iii) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro?.

(iv) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Var Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial recaida en Proceso 320-1P-2014 de fecha 3 de febrero de 2015. Ver Interpretación Prejudicial en el Proceso 161-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015. 4.6. 5.1 5.2 5.3. 5.4, Proceso 256-1P-2018 la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe. (v) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (vi) Si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.* Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de dichos signos con el signo figurativo, de conformidad con los criterios señalados anteriormente.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba Como en el proceso interno el demandante argumentó que el signo solicitado DIANITA PROPANSA MI PAN MÁS LOGOTIPO (mixto) reproduce la marca notoria DISEÑO (figura estilizada de la cara de un oso) (figurativo) registrada a favor de GRUPO BIMBO S.A. DE C.V., se abordará el presente tema.

Definición Si bien la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, no puntualiza lo que se entiende como marca notoria, es preciso que este Tribunal la defina como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo?.

El Artículo 83 Literales d) y e) de la Decisión 344, prohíbe el registro de signos que se encuentren en contraposición con marcas notoriamente conocidas, existiendo dos causales diferentes. Reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de una marca notoria Por una parte, el Literal d) del Artículo 83 que dispone que: Ibidem.

Para referencia revisar la Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 109-1P-2013 del 13 de septiembre de 2013. 10 5:5. 5.6. 5.7. Proceso 256-IP-2018 “Artículo 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos, que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, a internacional sujoto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(-J La norma antes citada prohibe el registro de un signo que reproduzca, imite, traduzca o transcriba de manera total o parcial un signo notoriamente conocido, es decir, esta causal evidencia que el solicitante intenta aprovechar la fama y reconocimiento de la marca, lo que conllevaría a que el consumidor considere que es la misma y por tanto se confunda, La marca notoria de acuerdo con esta disposición se protege ya sea en el país en el que se solicita el registro y va más allá del principio de territorialidad, ya que se manifiesta que la marca notoria puede ser dentro del comercio subregional, es decir, en países de la Comunidad Andina o comercio internacional, con la especificación de que exista reciprocidad, es decir, si el país donde ostenta la calidad de notoria, reconoce a su vez la notoriedad de marcas de la región andina, no basta con que el signo sea internacional y notorio sino que el país debe corresponder en el mismo sentido al País Miembro en casos análogos.

En cuanto al segundo párrafo del Literal d) del Artículo 83, al enunciar que la marca notoria se protege con independencia de la clase, ello debe entenderse en el sentido de que no solo se le protege respecto de los mismos productos o servicios que ampara la marca notoriamente conocida, sino también respecto de los productos o servicios similares, conexos e inclusive diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente de la marca notoriamente conocidas**.

En efecto, la mayor protección que recibe la marca notoria implica evitar el riesgo de dilución y el uso parasitario, por lo que la protección se extiende a productos o servicios distintos, pero dentro del sector pertinente de la marca notoria. "u La marca notoria regulada en la Decisión 344 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar el riesgo dilución y el uso parasitario. 11 Proceso 256-1P-2018 Signo similar a una marca notoriamente conocida 5,8.

Por su parte, el Literal e) del Articulo 83 dispone que: “Artículo 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos, que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (..) e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.” Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

( J" 5.9, Esta prohibición hace expresa mención a la irregistrabilidad de signos que sean similares a tal grado que el consumidor pueda confundirse respecto de la marca notoria, sin importar los productos o servicios que solicite, aclarándose que para que opere confusión deben tratarse de productos o servicios que guarden conexión, toda vez que si sencillamente un producto está tan alejado de la marca notoria no existe manera de que el consumidor caiga en riesgo de confusión. 5.10.

Cuando la norma enuncia que es independiente de las clases de productos o servicios está haciendo mención a que la Clasificación Internacional de Niza no es un referente para definir que dos productos o servicios son similares o idénticos, ya que por el hecho de que dos signos estén en clases distintas no significa que no sean relacionados como por ejemplo servicios oftalmológicos y lentes de contacto, si bien están en dos clases disimiles, estos guardan estrecha relación, o para el caso de hielo y arroz, si bien están en la misma clase, son productos que no tienen el mismo destino ni público consumidor, por lo que, será el juzgador quien deberá analizar si el consumidor puede confundirse o no. Prueba de la notoriedad 5.11.

No basta con afirmar que una marca es notoria, este es un hecho que debe ser demostrado mediante pruebas idóneas presentadas ante el Juez o la Oficina Nacional Competente de acuerdo con el caso. 5.12. El Articulo 84 de la Decisión 344 enuncia varios criterios en base de los cuales la autoridad puede determinar si una marca es notoriamente conocida y que son los siguientes: f, ¿pe DEy La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como > ES pie A igno distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. / Re W a re = | * SECRETARIA > 12 NI a Wo Proceso 256-1P-2018 b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca. c) La antigiiedad de la marca y su uso constante. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 5.13.Los criterios antes citados no son taxativos, la autoridad que resuelva podrá contar con otros elementos que le lleven a determinar que la marca cuya notoriedad se alega ostenta dicha calidad, de acuerdo con las pruebas aportadas por su titular. 5.14.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular!?. 5.15.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca DISEÑO (figura estilizada de la cara de un oso) (figurativo) cuyo titular es GRUPO BIMBO S.A. DE C.V., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo DIANITA PROPANSA MI PAN MÁS LOGOTIPO (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-10959, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Proceso 256-1P-2018 uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac Gl De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. das [pole Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14